Der Lizenzvertrag

c) Berechnung des Schadens

406

Soweit sowohl dem Patentinhaber als auch dem ausschließlichen Lizenznehmer ein Schaden entstanden ist, ist darauf zu achten, dass jeder nur den Ersatz des gerade ihm entstandenen Schadens fordern kann.58 Der häufig in erster Linie geschädigte Inhaber einer ausschließlichen Lizenz kann daher Ansprüche nur in Höhe seines Schadens geltend machen. Hinsichtlich der Grundsätze für die Berechnung des Schadens ist auf die obigen Ausführungen zu verweisen.59

d) Vermeidung von Kollisionen

407

Damit nicht der Patentinhaber und der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz nebeneinander Klage erheben, kann es sich empfehlen, dass entweder der Lizenznehmer dem Lizenzgeber oder umgekehrt seine Ansprüche abtritt, damit nur einer Klage zu erheben braucht. Derartige Schadensersatzansprüche bedürfen dabei – ebenso wie etwaige Ansprüche aus Lizenzverträgen – einer besonderen Abtretung, die sowohl ausdrücklich als auch ggf. stillschweigend erfolgen kann.60

Es ist aber auch möglich, dass ein anderer zur Führung des Prozesses bevollmächtigt wird. Dann tritt der Bevollmächtigte wie immer bei der Vertretung in fremdem Namen und für fremde Rechnung auf. Außerdem kann Prozessführungsbefugnis erteilt werden. Hier wird der Berechtigte im eigenen Namen im Prozess tätig; er selbst wird Partei.61

Auf jeden Fall sollte im Vertrag vorgesehen werden, dass sich die Vertragspartner gegenseitig informieren und dass sie ihr Verhalten aufeinander abstimmen, wenn es um einen Verletzungsprozess geht.62

e) Klageberechtigung bei Erteilung von Unterlizenzen

408

Der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz verliert sein Recht zur Klageerhebung nicht dadurch, dass er Unterlizenzen erteilt.63 Andererseits hat auch derjenige, der von einem Hauptlizenznehmer eine Lizenz erhält, ein eigenes Klagerecht, wenn sein Recht eine ausschließliche Lizenz ist. Die Bezeichnung Sublizenz schadet hierbei nicht.64

3. Kein Schadensersatzanspruch des Inhabers einer einfachen Patentlizenz

409

Der Inhaber einer einfachen Lizenz hat im Gegensatz zum Inhaber einer ausschließlichen Lizenz kein dingliches, sondern nur ein obligatorisches Recht. Das Wesen des obligatorischen Rechts liegt darin begründet, dass Ansprüche nur gegen den Vertragspartner, nicht aber gegen Dritte entstehen. Dementsprechend verneint die herrschende Meinung ein eigenes Recht des einfachen Lizenznehmers, Schadensersatz geltend zu machen.65 So weist bereits das Reichsgericht darauf hin, dass der Lizenzgeber beliebig viele einfache Lizenzen vergeben könne und daher Verwirrung zu befürchten sei, wenn dem Inhaber einer einfachen Lizenz ein Klagerecht gegen Dritte zustünde.66 Auch könne der Schaden der Lizenznehmer nur schwer festgestellt und abgegrenzt werden.

410

Der Umstand, dass der Inhaber einer einfachen Lizenz keinen Klageanspruch hat, führt zu unerwünschten Ergebnissen, wenn feststeht, dass der Lizenzgeber keinen Schaden erlitten hat, wohl aber der Lizenznehmer. Dies kann der Fall sein, wenn der Inhaber der einfachen Lizenz als Gebühr eine einmalige Summe entrichtet hat und wenn die Verletzungshandlung die Chance des Lizenzgebers, weitere Lizenzen zu erteilen, nicht beeinträchtigt. Diese Fälle sind jedoch nicht allzu häufig.

411

Von größerer Bedeutung sind diejenigen, in denen der Lizenznehmer neben dem Lizenzgeber einen eigenen Schaden hat, z.B. den entgangenen Gewinn. Eine Komplizierung kann noch dadurch eintreten, dass zwar feststeht, dass ein Schaden entstanden ist, aber nicht geklärt werden kann, welchem von mehreren Lizenznehmern. In diesen Fällen hat der Lizenznehmer einen Schaden, aber keinen Anspruch gegen den Verletzer. Die Ansicht, dass der Inhaber einer einfachen Lizenz durch den Verletzer nicht geschädigt werde, weil der Lizenzgeber auch Freilizenzen vergeben könne, wird man nicht als zutreffend erachten können. Der Lizenzgeber ist nicht befugt, willkürlich Freilizenzen zu erteilen. Er würde hierdurch seine Vertragspflichten verletzen.67 Fehlt aber eine eigene Klagebefugnis des einfachen Lizenznehmers, stellt sich die Frage, ob der Patentinhaber nicht berechtigt ist, den Schaden des einfachen Lizenznehmers ggf. zusammen mit dem ihm selbst entstandenen Schaden geltend zu machen. Lüdecke68 hält den Lizenzgeber für berechtigt, den Schaden des einfachen Lizenznehmers geltend zu machen, gibt hierfür jedoch keine Begründung. Pinzger69 will in der einfachen Lizenz, die durch Vereinbarungen umfangreicher als die ausschließliche Lizenz sein könne, ein dingliches Recht sehen. Er bejaht daher auch einen Klageanspruch des Inhabers einer einfachen Lizenz. Das Prozessführungsrecht solle aber nur dem Lizenzgeber zustehen. Dieser könne sich dann entweder die materiellen Ansprüche des Lizenznehmers abtreten lassen oder ihm Prozessführungsbefugnis erteilen. Dieser Weg kann jedoch nicht beschritten werden, weil die herrschende Meinung der einfachen Lizenz keine dingliche Wirkung beimisst.70 Würde man hiervon abweichen, so käme man bei anderen Fragen zu unerwünschten Ergebnissen.

Das Kammergericht ist daher der von Pinzger vertretenen Meinung nicht gefolgt, sondern hat es abgelehnt, dem Patentinhaber einen Anspruch auf Ersatz des dem Lizenznehmer entstandenen Schadens kraft eigenen Rechtes oder kraft abgetretenen Rechtes zuzubilligen.71

Bueb72 nimmt an, dass in dem Fall, in dem der Schaden des Patentinhabers nicht erwiesen werden kann, es aber feststeht, dass allen Nutzungsberechtigten ein Schaden entstanden ist, der Schadensersatzanspruch in den Zweigrechten (Lizenz) entsteht. Aus dem Grundgedanken der §§ 6, 9, 24, 47 PatG ergebe sich, dass alle entstandenen Ansprüche nur gemeinsam vom Patentinhaber geltend gemacht werden können.

Reimer gibt zu erwägen, ob nicht der Patentinhaber auch in solchen Fällen, in denen durch die von einem Dritten begangene Patentverletzung dem einfachen Lizenznehmer ein Auftrag entgangen ist, oder in denen festgestellt wird, dass entweder der Patentinhaber oder der einfache Lizenznehmer durch die Patentverletzung eine Absatzminderung erlitten hat, den Schadensersatz unter dem Gesichtspunkt des entgangenen Gewinns berechnen kann und dann – je nach den Umständen des Einzelfalls – verpflichtet ist, einen Teil des vom Verletzer gezahlten Schadensersatzbetrages oder evtl. sogar den ganzen Betrag an den Inhaber der einfachen Lizenz abzuführen.73

Fischer74 will unter Hinweis auf den Bundesgerichtshof über das Institut der sog. Schadensliquidation im Drittinteresse den Patentinhaber ermächtigen, den Schaden des einfachen Lizenznehmers zu verlangen.75 Dieser Weg hätte den Vorteil, dass der Patentinhaber für die Drittschadensliquidation keiner Ermächtigung bedürfte und den Schaden des einfachen Lizenznehmers ohne Weiteres geltend machen könnte. Der ohne Frage interessante Ansatz erscheint jedoch problematisch, da die angeführte Bundesgerichtshof-Entscheidung einen Sonderfall beinhaltet76 und die von der Rechtsprechung herausgearbeitete typische Fallkonstellation der Drittschadensliquidation, wie z.B. die Vereinbarung der Maßgeblichkeit von Drittinteressen, mittelbare Stellvertretung, Treuhandverhältnisse usw.,77 nicht prinzipiell vorliegen wird. Auch die für das Institut typische Schadensverlagerung78 ist nicht gegeben, da der Patentinhaber oft auch selbst einen eigenen Schaden haben wird.79

412

Eine in allen Punkten befriedigende Lösung ist daher – soweit ersichtlich – bisher noch nicht gefunden worden. Unter Umständen kann man sich im Einzelfall damit helfen, dass sich der Lizenzgeber im Lizenzvertrag dem Lizenznehmer gegenüber verpflichtet, ihm den Schaden, der ihm durch die Patentverletzung entstanden ist, zu ersetzen, soweit er selbst vom Verletzer Befriedigung erlangen kann. In diesem Fall entstünde dem Lizenzgeber ein Schaden, weil der Lizenznehmer Ansprüche gegen ihn geltend machen kann. Ein Anspruch gegen den Verletzer steht dem Lizenzgeber ebenfalls zu. In diesem Fall liegt auch – entgegen der Annahme von Fischer80 – von vornherein ein Schaden dem Grunde nach vor, nur ist dieser der Höhe nach noch nicht endgültig beziffert. Eine solche Bezifferung ist jedoch gem. § 287 ZPO nicht zwingend, so dass es ausreicht, wenn dem Gericht die tatsächlichen Grundlagen für eine Schätzung des entstandenen Schadens unterbreitet werden.81 Zu beachten ist hierbei jedoch, dass der Lizenzgeber verpflichtet ist, gegen den Verletzer vorzugehen, wenn Aussicht auf Erfolg besteht. Da die Entscheidung hierüber jedoch häufig zu Zweifeln Anlass geben kann, ist häufig in Lizenzverträgen vorgesehen,82 dass es dem Lizenzgeber frei steht, darüber zu entscheiden, ob er im Wege der Klage vorgehen will. Dies ist auch sinnvoll, weil der Lizenzgeber im Zweifel ein erhebliches eigenes Interesse daran hat, gegen den Patentverletzer vorzugehen. Im Einzelfall kann im Übrigen auch ein Anspruch des einfachen Lizenznehmers aus unlauterem Wettbewerb gegeben sein.83

4. Schadensersatz bei Lizenzverträgen, denen kein Schutzrecht zugrunde liegt84

413

Besteht für den Lizenzgegenstand kein Schutzrecht, so können gegen einen Nachahmer nur ausnahmsweise Schadensersatzansprüche aufgrund unlauteren Wettbewerbs erhoben werden. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass der Nachbau von Gegenständen, die nicht besonders geschützt sind, grundsätzlich zulässig ist. Dies erklärt sich daraus, dass die ganze technische Entwicklung auf dem Erbe der Vergangenheit beruht. Jede Maschine, jede Konstruktion verwendet Ergebnisse, die andere früher erarbeitet haben. Der Nachbau von nicht besonders geschützten Gegenständen ist daher nur dann unzulässig, wenn besondere Umstände die Handlung als unlauter erscheinen lassen.85

Besondere Umstände, aufgrund derer die Nachahmung unzulässig sein kann, können insbesondere das Bestehen einer Verwechslungsgefahr mit dem ursprünglichen Erzeugnis sein, vor allem dann, wenn Täuschungsabsicht, Ausnutzung der Verkehrsgeltung des nachgeahmten Erzeugnisses, Erschleichung von Unterlagen und Kenntnissen bestehen. Im Übrigen darf hierzu auf die Ausführungen über den sog. sklavischen Nachbau in der Literatur verwiesen werden.86

Steht fest, dass eine unlautere Handlung vorliegt, so ist zu prüfen, ob denjenigen, der die Handlung begangen hat, ein Verschulden trifft (§ 9 UWG).

414

Zur Erhebung der Klage ist der verletzte Wettbewerber berechtigt. Dies kann entweder nur der Lizenzgeber oder nur der Lizenznehmer, oder es können auch beide nebeneinander sein.

1 Siehe Benkard, PatG, Rn. 6 zu § 58, und Rn. 2 zu § 139 – jeweils m.w.N.; von Falck, Mitt. 2005, 481 ff.; vgl. die Maßnahmen zur Verbesserung des Sachverständigenwesens im Patentverletzungsprozess: Kooperation zwischen der Patentgerichtsbarkeit und der RWTH Aachen, GRUR 2008, 774 ff.; Schulte, PatG, § 6 Rn. 6 ff.; Schönig, GRUR-Prax 2015, 464; Ohly, GRUR 2016, 1120 ff.; Grunwald, GRUR 2016, 1126 ff.; EuGH, 4.2.2016, GRUR Int. 2016, 350 ff. – Hassan = GRUR 2016, 372 ff. = GRUR-Prax 2016, 79, zum Recht des Lizenznehmers auf Erhebung einer Verletzungsklage trotz fehlender Eintragung der Lizenz in das Gemeinschaftsmarkenregister; ders., 22.6.2016, Mitt. 2016, 560 ff. – Verletzungsklage trotz fehlender Eintragung der Lizenz; Nieder, Mitt. 2017, 145 ff.; Steininger, GRUR 2017, 875 ff.; Lohmann, Mitt. 2019, 64; Liddicoat/de Werra, GRUR Int. 2019, 100 ff. 2 Siehe nur Benkard, wie vor. 3 § 139 Abs. 2 PatG; spektakulär war die Schadensersatzsumme von mehr als 900 Mio. Dollar, die Kodak an Polaroid wegen der Verletzung von 12 Patenten in den USA zahlen musste, Bodewig, GRUR Int. 1991, 170. Diese Summe bezog sich zur Hälfte auf entgangenen Gewinn bzw. fiktive Lizenzgebühren und zu 50 % auf Zinsverluste vor Erlass des Urteils. Abgelehnt wurden Ansprüche auf Ersatz der Anwaltsgebühren und auf Verdreifachung des Schadensersatzes; auch Fn. 2 zu Rn. 101; Kraßer, S. 873 ff.; Heide, CR 2003, 165 ff. zu Softwarepatenten im Verletzungsprozess; zu Patentverletzungsprozessen in Frankreich: Véron, Mitt. 2002, 386 ff.; Lang, Mitt. 2002, 407 ff.; Vièl, Mitt. 2002, 412 ff.; Véron/Roux-Vaillard, Mitt. 2006, 294 ff.; das US-Patentgesetz, 35 U.S. C. § 287, sieht vor, dass derjenige, der in den USA ein durch ein US-Patent geschütztes Produkt in Verkehr bringt, möglichst das Produkt, also nicht nur dessen Verpackung, mit der Patentnummer versehen muss; andernfalls kann der Patentinhaber im Verletzungsfall Anspruch auf Schadensersatz erst ab Klageeinreichung oder dem Zeitpunkt eines konkreten Hinweises des angeblichen Verletzers auf die Verletzung geltend machen. Bei einem entsprechenden Vermerk kann der Patentinhaber dagegen bereits Schadensersatz sechs Jahre vor der Klageeinreichung fordern. Münsterer, Mitt. 2010, 322 ff., 333, mit einem Hinweis auf die durchschnittlichen Kosten eines US-Patentverletzungsverfahrens von 2,5–4 Mio. US $ (in komplizierten Fällen auch deutlich höher); siehe zur Umsetzung der EU-Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG in deutsches Recht den Überblick v. 29.8.2008 im BMJ-Newsletter, www.bmj.de, der beim BMJ, presse@bmj.bund.de, unentgeltlich abonniert werden kann; vgl. Levko, 2006 Patent and Trademark Damages Study, www.pwc.com, und Levko/Torres, les Nouvelles 2008, 158 ff., als sehr instruktive Hilfe der PricewaterhouseCoopers für die Entscheidung, ob (z.B. wegen der Erfolgsquoten/Höhe des Schadensersatzes/Verfahrensdauer) und wenn, bei welchen US-Gerichten Patentverletzungs-/Nichtigkeitsklagen anhängig gemacht werden sollten. Reitboeck, GRUR Int. 2013, 419 ff.; siehe auch Walz, GRUR Int. 2016, 513 ff.; International Patent Enforcement, les Nouvelles, December 2018, 281 ff., eine Übersicht zu den Vollstreckungsmöglichkeiten bei Patentverletzungen in den wichtigsten Industriestaaten. 4 Benkard, PatG, Rn. 17, 58 zu § 139. 5 GRUR 1933, 441. 6 RG, 28.5.1932, RGZ 136, 320. 7 Vgl. Osterloh, GRUR 1985, 707, zur verneinten Frage, ob die Nichtigkeit eines einfachen Lizenzvertrages zur Folge hat, dass der Lizenznehmer rückwirkend als Patentverletzer anzusehen ist und somit der Patentinhaber gemäß § 139 PatG vorgehen kann. 8 GRUR 1933, 613, und Benkard, PatG, Rn. 17, 58 zu § 139. 9 Vgl. nur Benkard, PatG, Rn. 17, 58 zu § 139. 10 Vgl. nur den Überblick bei Benkard, PatG, Rn. 57 ff. zu § 139. 11 Vgl. z.B. Benkard, PatG, Rn. 61 ff. zu § 139, mit einem Überblick bzgl. der Rechtsprechung des BGH. 12 § 139 Abs. 2 PatG, s. zur BGH-Rechtsprechung Teplitzky, GRUR 2003, 272 ff., 276 m.w.N., GRUR 2007, 177 ff., 179 ff.; Menninger/Nägele, WPR 2007, 912 ff.; zu Ansprüchen des Schutzinhabers gegen den Verletzer neben denen des Lizenznehmers BGH, 20.5.2008, GRUR 2008, 896 ff. – Tintenpatrone = GRUR Int. 2008, 960 ff. = WRP 2009, 996 ff.; Tilmann, GRUR 2008, 312 ff.; BlackBerry, A Teaching Case for WIPO, October 2008, www.ipria.org; Kämper, GRUR Int. 2008, 539 ff.; vgl. die Übersicht von Bornkamm, GRUR 2009, XIII; Tetzner, Der Verletzerzuschlag bei der Lizenzanalogie, GRUR 2009, 6 ff.; Kiani/Springorum/Schmitz, Mitt. 2009, 273 ff., 2010, 6 ff. und 2010, 341 ff.; Stjerna, Zum Wechsel der Schadensberechnungsmethode – Anmerkung zu BGH, Mitt. 2007, 554 – Zerkleinerungsvorrichtung, Mitt. 2009, 489 ff.; Nieder, Mitt. 2009, 540 ff.; Stieper, WRP 2010, 624 ff.; Mellulis, GRUR Int. 2008, 679 ff.; zum Urheberrecht: v. Ungern-Sternberg, GRUR 2008, 291 ff., und ders. für die Jahre 2008 und 2009, GRUR 2010, 386 ff.; zur Berechnung von Schadensersatz in der Absatzkette BGH, 26.3.2009, GRUR 2009, 660 ff. = CR 2009, 447 ff.; BGH, 14.5.2009, I ZR 98/06 – Tripp-Trapp-Stuhl, BGHZ 181, 98 = GRUR 2009, 856 = ZUM-RD 2009, 577 ff. = CR 2009, 702 ff. m. Anm. Klawitter = WRP 2009, 1129; Arnold/Slopek, NJW 2009, 3649; v. Saint André/Körber, Mitt. 2009, 474 ff.; BGH, 14.5.2009, I ZR 99/06, ZUM-RD 2009, 587 ff. – Tripp-Trapp-Stuhl = BeckRs 2010, 21 138; LG München I, 18.2.2010, ZUM-RD 2010, 371 ff. und Bergmann, GRUR 2010, 874 ff.; OLG Brandenburg, 15.5.2009, GRUR-RR 2009, 413 ff. – MFM-Bildhonorartabellen; LG Köln, 23.9.2009, ZUM 2010, 369 ff. – Schadensersatz im Wege der Lizenzanalogie wegen unberechtigter Verwendung von Filmbeschreibungen; zum Arbeitnehmererfinderrecht z.B. BGH, 4.12.2007, WRP 2008, 807 ff. – Rampiril = Mitt. 2008, 282 ff. = GRUR 2008, 606 ff., BGH, 18.5.2010, WRP 2010, 1055 ff. – Steuervorrichtung = GRUR 2010, 817 ff. = GRUR Prax 2010, 344 = Mitt. 2010, 443 ff. Vgl. auch Schulte, PatG, § 139 Rn. 91 ff.; BGH, Urt. v. 29.7.2009 – BTK und dazu Vander, BGH – BTK, IPkompakt, 2010, 12 ff.; Asendorf, GRUR Int. 2011, 802 ff.; OLG München, Urt. v. 31.3.2011, GRUR-RR 2011, 405 ff. – Pumuckl-Verwertung; LG Berlin, Urt. v. 22.12.2009, ZUM-RD 2011, 101 ff. – Kein pauschaler Verletzerzuschlag einer Urheberrechtsverletzung; BGH, Urt. v. 28.10.2010, GRUR 2011, 714 ff. – Der Frosch mit der Maske = Mitt. 2011, 376; Meier-Beck, GRUR 2011, 857 ff.; BGH, Urt. v. 5.4.2011, Mitt. 2011, 364 ff. – Cinch-Stecker; Loschelder, GRUR 2011, 604 ff., 604 f. (Ziff. 4 Schadensersatz Nr. 3, 5); Hülsewig, GRUR 2011, 673 ff.; Müller-Stoy, GRUR-Prax 2011, 341 ff.; OLG Frankfurt, Urt. v. 31.3.2011, GRUR-RR, 2011, 201 ff. – Getränketräger; Goldmann, WRP 2011, 950 ff.; Kur, WRP 2011, 971 ff.; EuGH, 17.3.2016, GRUR 2016, 485 ff. – Liffers/Madarina u.a.; Klein, GRUR-Prax 2017, 157; LG Potsdam, Urt. v. 27.1.2011, GRUR-RR 2011, 309 ff. – Gemeindeblatt; BGH, Urt. v. 1.12.2010, GRUR 2011, 720 ff. – Multimediashow; LG Düsseldorf, GRUR-RR 2011, 207; Schuster, CR 2011, 215 ff.; AG Düsseldorf, Urt. v. 30.3.2011, ZUM-RD 2012, 163 f.; EuGH, Urt. v. 20.10.2011, GRUR Int. 2012, 36 ff. – Greenstar-Kanzi Europe = GRUR 2012, 49 ff.; Cepl, Mitt. 2012, 505 ff. – Flaschenträger = GRUR 2012, 1226 ff.; Meier-Beck, WRP 2012, 503 ff.; Guntz, Die Schadensersatzberechnung im Patentstreitverfahren, Seminar Akademie Heidelberg in München, 23.11.2012; Bausch/Pfaff, Mitt. 2012, 97 ff.; Graf von der Groeben, GRUR 2012, 864 ff.; Cordes, GRUR 2012, 141 ff.; BGH, Urt. v. 24.1.2012, GRUR 2012, 430 ff. – Tintenpatrone II; Haberl/Schallmoser, GRUR-Prax 2012, 176; BGH, Beschl. v. 20.9.2012, ZUM-RD 2013, 243 ff. – Bemessung des Schadensersatzes gemäß § 97 Abs. 1 UrhG nach Grundsätzen der Lizenzanalogie; OLG Nürnberg, Beschl. v. 4.2.2013, GRUR-RR 2013, 272 – Auspufffächerkrümmer (doppelter Lizenzsatz als Maßstab für Streitwert des urheberrechtlichen Unterlassungsanspruchs); Hoppe-Jänisch, GRUR-RR 2013, 409 ff., 412; Czychowski/Nordemann/Waiblinger, GRUR-RR 2013, 313 ff., 318 ff.; dies. im Jahr 2013, GRUR-RR 2014, 233 ff.; LG Mannheim, Urt. v. 8.3.2013, Mitt. 2013, 461 – ausländischer Zulieferer = GRUR-RR, 2013, 449 ff.; Riesenhuber, GRUR, 2013, 582 ff.; Dombrowski, GRUR-Prax 2013, 41 zu OLG Karlsruhe, Urt. v. 5.8.2013; Meier-Beck, GRUR 2013, 1177 ff., 1182 f.; LG München I, Urt. v. 25.3.2010, Mitt. 2013, 275 ff. – Gülleausbringung; Koch, GRUR-Prax 2013, 491; BVerfG, Beschl. v. 9.1.2013, Mitt. 2013, 473 ff. – eine auf Strafschadensersatz (punitive damages) gerichtete Schadensersatzklage (in den USA; die Klage sollte in Deutschland zugestellt werden) verstößt nicht von vorneherein gegen unverzichtbare Grundsätze eines freiheitlichen Rechtsstaats; von Ahsen/Dombrowski/Heusch/Lunze/Nack, GRUR Int. 2013, 773 ff.; Kather, VPP-Rundbrief 2014, 28 ff.; OLG Köln, Urt. v. 8.11.2013, GRUR-RR 2014, 249 – Fair Play (Umsatzrendite und Verschuldensgrad als Faktoren der Schadensberechnung); Meier-Beck, GRUR 2014, 1033 ff., 1036; ders., GRUR 2018, 977 ff., 982 ff.; siehe zum Urheberrecht: Maaßen, GRUR-RR 2017; Filesharing: Forch, GRUR-Prax 2014, 217 ff.; AG Düsseldorf, 24.2.2015, GRUR-RR 2015, 278 – Bittorent; LG Frankenthal, 22.7.2016, GRUR-RR 2016, 445 – Konferenz der Tiere; LG München I, 17.3.2017, GRUR Int. 2017, 452 ff. – Filesharing; BGH, 30.3.2017, GRUR-RR 2017, 426 – Filesharing; Open Source/GPL: OLG Düsseldorf, 19.2.2015, CR 2016, 22 ff.; OLG Hamm, 13.6.2017, GRUR-RR 2017, 421 ff. – GPL-Lizenz. Siehe auch Obergericht für geistiges Eigentum (Japan), 1.2.2013 – Sangenic v. Aprica, zur Schadensberechnung nach dem Verletzergewinn auch bei Nichtbenutzung der Erfindung durch den Patentinhaber, GRUR Int. 2015, 237 ff.; U.S. Supreme Court, 22.6.2018, WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., GRUR Int. 2018, 1176, der davon ausgehet, dass der Schadensersatz den entgangenen ausländischen Gewinn erfasst; Meier-Beck, GRUR 2019, 985 ff.; EuGH, 12.9.2019, GRUR 2019, 1168 ff. – Bayer/Richter u.a.; OLG München, 11.4.2019, GRUR-Prax 2019, 356 – nach Abmahnung geschlossener Lizenzvertrag ist bei Schadensberechnung durch Lizenzanalogie nicht zu berücksichtigen (Urheberrecht); Boos, Haftungsrisiken bei Mitverursachungsbeiträgen zu Patentverletzungen, GRUR-Prax 2019, 321 ff.; Österreich: Oberster Gerichtshof, 29.1.2019, 851 ff. – LED LENSER (Umfang des Verletzergewinns bei Verletzungen eines Designs). 13 Benkard, PatG, Rn. 61 ff. zu § 139. 14 Benkard, wie vor und BGH, 11.4.1989 „Offenend-Spinnmaschine“, GRUR 1989, 411 = BGHZ 107, 61 = MDR 1989, 810 = BB 1989, 2142; siehe z.B. auch LG Düsseldorf, 23.5.2001, Mitt. 2002, 89 f.; LG Düsseldorf, 10.1.2002, Mitt. 2002, 294; OLG Düsseldorf, 14.5.2002, CR 2002, 876 f. 15 Benkard, PatG, Rn. 61 ff. zu § 139; Lehmann, BB 1988, 1680 ff.; ders., GRUR Int. 2004, 762 ff., 764 f. m.w.N.; zum „Gemeinkosten“-Urteil des BGH siehe auch Groß, BB 2001, Heft 23, Die erste Seite, zu BGH, 2.11.2000, I ZR 246/98 bei Verletzung eines Geschmacksmusters; BGH, GRUR 2001, 329 = NJW 2001, 2173 ff. = CR 2001, 220 ff. – Gemeinkosten, und hierzu Fähndrich, VPP Rundbrief Nr. 1/2003, 13 ff.; Teplitzky (oben Fn. 12); Haft/Reimann, Mitt. 2003, 438 ff.; Tilmann 2003, S. 647 ff.; Rinnert/Küppers/Tilmann, Recht u. Wettbewerb, FS Horst Helm, 2002, S. 337 ff.; Haedicke, GRUR 2005, 529 ff.; die Instanzgerichte – so die Erfahrung des Verfassers als Sachverständiger in Verletzungsprozessen (Patente und Marken!) bzgl. der Höhe der „angemessenen“ Lizenzgebühr – haben diese Rspr. des 1. (!) Senats übernommen; OLG Köln, 8.4.2005, GRUR-RR 2005, 247 ff. = GRUR 2005, 675; siehe auch BGH, 21.9.2006, WRP 2007, 533 ff., zur (bejahten) Anwendbarkeit des Gemeinkostenurteils im Wettbewerbsrecht; Meier-Beck, GRUR 2005, 618 ff.; Rojahn, GRUR 2005, 623 ff.; Runkel, WRP 2005, 968 ff.; OLG Düsseldorf, 2.6.2005, Mitt. 2006, 553 ff. – Lifter = InstGES, 251; OLG Hamburg, 24.4.2006, http://cas.jurion.de; Haft/Lunze, Mitt. 2006, 193 ff.; Köllner, Mitt. 2006, 289 ff.; ders., Mitt. 2006, 535 ff., 537; Schmolke, GRUR Int. 2007, 3 ff.; siehe zum Rest-Entschädigungsanspruch gem. § 33 Abs. 1, Halbsatz 2, Abs. 3, § 141 PatG in der bis zum 31.12.2001 geltenden Fassung OLG München, 27.7.2006, Mitt. 2009, 559; vgl. auch Bornkamm, GRUR 2009, XIII, unter Verweis u.a. auf BGH, GRUR 2002, 532 – Unikatrahmen, BGH, GRUR 2007, 431 – Steckverbindergehäuse; BGH, GRUR, 2006, 419 – Noblesse; BGH, 14.5.2009, I ZR 98/06 – Tripp-Trapp-Stuhl, BGHZ 181, 98 = GRUR 2009, 856 = ZUM-RD 2009, 577 ff. = CR 2009, 702 ff. m. Anm. Klawitter = WRP 2009, 1129; Arnold/Slopek, NJW 2009, 3649; v. Saint/André/Körber, Mitt. 2009, 474 ff.; BGH, 14.5.2009, I ZR 99/06, ZUM-RD 2009, 587 ff. = BeckRs 2010, 21138; Bergmann, GRUR 2010, 874 ff., 876 f.; OLG Brandenburg, 15.5.2009, GRUR-RR 2009, 413 ff.; BGH, 25.3.2010, GRUR-Prax 2010, 481; OLG Köln, GRUR-Prax 2010, 224; OLG Hamburg, 27.8.2008, Mitt. 2010, 389 ff. – Gipürespritze II = GRUR 2009, VIII = GRUR-RR 2009, 136 ff.; Grabinski, GRUR 2009, 260 ff. 16 BGH, 29.5.1962, GRUR 1962, 509. 17 BGH, 12.1.1966, BGHZ 44, 372, 374; BGH, 8.10.1971, BGHZ 57, 116, 118. 18 Vgl. z.B. OLG Düsseldorf, 4.5.2006, GRUR-RR 2006, 383 ff., und hierzu Stjerna, GRUR-RR 2006, 353 ff.; ders., MarkenR 2006, 104 ff.; die Nachweise bei Benkard, PatG, Rn. 61 zu § 139; OLG Düsseldorf, 4.5.2006, Mitt. 2007, 139. 19 Vgl. Preu, GRUR 1979, 753 ff., 755, und den Literaturüberblick bei Benkard, PatG, Rn. 61 ff. zu § 139. 20 BGH, 29.5.1962, GRUR 1962, 509, 512; BGH, 18.2.1977, GRUR 1977, 539, 543; Benkard, PatG, Rn. 61 zu § 139. 21 Preu, GRUR 1979, 753, 756. 22 Vgl. z.B. BGH, 6.3.1980, DB 1980, 2505 = GRUR 1980, 841; Benkard, PatG, Rn. 57 ff. zu § 139; siehe zur Beweisproblematik auch Fritze/Stauder, GRUR Int. 1986, 342. 23 BGH, 29.5.1962, GRUR 1962, 509, 513; BGH, 6.3.1980, DB 1980, 2505 = GRUR 1980, 841; Benkard, PatG, Rn. 60 zu § 139. 24 BGH, 29.5.1962, GRUR 1962, 509, 513; Benkard wie vor. 25 BGH, 13.3.1962, GRUR 1962, 401; vgl. auch Kraßer, GRUR Int. 1980, 259, 261 m.w.N., und Benkard, PatG, Rn. 59 a.E., Rn. 88 ff. zu § 139; s.o. auch Rn. 136 Fn. 78 bzgl. Rspr. und Lit. zu § 809 BGB; Kraßer, S. 872 f. 26 Vgl. dazu Kraßer, GRUR Int. 1980, 259, 265, 271; Pietzcker, GRUR Int. 1979, 343; Vollrath, GRUR 1983, 52. 27 Vgl. dazu Nachweise bei Vollrath, GRUR 1983, 52. 28 Vollrath, GRUR 1983, 52 ff. 29 BGH, 24.11.1981, GRUR 1982, 286; früher konnte nach LG Düsseldorf, 14.7.1988, Mitt. 1990, 101 – „Dehnungsfugenabdeckprofil“ – regelmäßig von einem jährlichen Abrechnungstermin an eine Verzinsung der als Schadensersatz geschuldeten Lizenzgebühr in Höhe von 3,5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank gefordert werden; siehe auch Benkard, PatG, Rn. 71 zu § 139 m.w.N.; s.o. Rn. 135 (dort Fn. 75). 30 BGH, 6.3.1980, GRUR 1980, 841; Benkard, PatG, Rn. 61 zu § 139 m.w.N.; auch BGH, 17.6.1992, GRUR 1993, 55 ff., 58, 59, und oben Rn. 101, Fn. 2, und siehe dort BGH, 23.6.2005, GRUR 2006, 143 ff. – Catwalk (down payment neben umsatzabhängiger Gebühr!) = WRP 2006, 117 ff., und dazu Grüger, GRUR 2006, 536 ff. 31 Vgl. RG, 21.3.1934, RGZ 144, 187, wo die Möglichkeit zur Berechnung einer Lizenzgebühr verneint wird, wenn der Patentinhaber keine Lizenz mehr vergeben kann, weil er bereits eine ausschließliche Benutzungsbefugnis erteilt hat; vgl. auch RG, 28.5.1932, RGZ 136, 320. 32 Vgl. zu dieser umstrittenen Frage Brandner, GRUR 1980, 359; Kraßer, GRUR Int. 1980, 259; Preu, GRUR 1979, 753, 761; Ullmann, GRUR 1978, 615; Benkard, PatG, Rn. 85 zu § 139, und BGH, 18.2.1992, BB 1992, 1302 ff. 33 BGH, 24.11.1981, NJW 1982, 1151; vgl. auch BGH, 18.2.1992, BB 1992, 1302 ff.; Benkard, PatG, Rn. 85 zu § 139; s. aber oben in Fn. 15 die Rspr. des BGH. 34 Vgl. Rn. 103 ff., 111 ff. 35 Vgl. z.B. RG, 28.5.1932, RGZ 136, 320 = Bl. 1932, 214 = MuW 1932, 463 = Mitt. 1932, 210; RG, 17.6.1936, GRUR 1937, 670 = MuW 1936, 414. 36 Benkard, PatG, Rn. 58 zu § 139. 37 Vgl. BGH, 12.1.1966, BGHZ 44, 373; Benkard, PatG, Rn. 76 f. zu § 139 m.w.N.; zu dem Problem des sog. Marktverwässerungsschadens vgl. Schramm, GRUR 1974, 617 ff. 38 Vgl. dazu RG, 28.5.1932, RGZ 136, 320. 39 BGH, 6.3.1980, GRUR 1980, 841; BGH, 24.11.1981, NJW 1982, 1151; siehe auch Benkard, PatG, Rn. 63 ff. zu § 139. 40 NJW 1982, 1151. 41 Vgl. Rn. 397. 42 So ausdrücklich der BGH in seiner Entscheidung vom 6.3.1980, GRUR 1980, 841. 43 Vgl. Rn. 409. 44 Siehe zunächst Benkard, PatG, Rn. 69 zu § 139 PatG; Mellulis, FS für Traub, 1994, 287 ff.; von der Osten, Mitt. 2000, 95 ff.; Trimborn, Mitt. 2008, 546 ff.; Bartenbach/Volz/Fock, S. 206 ff.; Schickedanz, GRUR Int., 2009, 901 ff., 903 f. mit vielen Nachweisen auch aus der Rspr., und dann z.B. OLG Düsseldorf, 13.9.2007, 2 U 113/05 – Türinnenverstärkung, Düsseldorfer Entscheidung Nr. 784, 9 f., LG Düsseldorf, 18.12.2007, 4a O 26/98 – Pflückvorsatz, Düsseldorfer Entscheidung Nr. 620, 12 ff. 45 Vgl. RG, 4.10.1930, GRUR 1931, 153; RG, 24.10.1942, GRUR 1943, 169; Benkard, PatG, Rn. 17, 58 zu § 139 m.w.N. 46 Siehe nur Benkard, PatG, Rn. 97 f. zu § 15; siehe auch LG Düsseldorf, 27.2.1998, GRUR Int. 1998, 804 f.; Oberster Gerichtshof (Österreich), 15.2.2000, GRUR Int. 2000, 785 ff. 47 Vgl. Rn. 37 und Benkard (wie Fn. 46). 48 Benkard, PatG, Rn. 97 f. zu § 15. 49 Sog. alleinige (sole) Lizenz (license), vgl. Rn. 38. 50 Benkard, PatG, Rn. 17 zu § 139; vgl. zum Urheberrecht BGH, 17.6.1992, GRUR Int. 1993, 257 ff. = GRUR 1992, 697 ff.; OLG München, Mitt. 2004, 305 f.; Pahlow, GRUR 2007, 1001 ff.; BGH, Urt. v. 5.4.2011, Mitt. 2011, 364 ff. – Cinch-Stecker = GRUR 2011, 711 ff.; OLG Düsseldorf, Urt. v. 7.2.2013, Mitt. 2013, 461 – Klage des Lizenzgebers auch bei ausschließlicher Lizenz; BGH, Urt. v. 19.2.2013, Mitt. 2013, 340 ff. (ausschließlicher Lizenznehmer kann nicht selbst gegen Verletzer vorgehen, solange Verletzungsklage des Lizenzgebers (Patentinhabers), die vor Lizenzerteilung schon rechtshängig war, noch rechtshängig ist) = GRUR 2013, 1269 ff. und hierzu Nieder, GRUR 2013, 1195 ff.; BGH, Urt. v. 7.5.2013, Mitt. 2013, 334 ff. zur Sachlegitimation im Verletzungsstreit; Kühnen, GRUR-Prax 2018, 544 ff. 51 § 34 PatG. 52 Vgl. auch KG, 11.1.1933, MuW 1933, 206; § 34 Abs. 1 PatG. 53 KG, 9.2.1916, GRUR 1916, 180. 54 RG, 1.11.1916, RGZ 89, 81. 55 Hierüber schon Kohler, JW 1917, 107 Nr. 11 Anm. zu RG, 1.11.1916. 56 Anm. 63 zu § 9 PatG; so auch Rogge, GRUR 1985, 734, 736; a.A. Benkard, PatG, Rn. 98 zu § 15. 57 Vgl. Rn. 13. 58 Benkard, PatG, Rn. 58 zu § 139. 59 Vgl. dazu Rn. 395. 60 BGH, 14.1.1958, GRUR 1958, 288; Benkard, PatG, Rn. 18, 58 zu § 139. Erfolgt die Abtretung nach Rechtshängigkeit des Anspruches, ist dies gem. § 265 Abs. 2 ZPO auf den Prozess ohne Einfluss. 61 Zu der sog. Prozessstandschaft bzw. Prozessgeschäftsführung vgl. Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, Grundzüge, § 50 Anm. 21 ff. 62 Vgl. Checkliste (Anhang I) D.17. 63 Vgl. RG, 26.9.1936, GRUR 1937, 628; BGH, GRUR 1992, 697 f. – ALF bzgl. Urheberrecht; Benkard, PatG, Rn. 98 zu § 15. 64 Vgl. RG, 4.12.1935, GRUR 1936, 791 = MuW 1936, 119. 65 Benkard, PatG, Rn. 101 zu § 15. 66 RG, 17.9.1913, RGZ 83, 93, 94. 67 Vgl. dazu Rn. 381, 420. 68 Lüdecke/Fischer, S. 284 f. 69 GRUR 1938, 148. 70 Vgl. Rn. 39. 71 KG, 25.10.1939, GRUR 1940, 32. 72 GRUR 1938, 470. 73 So auch RG, 26.2.1916, GRUR 1916, 178, ohne Begründung. 74 GRUR 1980, 374, 376. 75 BGH, 15.1.1974, GRUR 1974, 335. 76 Der Patentverletzer handelte gleichzeitig Vertragspflichten zuwider, die ihm erkennbar im Interesse des einfachen Lizenznehmers auferlegt worden waren. 77 Vgl. Palandt/Grüneberg, Vorb. vor § 249 Anm. 105 ff. 78 Vgl. Palandt/Grüneberg, Vorb. vor § 249 Anm. 105. 79 Ablehnend Benkard, PatG, Rn. 102 zu § 15. 80 GRUR 1980, 374, 376. 81 Vgl. BGH, 6.3.1980, GRUR 1980, 841; vgl. auch Rn. 396. 82 Vgl. dazu Checkliste (Anhang I) D.14. 83 Vgl. dazu Lichtenstein, GRUR 1965, 344; Fischer, GRUR 1980, 374, 376. 84 Vgl. dazu Stumpf, Der Know-How-Vertrag, Rn. 86 ff. 85 BGH, 6.11.1963, BGHZ 41, 55, 57; BGH, 3.5.1968 GRUR 1968, 591; BGH, 20.2.1976, GRUR 1976, 434; vgl. auch BGH, 22.2.1990 – „Rollen-Clips“, BB 1990, 1013, der sich für die Zulässigkeit eines Nachbaus von Maschinenteilen nach abgelaufenem Patentschutz ausspricht. Der BGH hat in der Entscheidung „Betonsteinelement“ ausgeführt, dass ein ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz von einem Angehörigen eines Verbandslandes (Art. 1 Abs. 1 PVÜ) auch für ein im Inland neu einzuführendes Erzeugnis beansprucht werden kann, GRUR Int. 1992, 832 ff. m.w.N.; OLG Hamburg, 21.5.2008, Mitt. 2009, 415. 86 Vgl. z.B. Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1996, 1037 ff., 1042 ff., 1048; BGH, 14.12.1995, GRUR 1996, 210 ff. „Vakuumpumpen“, und dazu Bopp, GRUR 1997, 34 ff., und Teplitzky, GRUR 1999, 1050 ff., 1052 f., jeweils m.w.N.; siehe auch BGH, 21.9.2006, WRP 2007, 533 ff., zur bejahten Anwendbarkeit des Gemeinkostenurteils im Wettbewerbsrecht (s.o. Rn. 395, Fn. 15). Vgl. auch zum Gemeinkostenurteil des BGH im Wettbewerbsrecht Gloy/Loschelder/Erdmann, § 80 Rn. 97 ff.