Der Lizenzvertrag

3. Haftung des Lizenzgebers gegenüber Dritten für Produktmängel

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Die Rechtsprechung leitet die Haftung eines Herstellers gegenüber dem Letztverbraucher für defekte und gefährliche Produkte unter dem Stichwort der sog. Produzentenhaftung aus der Vorschrift des § 823 Abs. 1 BGB ab. Grundgedanke ist hierbei eine Gefahrenabwendungspflicht des Herstellers, insbesondere im Hinblick auf Konstruktions-, Fabrikations- und Instruktionsfehler. Daneben gibt es seit dem 1.1.1990 das sog. Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG).21

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Diese Grundsätze der Herstellerhaftung lassen sich jedoch auf den (Patent-)Lizenzgeber nicht ohne weiteres übertragen, so dass eine Haftung des (Patent-)Lizenzgebers gegenüber Letztverbrauchern für ein fehlerhaftes Produkt des Lizenznehmers regelmäßig nicht gegeben ist. Die Herstellung des Lizenzgegenstandes gehört grundsätzlich schon aus dem Gesichtspunkt der Produktnähe zu dem Haftungsbereich des Lizenznehmers, da dieser ein eigenverantwortlicher Hersteller ist. Der Lizenznehmer hat als Hersteller für die fehlerfreie Produktion zu sorgen und – wie jeder Warenhersteller – die Pflicht zur Überwachung der Produktion auf mögliche Fabrikationsfehler usw. Dies ergibt sich fast zwangsläufig, wenn eine Lizenz über einen bisher nicht industriell gefertigten Lizenzgegenstand vergeben wird. Dies gilt aber auch für einen bereits industriell gefertigten Lizenzgegenstand, den der Lizenznehmer für die spezifischen Anforderungen der eigenen Produktpalette anfertigt. In beiden Fällen gehört es zum Aufgabenbereich des Lizenznehmers, den Lizenzgegenstand zur endgültigen Produktionsreife zu führen und evtl. vorhandene Gefahren festzustellen und zu beseitigen. Nach dem ProdHaftG gibt es die Haftung des sog. Quasi-Herstellers und damit des Lizenzgebers. Eine Haftung des reinen Patentlizenzgebers kommt danach aber nicht in Betracht. Anders kann es bei Know-how- und Software-Gebern und damit auch bei gemischten Patentlizenz-/Know-how-/Softwareurheberrechtslizenz-Verträgen sein.22

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Ausnahmen können sich dann ergeben, wenn der Lizenzgeber, der selbst in der vom Lizenznehmer vorgesehenen Art und Weise der Produktion erfahren bzw. tätig ist, es übernommen hat, den unerfahrenen Lizenznehmer bis zum Erreichen der selbstständigen Produktion mit Know-how zu unterstützen. Weist hier das Endprodukt z.B. aufgrund eines Produktionsfehlers Mängel auf, so könnte an eine Haftung des Lizenzgebers zu denken sein, da hier der Lizenzgeber, ähnlich wie ein Konstruktionsbüro oder ein Zulieferer,23 tätig wird, der für den Hersteller bestimmte Sicherheitsprüfungen vornimmt. Hier könnte sich im Einzelfall ergeben, dass der Lizenzgeber die Verantwortung für eine bestimmte Gefahrenlage übernimmt, ähnlich wie z.B. auch den Händler bestimmte Prüfungspflichten aus dem Gesichtspunkt der besonderen Gefahrenabwendungspflicht treffen können.24

Da in den meisten Fällen gemischte Patentlizenz-/Know-how-/Softwareurheberrechtslizenz-Verträge existieren, wird es sich hier nicht um Ausnahmefälle handeln, da der Lizenzgeber als Quasi-Hersteller dafür zu sorgen hat, dass die Produkte, die er dem Markt zuführt, verkehrssicher und Konstruktions-, Fabrikations- und Instruktionsfehler möglichst ausgeschaltet sind.

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Eine Haftung des Lizenzgebers ist unter dem Gesichtspunkt des in Anspruch genommenen Vertrauens auch dann gegeben, wenn infolge der (unbefugten) Anbringung einer Marke oder eines Kennzeichens des Lizenzgebers durch den Lizenznehmer der Eindruck erweckt wird, dass der Lizenzgeber Hersteller sei und der Lizenzgeber sich nicht im Hinblick auf die unbefugte Anbringung seines Zeichens entlasten kann bzw. damit rechnen muss, dass der Benutzer hinsichtlich des von ihm dem Zeichen entgegengebrachten Vertrauens Vorsichtsmaßnahmen unterlässt, die er andernfalls beachten würde.25 Ebenso ergibt sich insoweit eine Haftung des Lizenzgebers in dem Fall, in dem der Lizenznehmer verpflichtet ist, auf dem Lizenzgegenstand zu vermerken, „gebaut in Lizenz von“ oder Ähnliches. Ein solch weitgehender Vertrauensschutz mit der Konsequenz der Haftung des Lizenzgebers als ein Quasi-Hersteller ließ sich nach bisherigem deutschem Recht nicht begründen.26 Der Bundesgerichtshof lehnte daher die Produzentenhaftung (§ 823 Abs. 1 BGB) eines Warenzeichen-Lizenzgebers für die Fehlerhaftigkeit der Produkte, die unter dem lizenzierten Warenzeichen vertrieben werden, im Grundsatz ab.27

Dagegen besteht nach dem ProdHaftG eine Quasi-Herstellerhaftung des (Marken-)Lizenzgebers gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 ProdHaftG.28

4. Vereinbarungen über die Haftung

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Dem Lizenzvertrag haften schon in tatsächlicher Hinsicht zahlreiche Unsicherheitsfaktoren an. Hinzu kommt noch die Unsicherheit in rechtlicher Hinsicht, weil sich weder aus der Rechtsprechung noch aus der Literatur klar ersehen lässt, wofür und in welchem Umfang der Lizenzgeber einzustehen hat. Soweit Schadensersatz in Betracht kommt, kann es sich um große Summen handeln, insbesondere dann, wenn der Lizenznehmer neue Produktionen aufzieht.

Der Lizenzgeber hat daher vor Abschluss des Vertrages genau zu prüfen, wofür er einstehen kann, und sein Risiko abzuwägen. Ist ihm das Risiko zu groß, so kann er es dadurch verringern, dass er versucht, die Haftung durch vertragliche Vereinbarung auszuschließen oder zu beschränken. In welcher Hinsicht sich Einschränkungen empfehlen, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Von wesentlicher Bedeutung sind hier u.a. die Erfahrungen des Lizenzgebers mit einer ggf. laufenden Produktion, die Einflussmöglichkeiten des Lizenzgebers auf den Lizenznehmer u.Ä. Feste Regeln lassen sich hier nicht aufstellen.

Allerdings lassen sich neben der wichtigen Frage der Haftung für Sachmängel und Rechtsmängel29 insbesondere noch vier Haftungsbereiche unterscheiden, die geregelt werden können, nämlich die Haftung bei Ansprüchen Dritter wegen Schutzrechtsverletzung, die Haftung für die Neuheit, die Haftung für die Herstellbarkeit sowie die Haftung für die kaufmännische Verwertbarkeit.30

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Bei den Ansprüchen Dritter ist zu regeln, wer die Kosten für den Rechtsstreit zu tragen und evtl. den Schadensersatz zu leisten hat, falls der Lizenznehmer von einem Dritten wegen Schutzrechtsverletzung verklagt wird. Auch über die Kosten eines ggf. sich ergebenden Vergleiches und einer Widerklage kann eine Regelung getroffen werden.

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Hinsichtlich der Haftung des Lizenzgebers für die Neuheit der Erfindung wird häufig ein Haftungsausschluss für den Lizenzgeber vereinbart. Dies empfiehlt sich vor allem auch bei der Lizenzvergabe in Länder, in denen die Schutzrechtssituation unübersichtlich ist. Außerdem ist bei der Frage der Neuheit einer Erfindung bei einem Patent auch zu berücksichtigen, dass nach der Neufassung des Patentgesetzes die Neuheit der Erfindung aufgrund der wissentlichen oder unbeabsichtigten Bekanntmachung wegfallen kann (§ 30 PatG). Für einen solchen Fall wird dem Lizenznehmer meist das Recht zur Kündigung des Vertrages eingeräumt.

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Hinsichtlich der Herstellbarkeit des Lizenzgegenstandes wird meist vereinbart, dass der Lizenzgeber für das Risiko der industriellen Herstellung nicht haftet, sondern das Risiko zulasten des Lizenznehmers geht. Ebenso wird regelmäßig vereinbart, dass das Risiko für die kaufmännische Verwertung ausschließlich vom Lizenznehmer getragen wird. Derartige Haftungen gehören auch nicht zum Risikobereich des Lizenzgebers, da dieser keine oder nur sehr begrenzte Einflussmöglichkeiten besitzt, da er in vielen Fällen die Möglichkeit der industriellen Fertigung selbst nicht abschätzen kann und die kaufmännische Verwertbarkeit zu einem erheblichen Teil auch von den Anstrengungen des Lizenznehmers abhängt.

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Zu betonen ist, dass die Vertragsparteien genau bestimmen sollten, welche Folgen es hat, wenn nach ihren Vereinbarungen eine Haftung gegeben ist. Die Bestimmung der Haftungsfolgen kann sich auch empfehlen, wenn keine inhaltliche Beschränkung der Haftung vorgesehen ist, um dadurch Unklarheiten zu beseitigen. Zu denken ist bei diesen Folgen im Übrigen nicht nur an die Frage eines ggf. zu zahlenden Schadensersatzes, sondern auch an eine Kündigung des Vertrages.

Es sollte auch daran gedacht werden, evtl. eine Haftpflichtversicherung (z.B. Betriebshaftpflichtversicherung) zur Risikoabdeckung abzuschließen. Dann sollte auch geregelt werden, wer die Kosten einer derartigen Versicherung zu tragen hat. Diese Kosten können z.B. von beiden Vertragspartnern getragen oder auch mit Lizenzgebührenzahlungen verrechnet werden, sofern der Lizenzgeber diese Kosten (zunächst) tragen soll.31

13 Vgl. Rn. 331 ff.; Spindler, CR 2015, 766 ff. 14 Vgl. Rn. 291 ff. 15 Vgl. Rn. 304 f., 329. 16 Vgl. Rn. 307. 17 Vgl. Rn. 338 ff. 18 S.o. Rn. 96. 19 Vgl. Rn. 89 ff. 20 Vgl. Rn. 85 f.; vgl. auch Pfaff, RIW/AWD 1982, 381. 21 Vgl. dazu nur Groß, CR 1990, 438 ff. m.w.N.; Mitt. 1994, 256, 259 f.; Hölzlwimmer, S. 1 ff., und dort zur Risikovermeidung durch Vertragsgestaltung, 142 ff.; Kullmann, NJW 1996, 18 ff.; ders., NJW 1997, 1746 ff.; OLG Düsseldorf, NJW 1997, 2333 ff. Die Europäische Kommission hat ein vorläufiges Konzeptpapier zu zukünftigen Leitlinien der Produkthaftungsrichtlinie 85/374/EEC am 18.9.2018 veröffentlicht. Grund ist die steigende Produktkomplexität, und zwar insbesondere durch die erweiterten Anwendungen von Software (z.B. in den Bereich Automotive, Medizin). 22 Vgl. nur Groß, CR 1990, 440 m.w.N. 23 BGH, 17.10.1967, NJW 1968, 247; Schmidt-Salzer, BB 1979, 1 ff., 4, und Groß, CR 1990, 441 m.w.N.; BGH, 16.6.2009, NJW 2009, 2952 ff. – Airbag, wonach der BGH erstmalig als Sicherheitsstandard bei Konstruktionsfehlern auf den „neuesten“ Stand der Wissenschaft und Technik abstellt (S. 2953 re. Sp.); zu diesem BGH-Urteil siehe Klindt/Handorn, NJW 2010, 1105 ff. 24 Vgl. dazu BGH, 16.3.1977, NJW 1977, 1055; BGH, 11.12.1979, DB 1980, 775 = NJW 1980, 1219; Groß, CR 1990, 441 m.w.N. 25 Groß, CR 1990, 441 m.w.N. 26 Groß, CR 1990, 438 ff. m.w.N. 27 BGH, 21.6.1967, BGHZ 48, 118; BGH, 14.5.1974, GRUR 1975, 150; Mes, GRUR 1982, 74, 78; Groß, CR 1990, 441 f.; Hölzlwimmer, S. 121 ff.; Molitoris/Klindt, NJW 2008, 1203 ff., 1206 zur Rechtsprechung bzgl. des Herstellerbegriffs (§ 4 ProdHaftG); dies., NJW 2010, 1569 ff., u.a. zum wissenschaftlichen Monitoring (1569) im Rahmen der Produktbeobachtungspflichten bei gentechnisch manipuliertem Mais, unter Verweis auf OLG Frankfurt a.M., OLG-Report 2009, 478 = BeckRs 2009,05548, und zum Begriff des Quasi-Herstellers (§ 4 Abs. 1 Satz ProdHaftG, 1571), OLG Stuttgart, ZWE 2010, 38 = BeckRs 2009, 27577, wonach schon durch das Anbringen eines Kürzels zur Kennzeichnung auf dem Produkt beim Verbraucher der Eindruck erweckt werde, dass der Kürzelverwender das Produkt selbst gefertigt habe und die Verantwortung für seine Sicherheit übernehme; anders sei dies nur dann, wenn das Kürzel eindeutig eine Händlermarke sei. Die Kürzelverwendung ist also gerade bei der Verwendung des Logos/der Marke eines Zulieferers (= Lizenzgebers!) für diesen mithin kritisch; siehe insoweit noch Fn. 28. 28 Siehe Einzelheiten bei Groß, CR 1990, 442 f.; Hölzlwimmer, S. 99 ff., 136 ff.; BGH, 20.11.1995 = Kullmann, NJW 1997, 1752 f.; a.A. zur Haftung des Lizenzgebers Palandt/Sprau, § 4 ProdHaftG, Anm. 6 m.w.N.; EuGH, 10.1.2006, NJW 2006, 1409 ff. – Eintritt des Lieferanten in die Haftung des Herstellers; BGH, 28.3.2006, NJW 2006, 159 ff. – Haftung des Importeurs wg. fehlender Stichprobe; BGH, 5.4.2006, NJW 2006, 2262 ff. – Anscheinsbeweis; OLG Köln, 6.4.2006, NJW 2006, 2272 f. – Produktfehler; Spindler, CR 2005, 741 ff.; Gampp, ZUM 2005, 794 ff.; Ulmer, ZfaW 2006, 76 ff.; Molitoris/Klindt, NJW 2014, 1567 ff. 29 Vgl. dazu unter Rn. 290 ff.; Kunick/Patzak, CRi 2007, 1 ff. 30 Vgl. dazu die Regelungen in der Checkliste Lizenzvertrag (Anhang I), D. 9.2.7., 12.6 und Beispiel nach 12.10. 31 S. z.B. Stürmer, CR 1998, 451 ff., zur Versicherung der Softwarehersteller in Deutschland. Inzwischen gibt es auch Patentschutzversicherungen; siehe z.B. BDI-Rundschreiben Nr. RV 52/2002 v. 17.4.2002. Vgl. auch Scharpenseel/Siegert, les Nouvelles 2002, 15 ff. zur IP-Insurance Coverage In The U.S. and Germany.

IV. Pflicht des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer während der Laufdauer des Lizenzvertrages das Benutzungsrecht zu sichern
1. Allgemeines

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Bei Patentlizenzen räumt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer ein Benutzungsrecht an seinem Monopolrecht ein. Ähnlich wie der Verpächter hat er dafür zu sorgen, dass der vertragsgemäße Gebrauch der Lizenz möglich ist und erhalten bleibt,32 soweit nicht der Lizenznehmer aufgrund vertraglicher Abmachungen selbst solche Erhaltungspflichten übernommen hat. Zum vertraglichen Gebrauch gehört das Bestehen des Schutzrechts. Der Lizenzgeber ist daher verpflichtet, die Schutzrechtsanmeldung durchzuführen und das Schutzrecht aufrechtzuerhalten.33 Die Verfügungsbefugnis über das Schutzrecht ist insoweit eingeschränkt. In einem Verstoß hiergegen liegt eine Vertragsverletzung. Anders ist es lediglich, wenn vertraglich etwas Abweichendes vereinbart ist. Bei Verträgen, durch die eine Lizenz für mehrere Länder eingeräumt wird, kann man dagegen – wenn dies nicht ausdrücklich im Vertrag bestimmt ist – nicht schlechthin davon ausgehen, dass der Lizenzgeber verpflichtet ist, in allen diesen Ländern Patente zu erwerben. Erfahrungsgemäß sollen solche Klauseln nur abgrenzen, wo der Lizenznehmer tätig werden soll.

2. Verzicht auf das Schutzrecht

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Der Lizenzgeber kann, so nimmt die wohl herrschende Meinung an, ohne Zustimmung des Lizenznehmers auf das Schutzrecht verzichten, wenn diesem eine ausschließliche Lizenz erteilt ist.34 Jedoch bestehen gegen diese Auffassung erhebliche Bedenken. In § 20 PatG ist ausdrücklich gesagt, dass das Patent erlischt, wenn der Patentinhaber durch schriftliche Erklärung darauf verzichtet. Dies folgt daraus, dass auch nach Erteilung einer ausschließlichen Lizenz Rechtsinhaber der Berechtigte des Schutzrechtes bleibt. Hierüber können auch Formulierungen wie „der eigentlich Berechtigte sei bei einer ausschließlichen Lizenz der Lizenznehmer“ nicht hinwegtäuschen.35 Erlischt die Lizenz, fallen die Beschränkungen weg, die dem Schutzrechtsinhaber vertraglich auferlegt wurden, ohne dass der Lizenznehmer Befugnisse zurückübertragen müsste. Das Gesetz hat die Möglichkeit, auf das Schutzrecht zu verzichten, gem. § 20 PatG lediglich an die rechtsgestaltende Erklärung des Patentinhabers geknüpft und Beteiligungsrechte Dritter nicht vorgesehen. Beschränkungen, wie sie etwa in § 1071 BGB für den Inhaber eines dem Nießbrauch unterliegenden Rechtes aufgestellt werden, existieren daher nicht.

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Auch nach der hier vertretenen Meinung36 treffen den Lizenzgeber natürlich vertragliche Schadensersatzverpflichtungen, da er durch den Lizenzvertrag zur Aufrechterhaltung des Schutzrechtes verpflichtet ist.

Bei der einfachen Lizenz steht auch die herrschende Meinung37 auf dem Standpunkt, dass der Lizenzgeber auf das Schutzrecht verzichten kann. Hier hat der Lizenznehmer keine dingliche Rechtsstellung, die dazu verführen könnte, den Lizenznehmer als den wahren Berechtigten anzusehen.38 Der Lizenzgeber macht sich allerdings bei einem Verzicht dem Lizenznehmer gegenüber ebenfalls schadensersatzpflichtig.39

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Ob der Lizenzgeber einer erhobenen Nichtigkeitsklage entgegentreten muss oder ob er den Klageanspruch anerkennen darf, lässt sich nicht allgemein sagen. Man muss darauf abstellen, ob sich der Lizenzgeber der Klage mit Aussicht auf Erfolg widersetzen kann. Ist dies der Fall, so darf er den Anspruch wohl nicht anerkennen, sondern muss sich ihm widersetzen. Dies dürfte sich aus dem Grundsatz ergeben, dass es Pflicht des Lizenzgebers ist, dem Lizenznehmer während der Vertragszeit die Ausübung seiner Benutzungsrechte zu ermöglichen.40

3. Pflicht zur Zahlung der Jahresgebühren

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Von größerer praktischer Bedeutung als die Verzichtserklärung ist das Erlöschen des Schutzrechtes durch Nichtzahlung der Jahresgebühren.41 Mangels abweichender Vereinbarung sind die Gebühren sowohl bei der einfachen Lizenz als auch bei der ausschließlichen Lizenz vom Lizenzgeber zu zahlen, wobei allerdings die herrschende Meinung diese Verpflichtung bei der ausschließlichen Lizenz dem Lizenznehmer auferlegen will.42

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Die Gründe, die für die Verpflichtung des Lizenznehmers, die Gebühr zu zahlen, angeführt werden, vermögen jedoch nicht vollständig zu überzeugen. Es darf nicht übersehen werden, dass Schutzrechtsinhaber der Lizenzgeber und nicht der Lizenznehmer ist. Die Auffassung von Lüdecke,43 dass der Lizenzgeber bei der ausschließlichen Lizenz praktisch nur zum Lizenzgebührenempfänger geworden ist, kann nicht geteilt werden. Bei den in der Industrie üblichen Lizenzverträgen trifft dies in der Regel nicht zu, zumal oft nur auf bestimmte Bereiche begrenzte, ausschließliche Lizenzen vergeben werden. Welche Stellung der Lizenzgeber behält, ist auch daraus ersichtlich, dass der Lizenznehmer bei Beendigung des Vertrages seine Rechte am Schutzrecht verliert.

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In der metallverarbeitenden Industrie z.B. wird gerade im Inland häufig vereinbart, dass die Gebühren vom Lizenzgeber zu zahlen sind. Daran ändert auch nichts, dass z.B. nach D. 15.1.2.2 der im Anhang abgedruckten Checkliste44 diese Gebühren teilweise vom Lizenznehmer zu übernehmen sind.

4. Prüfkosten

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Der Lizenzgeber hat auch die Prüfkosten gem. § 44 PatG zu tragen. Häufig wird – insbesondere bei Patentlizenzverträgen – nach dem Willen der Vertragsparteien die Schutzfähigkeit als wesentlicher Vertragsbestandteil vorausgesetzt. Ohne diesen Schutz können sich die Aufwendungen und Investitionen des Lizenznehmers ggf. auch als weitgehend wertlos erweisen. Da der Lizenznehmer in weitestem Umfang das Risiko der gewerblichen Ausnutzung der Erfindung trägt, muss ihn der Lizenzgeber – soweit das zumutbar ist – bei dieser Ausnutzung unterstützen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass der Prüfungsantrag nach § 44 PatG gestellt wird. Da er hiermit eine ihm obliegende Maßnahme vornimmt,45 muss er die Gebühren bezahlen.

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Wird die Lizenz erteilt, nachdem ein Antrag auf Einholung einer Recherche gestellt wurde, so wird der Lizenzgeber warten dürfen, bis das Ergebnis der Recherche vorliegt. Deren Ergebnis kann für den Prüfungsantrag von besonderer Wichtigkeit sein. Stellt der Lizenznehmer vorher einen Prüfungsantrag, so trägt er die Kosten, weil insoweit keine entsprechende Pflicht des Lizenzgebers bestand.

275

Steht der Fristablauf gem. §§ 58 Abs. 3, 44 Abs. 2 PatG bevor, so muss der Lizenzgeber von sich aus den Prüfungsantrag stellen, es sei denn, sein Partner wäre damit einverstanden, dass dies unterbleibt.

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Der Lizenznehmer kann in allen Fällen auch selbst diesen Antrag stellen, ohne dass sich etwas an der Pflicht zur Kostentragung ändert. Deshalb muss er sich, wenn der Antrag nicht gestellt wurde und er jetzt Schadensersatzansprüche geltend macht, regelmäßig mitwirkendes Verschulden entgegenhalten lassen. Die grundsätzliche Pflicht des Lizenzgebers zur Antragstellung besteht nur dort nicht, wo sie sinnlos wäre, etwa weil infolge von Vorveröffentlichungen eine Patenterteilung ohnedies ausgeschlossen wäre.46

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Die Kosten für die Einholung einer Recherche dagegen sind vom Lizenznehmer zu übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich hierbei ergibt, dass neuheitsschädliches Material vorliegt.47 Die Einholung der Recherche ist nicht Bestandteil des Prüfungsverfahrens, sondern dient nur zur Orientierung über den Stand der Technik. Sie spielt also auch für die Erlangung des Schutzes keine unmittelbare Rolle. Dies wird im Übrigen auch daran besonders deutlich, dass das Deutsche Patentamt Auskünfte zum Stand der Technik erteilt, auch wenn eine Patentanmeldung nicht eingereicht worden ist.48