Der Lizenzvertrag

c) Umsatzabhängige Lizenzgebühr in Prozent3
aa) Begriff

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Die Höhe der Lizenz allein sagt jedoch über die Zahlungsverpflichtung des Lizenznehmers noch nichts aus, wenn die genaue Bezugsgröße nicht festliegt. Häufig besteht die Lizenzgebühr in einem bestimmten Prozentsatz des Umsatzes. In Ziff. 10 der Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst4 ist angegeben, dass sich der Lizenzsatz in der Maschinen- und Werkzeugindustrie zwischen 1/3 % und 10 % bewegt. Diese Spanne ist allerdings zu groß, um für die Höhe der Lizenzgebühr sinnvolle Anhaltspunkte bieten zu können. Im Maschinenbau wird man häufig annehmen können, dass ein typischer Erfahrungswert für vereinbarte Lizenzsätze bei 3–5 % liegt.5 Entscheidend für die Höhe ist dabei, ob eine wesentliche Verbesserung der Wirkungsweise, eine erhebliche Erweiterung des Anwendungsbereiches der Maschine oder aber eine wesentliche Senkung der Herstellungskosten o.Ä. gegeben ist. Bei entscheidenden Verbesserungen für den Gesamtablauf der Maschine wird man an die obere Grenze des erwähnten Erfahrungswertes gehen können, u.U. auch noch etwas darüber, während das Vorhandensein technisch gleichwertiger Lösungen oder eines geringeren wirtschaftlichen Effektes für einen niedrigeren Lizenzsatz spricht. Bei Softwarelizenzen sind zum Teil sehr viel höhere Lizenzsätze üblich. Dies liegt wohl in erster Linie daran, dass Software in der Regel sehr schnell veraltet ist. Es kann daher durchaus sein, dass Software bei einer Lebensdauer von einem Jahr zu einem Lizenzsatz von etwa 50 % des Nettoverkaufspreises lizenziert wird. Es kann aber auch sein, dass aus Werbegründen oder wegen Softwarepiraterie nur sehr geringe Lizenzgebühren verlangt werden (z.B. auch bei sog. Public-Domain-Software). Im Übrigen gelten aber die Ausführungen zu Patentlizenz- und Know-how-Gebühren entsprechend.

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In diesem Zusammenhang ist auch auf eine Umfrage des amerikanischen Generalkonsulats, München, im Jahre 1968 bei 150 amerikanischen Unternehmen, die Lizenzen an deutsche Firmen vergeben haben, zu verweisen. Diese Umfrage stieß auf reges Interesse. Es gingen 83 ausführliche Antworten ein. 64 % der antwortenden amerikanischen Firmen wollen ihr Lizenzprogramm noch erweitern, das die Vergabe von Patenten (in 62 Fällen), Know-how (in 66 Fällen), Warenzeichen (in 63 Fällen), Spezialmaschinen und Ausrüstungen (in 9 Fällen) und die Überlassung technischen Personals (in 28 Fällen) umfasst. Das Entgelt besteht bei 65 % aller Verträge in einem Prozentsatz des Umsatzes. (Davon sahen 10 % Lizenzgebühren bis 2 %, 17 % Gebühren von 2,1 % bis 4 %, 47 % Gebühren von 4,1 % bis 6 %, 21 % Gebühren von 6,1 % bis 10 % und 5 % noch höhere Gebühren vor.) 13 % der Lizenzvergaben erfolgten gegen einmalige Zahlung, 4 % der Lizenzgeber sind prozentual am Gewinn beteiligt, eine Firma erhielt eine Kapitalbeteiligung. Die Lizenzverträge laufen zu 77 % über 5 und mehr Jahre. Durchschnittlich ist aber der Stand der Technik nach 6 bis 8 Jahren überholt. Die Lizenzeinnahmen sinken daher oft nach diesem Zeitraum, wenn nicht noch Verbesserungen später lizenziert werden.

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Wird die Berechnung der Höhe der Lizenzgebühren an den Umsatz gekoppelt, ergibt sich ein Problem auch daraus, dass keineswegs feststeht, was unter dem Begriff Umsatz zu verstehen ist. Der Begriff Umsatz wird in der Praxis mit verschiedenem Inhalt verwendet. Wird er zugrunde gelegt, so muss im Einzelnen festgestellt werden, was hierunter zu verstehen ist, wenn Auslegungsschwierigkeiten vermieden werden sollen. Hier muss geklärt werden, ob sich z.B. der Umsatz aus den Verkäufen mit Preisstellung ab Werk, dem Einzelhandelspreis, dem Listenpreis oder dem Nettoverkaufspreis6 zusammensetzen soll und ob Nebenkosten einbegriffen sind. Bei der Verwendung des Begriffes Nettoverkaufspreis ist weiterhin zu klären, ob sich dieser Preis unter Abzug von Skonti versteht oder nicht. Es empfiehlt sich daher dringend, die Bezugsgröße vertraglich genau zu klären.

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Bei Verfahrenslizenzen kann eine Stücklizenz auf jeden mit dem Verfahren hergestellten Gegenstand berechnet werden. U.U. kommt auch die Berechnung eines gewissen Betrages für eine bestimmte Menge des herzustellenden Gegenstandes in Betracht; so kann z.B. auf das Gewicht, die Länge oder die Meter eines bestimmten Produkts abgestellt werden. Ein solcher Fall lag der unveröffentlichten Entscheidung des BGH vom 17.10.19667 zugrunde. Die Entscheidung betraf folgenden Sachverhalt: Die Klägerin hatte eine Maschine zu einem vereinbarten Kaufpreis geliefert, ferner war eine Lizenzgebühr für die Benutzung des Verfahrens als Produktionsabgabe vorgesehen. Diese war in der Weise zu zahlen, dass je Tonne des gefertigten Materials ein näher festgelegter Betrag zu entrichten war.

Die Mitbenutzung zusätzlicher Schutzrechte kann die Lizenzgebührenhöhe mindern.8

bb) Beteiligung am Entgelt

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Um Klarheit zu schaffen, empfiehlt es sich zu vereinbaren, dass der Lizenznehmer einen bestimmten Prozentsatz des seinem Abnehmer in Rechnung gestellten Entgelts – abzüglich etwaiger Rabatte, ausgenommen Barzahlungsrabatte – zu zahlen hat.

Hierdurch ist jedoch noch nicht geregelt, ob die Lizenz auch von Nebenkosten wie Fracht, Rollgeld, Verpackung, Inbetriebsetzungskosten, Versicherungskosten und bei Auslandsgeschäften ggf. auch von Zöllen zu berechnen ist. Da die Nebenkosten mit dem aufgrund des Lizenzvertrags hergestellten Gegenstand in der Regel nichts zu tun haben, liegt es nahe, sie in Abzug zu bringen. Eine Ausgliederung der Nebenkosten ist aber in der Praxis schwierig, wenn sie dem Kunden nicht gesondert in Rechnung gestellt werden. Diese Gesichtspunkte werden berücksichtigt, wenn die Vertragspartner vereinbaren, dass die Nebenkosten in Abzug kommen, soweit sie gesondert in Rechnung gestellt sind. Dabei können auch Beispiele für Nebenkosten angeführt werden. Wird eine derartige Vereinbarung getroffen, so genügt es nicht, dass die Nebenkosten gesondert in Rechnung gestellt werden. Erforderlich ist vielmehr auch, dass sie gesondert in Rechnung gestellt werden dürfen. So darf bei der Vereinbarung von frachtfreier Lieferung der Lizenznehmer die Lizenzgebühr nicht dadurch verkürzen, dass er in der dem Kunden erteilten Abrechnung den Gesamtpreis in den Preis für Ware und für Fracht aufgliedert.

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Zur Sicherung der Ansprüche kann es sich bei dieser Berechnungsart empfehlen zu vereinbaren, dass der Lizenznehmer dem Lizenzgeber jeweils die Kaufpreisforderungen gegen seine Kunden abtritt, die in einem bestimmten Verhältnis zur Gesamtforderung stehen. Wird die Sicherung gegenüber der gesicherten Forderung zu hoch, dann besteht die Gefahr, dass sie von der Rechtsprechung nicht anerkannt wird.9 Diese Sicherung kann vor allem dann in Betracht kommen, wenn zwischen dem Abschluss des Kaufvertrages und der Zahlung durch den Kunden des Lizenznehmers üblicherweise eine längere Zeit verstreicht.

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Die Lizenzgebühren können auch nach der Umsatzhöhe gestaffelt werden,10 z.B. kann eine Ermäßigung der Lizenzgebühr bei sehr hohen Umsätzen vorgesehen werden. Eine solche Regelung kann vor allen Dingen dann sinnvoll sein, wenn die hohen Umsätze nicht mehr auf dem technischen Fortschritt der Erfindung beruhen, sondern vor allem auf den Verkaufsanstrengungen des Lizenznehmers, seinen Vertriebsmethoden oder seiner Position im Wettbewerb. Eine solche Abstaffelung der Lizenzgebühren setzt eine ausdrückliche Vereinbarung im Vertrag voraus.11

cc) Entstehung des Anspruchs

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Als Zeitpunkt für die Entstehung des Anspruchs auf die Lizenzgebühr kommen der Abschluss des Vertrages mit dem Kunden, die Fertigstellung oder die Lieferung der Maschinen, die Rechnungsstellung an den Kunden oder der Eingang der Zahlung des Kunden in Betracht.

Wird einer der fünf zuerst erwähnten Zeitpunkte gewählt, so sollte auch etwas darüber gesagt werden, ob der Nichteingang der Zahlung einen Einfluss auf die Lizenzgebühr hat oder nicht. Es könnte z.B. bestimmt werden, dass der Anspruch auf die Lizenzgebühr entfällt, wenn feststeht, dass vom Kunden keine Zahlung zu erlangen ist, oder aber auch, dass der Nichteingang der Zahlung den Anspruch auf die Lizenzgebühr unberührt lässt. Die Feststellung, dass der Kunde nicht leistet, muss nach objektiven Gesichtspunkten getroffen werden. Zweifelhaft kann die Frage sein, ob ein Anspruch des Lizenzgebers auf die Lizenzgebühr bestehen bleibt, wenn der Lizenznehmer nicht alle zweckdienlichen Maßnahmen ergreift, um vom Kunden Zahlung zu erlangen. Auch diese Frage sollte im Vertrag geklärt werden. Bei der Wahl des Zeitpunktes ist zu beachten, dass der Abschluss des Vertrages und die Rechnungsstellung an den Kunden u.U. manipuliert werden können.

d) Stücklizenz
aa) Allgemeines

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Einfacher ist die Abrechnung, wenn die Parteien vereinbaren, dass der Lizenznehmer entweder für jedes Produkt, das er aufgrund des Lizenzvertrages hergestellt hat, oder für jedes Produkt, das er vertrieben hat, einen festen Betrag zahlt. Dies hat jedoch den Nachteil, dass der Lizenzgeber an Preissteigerungen, die gerade bei den meist langfristigen Lizenzverträgen eine Rolle spielen können, nicht teilnimmt. Andererseits hat es aber den Vorteil, dass die Kontrolle für den Lizenzgeber wesentlich leichter ist, vor allem, wenn zur Buchhaltung des Lizenznehmers nicht das erforderliche Vertrauen besteht. Der Lizenznehmer hat dagegen bei sinkendem Produktpreis den Nachteil, dass die Lizenzgebühr nicht entsprechend sinkt, es sei denn, gerade dies ist vereinbart worden.

bb) Entstehung des Anspruchs

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Hier kommt als Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs vor allem die Fertigstellung der Maschine in Betracht.

e) Zahlung für einen bestimmten Zeitraum oder einmalige Zahlung

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Denkbar ist es auch, dass die Lizenzgebühr völlig unabhängig vom Umsatz oder von der Produktion festgesetzt wird, indem für einen bestimmten Zeitraum ein fester Betrag zu zahlen ist oder nur eine einmalige Zahlung zu erfolgen hat.12 Dies ist jedoch selten. Ist es der Fall, so muss festgelegt werden, wann die Zahlung zu erfolgen hat. Es kann sich empfehlen zu bestimmen, ob die Lizenzgebühr bei vorzeitiger Auflösung des Vertrags zurückzuzahlen ist oder nicht.

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Neben der Vereinbarung einer Pauschal-Lizenzgebühr für den gesamten Vertrag wird bei Lizenzverträgen häufig neben z.B. einer Stücklizenz eine einmalige Zahlung vereinbart. Für diese einmalige Zahlung haben sich unterschiedliche Bezeichnungen herausgebildet, aus denen sich teilweise auch schon die Funktion dieser einmaligen Gebühr ableiten lässt. Als Bezeichnungen lassen sich hier antreffen: Grundlizenzgebühr, Grundzahlung, einmalige Pauschalgebühr, Abschlussgebühr, Vorwegvergütung, lump sum, down payment oder À-fond-perdu-Zahlung.13 Die Funktion einer solchen einmaligen Zahlung kann sehr unterschiedlich sein. Sie geht von der Vergütung für die Übergabe von Unterlagen oder von Know-how14 bis zu einer Zahlung für die Bereitschaft zum Vertragsabschluss als solchem, also einer Abschlussgebühr.15 Für den Lizenzgeber hat eine solche einmalige Zahlung den Vorteil, dass der Lizenznehmer in angemessener Weise insbesondere an den Entwicklungskosten sowie an den Schutzrechtsaufwendungen des Lizenzgebers beteiligt wird.16

Es ist im Übrigen auch denkbar, dass die einmalige Zahlung auf später zu zahlende Lizenzgebühren, die z.B. als Stücklizenz erbracht werden, ganz oder teilweise angerechnet wird. In diesem Fall wäre sie vergleichbar mit einer Art Mindestlizenz. Soweit eine derartige Anrechnung auf eine zusätzlich vereinbarte Stücklizenz oder Umsatzlizenz vorgenommen werden soll, bedarf es allerdings regelmäßig einer ausdrücklichen diesbezüglichen Vereinbarung.

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Ebenso dürfte es sich regelmäßig empfehlen, im Vertrag festzulegen, ob die Lizenzgebühr bei vorzeitiger Auflösung des Vertrages zurückzuzahlen ist oder nicht. Bei Fehlen einer solchen Vereinbarung wäre nach dem Gesamtzusammenhang des einzelnen Vertrages festzustellen, welche Funktion die einmalige Pauschalgebühr haben soll, mit der Konsequenz, dass die Gefahr einer Auseinandersetzung besteht.17

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Was die Höhe derartiger einmaliger Pauschalgebühren betrifft, lassen sich keine festen Werte festlegen. Die Höhe hängt in erster Linie von der Funktion der zu zahlenden Pauschalgebühr ab, d.h. ob sie z.B. als Entgelt für die gesamte Lizenzgebühr oder aber z.B. nur für überlassenes Know-how usw. gedacht ist. In einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs18 wurde neben einer 4 %igen Lizenzgebühr eine Pauschalgebühr von DM 20000,– vereinbart, in der Entscheidung des Bundesgerichtshofs ging es sogar um einen Pauschalbetrag von DM 500000,–.19 Letzterer Betrag erscheint allerdings – abgesehen von Ausnahmefällen – als sehr hoch. Der Autor hat bisher Pauschalbeträge von bis zu 80000000,– US $ erlebt.

f) Beteiligung am Gewinn

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Eine Beteiligung am Gewinn sollte nur vereinbart werden, wenn ein enges Vertrauensverhältnis zwischen den Vertragsparteien besteht, weil gerade die Berechnung des Gewinns Anlass zu zahlreichen Meinungsverschiedenheiten sein kann. Insofern sei nur beispielhaft auf die Probleme verwiesen, die sich schon bei der Berechnung sog. Nettolizenzeinnahmen ergeben können.20 Eine Gewinnbeteiligung kommt insbesondere bei gesellschaftsähnlichen Verträgen in Betracht.21 Über die Ermittlung und Ausschüttung des Gewinns sind die bei Gesellschaftsverträgen üblichen Vereinbarungen zu treffen.

g) Mindestlizenz

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In den Fällen zu c) und d) wird meist auch eine Mindestlizenz vorgesehen, d.h., dass der Lizenznehmer verpflichtet wird, unabhängig vom Umsatz oder von den hergestellten Maschinen in einem festgesetzten Zeitraum einen bestimmten Betrag zu zahlen. Es kann auch bestimmt werden, dass die Mindestlizenz als Vorauszahlung zu entrichten ist. Bei ausschließlichen Lizenzen kann eine der Mindestlizenz ähnliche Wirkung durch die Vereinbarung erzielt werden, dass sich die ausschließliche Lizenz in eine einfache verwandelt, wenn die zu zahlenden Lizenzgebühren einen bestimmten Betrag nicht erreichen. Die aufgrund des Umsatzes oder der hergestellten Maschinen zu zahlende Lizenzgebühr wird auf die Mindestlizenz in der Regel angerechnet.

Durch die Mindestlizenz wird sichergestellt, dass der Lizenzgeber unabhängig vom Absatz eine Entschädigung für die Zurverfügungstellung seiner Erfindung erhält. Der Lizenznehmer übernimmt damit das Risiko, ob ein bestimmter Mindestumsatz erreicht wird oder nicht. Dies gilt selbst dann, wenn dem Lizenznehmer die Herstellung oder der Vertrieb generell nicht oder nicht mehr möglich ist, ohne dass ihn ein Verschulden trifft. Kriegsbedingte Umstände wie z.B. Rohstoffknappheit,22 mangelnder wirtschaftlicher Erfolg23 sowie mangelnde technische Wettbewerbsfähigkeit des Lizenzgegenstandes24 können dazu führen, dass die Grundsätze über den Wegfall der Geschäftsgrundlage Anwendung finden.25 Dies kann auch der Fall sein, wenn die Erfindung überholt ist oder bei einer nicht geschützten Erfindung, wenn sie offenkundig wird. Ist in diesen Fällen jedoch eine Mindestlizenzgebühr vereinbart worden, ist nach der vom Reichsgericht begründeten Rechtsprechung, die der Bundesgerichtshof fortgeführt hat, davon auszugehen, dass der Lizenznehmer durch das Versprechen von Mindestlizenzgebühren im Allgemeinen die Gefahr der Erreichung eines bestimmten Mindestumsatzes trägt,26 d.h., dass der geschäftliche Misserfolg eines Lizenzvertrages in den Risikobereich des Lizenznehmers fällt.27

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Daher muss der Lizenznehmer die Mindestlizenzgebühr im Sinne einer Garantieverpflichtung so lange zahlen, wie der Vertrag fortbesteht. Allenfalls in besonders gelagerten Fällen höherer Gewalt kann er von seiner Verpflichtung für die Zeitdauer der Verhinderung freigestellt sein.28 Diese weitgehende Verpflichtung des Lizenznehmers im Falle einer Mindestlizenz erscheint auch – abgesehen von dem besonderen Risiko, das ein solcher Lizenznehmer mit einer derartigen Vereinbarung bewusst übernimmt – dadurch gerechtfertigt, dass der Lizenzgeber selbst an die vertraglichen Bedingungen gebunden bleibt, z.B. ggf. keine weiteren Verfügungen über den Lizenzgegenstand treffen kann.29 Soweit ein Fall des Wegfalls der Geschäftsgrundlage gegeben ist, wird man dem Lizenznehmer – entsprechend den obigen Ausführungen – ein Kündigungsrecht zugestehen, das dann auch die Verpflichtung zur Zahlung der Mindestlizenzgebühren beendigen würde.30

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Häufig hat die Vereinbarung einer Mindestlizenz aber auch den Zweck, den Lizenznehmer anzuhalten, sich für die Herstellung und den Vertrieb der Sachen, die der Lizenz zugrunde liegen, einzusetzen. Der Lizenzgeber wird nämlich häufig auch daran interessiert sein, dass die Erfindung tatsächlich verwertet wird. Mit dem Erhalt einer Lizenzgebühr allein ist ihm dann nicht gedient. Ist eine Mindestlizenz vereinbart, so ist auch bei einfachen Lizenzen zu prüfen, ob hierdurch auch eine Ausübungspflicht für den Lizenznehmer begründet wird. In der Regel wird man dies annehmen müssen, es sei denn, dass sich aus den Umständen etwas anderes ergibt.31

Das Reichsgericht hat sich wiederholt mit der Frage beschäftigt, ob in der Garantie einer bestimmten Mindestproduktion oder eines bestimmten Mindestverkaufs durch den Lizenznehmer, wenn eine Stücklizenz vorgesehen ist, auch die Vereinbarung einer Mindestlizenz liegt. So führte das Reichsgericht aus, dass hierin nicht zwingend und unter allen Umständen die Festsetzung einer Mindestlizenz liegt.32 Es handelte sich hier aber um einen besonders gelagerten Fall. In einer weiteren Entscheidung nahm das Reichsgericht jedoch die Zusage einer Mindestlizenz an.33 Dies dürfte auch dem wirtschaftlichen Sinn einer solchen Vereinbarung entsprechen, da eine derartige Absprache im Zweifel mit der Vorstellung verbunden wird, dass damit automatisch eine bestimmte Mindestlizenzsumme festgelegt sei, die sich unschwer aus der vereinbarten Lizenzgebühr errechnen lässt.34 In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf hinzuweisen, dass es fraglich ist, ob der Bundesgerichtshof diese Auffassung teilen wird. Es ging in einer Entscheidung des BGH um die Vereinbarung, dass der Lizenznehmer sich für den Zeitraum von einem Jahr verpflichtet hatte, eine „Stückzahl von mindestens 1000 Stück zu erreichen“.35 Als die Lizenznehmerin diese Verpflichtung aus dem Lizenzvertrag nicht erfüllte und der Lizenzgeber Schadensersatz wegen Nichterfüllung des Lizenzvertrages geltend machte, hat sich der Bundesgerichtshof in keinem Punkt seiner Entscheidung mit der Frage auseinandergesetzt, ob in dieser Vereinbarung eine Mindestlizenzgebühr zu sehen sei.

2. Veränderung der Lizenzgebühr

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Sind fortlaufend Lizenzgebühren zu zahlen, so kann vereinbart werden, dass der Lizenzsatz im Laufe der Zeit gesteigert oder gesenkt wird, je nachdem, ob zu erwarten ist, dass der zu erzielende Gewinn sich im Laufe der Zeit erhöht (z.B. weil zunächst hohe Anlaufkosten, ggf. Weiterentwicklungskosten, um eine Erfindung produktionsreif zu machen, u.Ä. anfallen) oder verringert (weil z.B. zu erwarten ist, dass die Erfindung im Laufe der Zeit an Wert verliert).

3. Umgehung der Lizenz

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Bei Patentlizenzen, bei denen als Vergütung eine Stück- oder Umsatzlizenz vorgesehen ist, besteht die Gefahr, dass sich der Lizenznehmer dadurch der Zahlung entzieht, dass er das in Frage stehende Produkt herstellt, ohne die Erfindung zu benutzen, für die die Lizenz erteilt wurde. Dies kann dadurch geschehen, dass er das betreffende Produkt im Laufe der Zeit selbst umgestaltet oder dass er die Konstruktionen anderer verwendet.36 Ein gewisser Schutz hiergegen ist gegeben, wenn eine Ausübungspflicht besteht37 oder eine Mindestlizenz vereinbart ist.38 Weiterhin kann sich der Lizenzgeber vor vertragswidriger Benutzung durch die Vereinbarung von Vertragsstrafen zu schützen versuchen.39

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Hierdurch wird jedoch nicht endgültig sichergestellt, dass der Lizenznehmer alles daransetzt, die Maschine in der Weise herzustellen, dass sie unter den Lizenzvertrag fällt. Man hat sich vielfach dadurch geholfen, dass man dem Lizenznehmer die Verpflichtung auferlegt hat, keine gleichartigen Produkte herzustellen. Eine derartige Vereinbarung ist kartellrechtlich jedoch sehr bedenklich.40

Eine Umgehung des Lizenzvertrages kann weitgehend durch die Vereinbarung verhindert werden, dass die Lizenz für alle gleichartigen Maschinen, die der Lizenznehmer herstellt, zu zahlen ist, gleichgültig, ob hierbei die Erfindung benutzt wird oder nicht. Aber auch solche Abreden sind in kartellrechtlicher Hinsicht problematisch.41

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Die Frage, ob auch ohne eine derartige Vereinbarung eine Lizenzgebühr verlangt werden kann, wenn der Lizenznehmer durch Änderungen das Patent umgeht, lässt sich nicht allgemein beantworten. Dies hängt weitgehend von den Umständen des Einzelfalles ab. Ist Inhalt des Lizenzvertrages lediglich das Recht, ein Patent zu benutzen, so wird man die Frage im Zweifelsfall verneinen müssen.42

Reimer äußert Bedenken dagegen, dass die Zahlungspflicht des Lizenznehmers davon abhängig sein soll, dass die patentierte Erfindung benutzt wird. Er weist darauf hin, dass die Aufstellung eines solchen Grundsatzes dazu führen kann, dass der Lizenzgeber eine wertvolle Erfindung preisgibt und dann um das Entgelt gebracht wird, indem der Lizenznehmer durch Vornahme fabrikatorischer Änderungen das Patent umgeht.43 Man kann dem Argument von Reimer entgegenhalten, dass die Umgehung des Patents auch durch Dritte möglich ist und dass keine Preisgabe der Erfindung vorliegt, wenn der Lizenzgeber keine zusätzlichen Geheimnisse mitteilt, weil der Inhalt der Erfindung aus der Patentschrift entnommen werden kann.

In einer Entscheidung des Reichsgerichts wird ausgeführt, dass Lizenzgebühren im Zweifel für Benutzungshandlungen zu zahlen sind, die, falls sie nicht gestattet wären, Verletzungshandlungen darstellten.44 Es handelte sich darum, dass dem Lizenznehmer das Recht zur Benutzung eines deutschen Verfahrenspatents eingeräumt war. Der Lizenznehmer stellte in Deutschland eine Wirkmaschine zur Verwertung dieses Verfahrens her und lieferte sie in ein Land, in dem das Verfahren nicht geschützt war. Die Verpflichtung des Lizenznehmers zur Lizenzzahlung wurde verneint, weil durch die Handlungsweise das Patent nicht berührt wurde. Die Entscheidung des Reichsgerichts vom 3.10.193645 führt lediglich aus, dass der Anspruch des Lizenzgebers auf das Entgelt für ein Alleinbenutzungsrecht begrifflich nicht davon abhängig ist, dass der Lizenznehmer vom Patent wirklich Gebrauch macht.

Kommt man zu dem Ergebnis, dass die Lizenzgebühr im Zweifelsfall auch bei Umgehung des Patents zu zahlen ist, so hätte dies zur Folge, dass der Lizenznehmer schlechter gestellt wäre als ein Außenstehender. Im Übrigen wäre auch die Abgrenzung sehr schwierig. Ist dagegen die Umgehung allein dadurch möglich geworden, dass der Lizenznehmer eine Änderung vornehmen konnte, weil ihm zunächst die Verwertung des Patents möglich war, so kann im Einzelfall eine andere Beurteilung gerechtfertigt sein. In diesen Zusammenhang gehört auch die Problematik, dass der Lizenznehmer den Lizenzgegenstand unter Mitverwendung eigener, ggf. erheblicher Verbesserungen herstellt. Dies führt grundsätzlich nicht ohne Weiteres zu einer Herabsetzung der Gebührenpflicht. Nur unter besonderen Umständen, wenn z.B. eine Verbesserungserfindung des Lizenznehmers zu einer erheblichen Werterhöhung der Benutzungshandlung führt, kann eine Verringerung der Gebühr angemessen sein.46

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Im Maschinenbau werden durch die Lizenzerteilung, neben dem Recht zur Benutzung des Patents, in der Regel noch besondere Erfahrungen zugänglich gemacht. Hier wird zu prüfen sein, ob die Lizenz auch für diese zusätzlichen Informationen zu zahlen ist. Trifft dies zu, so ist der Lizenznehmer, auch wenn er das Patent nicht benutzt, im Zweifelsfall zur Zahlung der Lizenz verpflichtet, wenn er bei gleichartigen Maschinen die ihm übermittelten Erfahrungen verwertet hat. Allerdings können darüber, ob Erfahrungen verwertet wurden, leicht Meinungsverschiedenheiten entstehen.

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Ist Gegenstand des Lizenzvertrages eine Erfindung, für die kein Schutzrecht besteht, so müssen dieselben Grundsätze maßgebend sein wie für Lizenzen, bei denen neben Patenten noch zusätzliche Erfahrungen zur Verfügung gestellt werden.47

Für den Fall, dass die Gebührenpflicht entfallen soll, wenn das Patent nicht benutzt wird, erwähnt Rasch folgende Klausel:48 „Dieser Vertrag wird in der Voraussetzung abgeschlossen, dass Apparate in handelsüblicher Ausführung nur unter Benutzung von Patenten des Lizenzgebers hergestellt und vertrieben werden können. Dem Lizenznehmer steht unbeschadet seiner Verpflichtung zur vorläufigen Weiterzahlung der vereinbarten Lizenzgebühr der Nachweis offen, dass er im Einzelfall kein Patent des Lizenzgebers benutzte. Gelingt ihm dieser Nachweis, so entfällt die Lizenzgebühr insoweit rückwirkend.“