Lizenzgebühren

Abkürzungsverzeichnis

Teil A: Lizenzgebühren in der Vertragspraxis

I. Einleitung

1

Immer mehr Unternehmen versuchen, ihre technischen und rechtlichen Ressourcen besser zu nutzen. Dies gilt nicht zuletzt deshalb, weil einerseits die konjunkturelle Lage dazu zwingt, das vorhandene Potenzial stärker zu nutzen, und andererseits die internationale Verflechtung der Unternehmen immer stärker wächst und damit gleichzeitig die Verwertung von Know-how und Rechten auf der Grundlage von Lizenzverträgen eine erheblich höhere Bedeutung gewinnt. Ein Problem bei der Gestaltung von Lizenzverträgen bzgl. Gewerblicher Schutzrechte (z.B. Patente), Marken, Know-how und Urheberrechte (z.B. an Computerprogrammen) ist sehr oft die Bestimmung der „angemessenen“ Lizenzgebühr.

1. Allgemeines

2

Die Rechtsprechung und die Literatur haben sich mit dieser Frage vor allem in Bezug auf die Arbeitnehmererfindungen beschäftigt, weil der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer, wenn er dessen Erfindung in Anspruch nimmt, eine angemessene Vergütung zu zahlen hat. Zu deren Berechnung ging man bisher von der Vergütung aus, die für eine freie Erfindung in der Wirtschaft gezahlt wurde. Diese Methode ist auch in den Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vorgesehen. Die Bestimmung der Vergütung, die ein freier Erfinder erhalten würde, macht jedoch erhebliche Schwierigkeiten. Es würde im Rahmen dieser Ausführungen zu weit gehen, dies im Einzelnen zu erörtern. Es wird hierzu vor allem auf die Schrift von Lüdecke „Die Lizenzgebühren für Erfindungen“ verwiesen, in der die Problematik eingehend dargestellt ist.1

1 Der Abschnitt „A.I. Einleitung“ beruht in überarbeiteter Form auf den Ausführungen zu Lizenzgebühren in Groß, Der Lizenzvertrag, 12. Aufl., Frankfurt am Main 2020, Rn. 98ff.; vgl. auch A.II.1.2; US-Methoden zur Lizenzgebührenberechnung werden immer wieder in Les Nouvelles dargestellt: z.B. Anson, Les Nouvelles 1996, 45ff.; Reilly/Schweihs, Les Nouvelles 1996, 52ff.; Burgis/Koppel, Les Nouvelles 1996, 164ff.; Hruby/Lutz, Les Nouvelles 1997, 40ff.; Paulsen, Les Nouvelles 1997, 64ff.; Steensma, Les Nouvelles 1997, 77ff.; Degnan/Horton, Les Nouvelles 1997, 91ff.; Anson, Intellectual Property Valuation Primer, www.lesi.org, Okt. 2004 (297 Seiten!) und zuletzt Levko/Torres, PricewaterhouseCoopers Patent and Trademark Damages Study 2005, Les Nouvelles 2006, 163ff. Die Höhe der Lizenzgebühr kann auch schon bei der Festsetzung des Streitwerts bedeutsam sein. Auch insoweit fehlen Berechnungsmethoden. Vgl. z.B. bzgl. Raubkopien OLG Celle, 12.10.1992, CR 1993, 209ff.; OLG Celle, 2.9.1994, CR 1995, 16; OLG Frankfurt, 6.12.1994, CR 1995, 147ff.; Maul/Maul (Produktpiraterie im Pharmabereich), GRUR 1999, 1059ff. Bei Software spielen technische Identifizierungs- und Schutzsysteme eine große Rolle, z.B. Wand, GRUR Int. 1996, 897ff.; OLG Karlsruhe, 10.1.1996, CR 1996, 341ff. Zur Bewertung von EDV-Produkten und -Leistungen Michels, CR 1992, 631ff. und Zimmermann, CR 1994, 53ff. Zu Gerichtsstandsfragen bzgl. des Anspruchs gem. §§ 33 PatG 1981, 24 Abs. 5, PatG 1968 s. Kühnen, GRUR 1997, 19ff.; zum Entschädigungsanspruch des § 33 Abs. 1 PatG Krieger, GRUR 2001, 965ff. m.w.N., und zuletzt Kraßer, 921ff. m.w.N., und zu Ersatzansprüchen gegenüber mittelbaren Markenverletzern OLG Karlsruhe, 23.5.2001, GRUR-RR 2002, 59ff. = Mitt. 2001, 447ff., und gegenüber mittelbaren Patentverletzern BGH, 10.10.2000, GRUR 2001, 228ff.; BGH, 4.5.2004, 758ff.; BGH, 7.6.2005, GRUR 2005, 848ff. und dazu Voß, GRUR 2006, 281ff. und Holzapfel, GRUR 2006, 882ff. jeweils m.w.N.; OLG Düsseldorf, 20.1.2002, Mitt. 2003, 252ff. = GRUR-RR 2003, 50; OLG Düsseldorf, 10.10.2002, Mitt. 2003, 264ff.; OLG Frankfurt, 20.2.2003, GRUR-RR 2003, 201ff.; OLG Karlsruhe, 10.12.2003, GRUR-RR 2004, 97ff.; BGH, 9.1.2007, WRP 2007, 802ff.; Nieder, Die mittelbare Patentverletzung – eine Bestandsaufnahme, GRUR 2006, 977ff.; König, Mittelbare Patentverletzung, Mitt. 2000, 10ff.; Meier-Beck, GRUR 1993, 1ff.; Jäger/Heitmann, GRUR 1999, 542ff. bzgl. Markenlizenzen; bzgl. Markenverletzungen z.B. OLG Koblenz, 29.11.2001, GRUR-RR 2002, 127; bzgl. Namensrechtseingriffen OLG München, 8.11.2001, GRUR 2002, 453f. = Mitt. 2001, 447ff.; Heermann, GRUR 1999, 625ff.; zum Schadensersatz und Bereicherungsausgleich bei Patentrechtsverletzungen: von der Osten, Mitt. 2000, 95ff.; von Rospatt, Mitt. 2000, 287ff.; Keukenschrijver, Mitt. 2000, 436ff., 441f.; Rings, GRUR 2000, 839ff.; Götz, GRUR 2001, 295ff.; Fähndrich/Tilmann, GRUR 2001, 901ff.; Fitzner/Tilmann, Mitt., 2ff.; Nirk, GRUR 2001, 984ff.; Holzapfel zu § 10 PatG als Rechtszuweisungsnorm, GRUR 2002, 193ff.; Nieder, Entschädigungs- und Restentschädigungsanspruch bei mittelbarer Erfindungsbenutzung, Mitt. 2004, 241f.; Schiuma, Zum Begriff der Patentverletzung in Italien, insbesondere zur indirekten Patentverletzung, GRUR Int. 2003, 813ff.; Tilmann, Patentverletzung bei Genpatenten, Mitt. 2002, 438ff. m.w.N.; Allekotte, Erschöpfung durch Zahlung?, Mitt. 2004, 1ff.; s. Schmidt-Troschke, BB 1996, 1531ff., zur Einbringung einer Generallizenz in eine Kapitalgesellschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten; auch bei der Übertragung von Firmen(-teilen) wird die Bewertung (Due Diligence) von Rechten immer bedeutsamer. Vgl. hierzu z.B. Pollanz, BB 1997, 1351ff.; Bihr, BB 1998, 1198ff.; Krüger/Kalbfleisch, DStR 1999, 174ff.; zu finanziellen Überlegungen bei internationalen Lizenzverträgen aus Sicht der USA: Loza/Chotkowski/Stevens/Urbanchuk, Les Nouvelles, 2006, 120ff.; zur Umsetzung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums: Seichter, WRP 2006, 391ff.; zur Patentbewertung Ensthaler/Strübbe/Zech, WRP 2006, 1157ff.; zu Bezahlungsmethoden bei Internet Licensing: Gordon, CRi 2000, 2ff., 7; Patin/Khoury, Les Nouvelles 2002, 7ff.; das Arbeitnehmererfindungsgesetz wurde bzgl. § 42 ArbNErfG novelliert (18.1.2002, BGBl. I, 24.1.2002, 414). Stichtag ist der 7.2.2002; s. hierzu nur Bartenbach/Hellebrand, Mitt. 2002, 165, 169, und Bartenbach/Volz, GRUR 2002, 743ff. Siehe zu Lizenzgebühren in Japan die Analyse der Einfuhr ausländischer Technologie Jahresbericht 1996, Amt für Wissenschaft und Technik, Hrsg.: Japanisches Finanzministerium, 23; zur Berechnung der Erfindervergütung in Japan: Bezirksgericht Tokyo, 30.1.2004, – „Blaue Diode“, GRUR Int. 2005, 439ff., und dazu Petersen-Padberg/Klusmann, GRUR Int. 2005, 370ff.; vgl. zu kartellrechtlichen Problemen Groß, Rn. 537ff., 582ff. Zur mittelbaren Patentverletzung und zur entsprechenden Schadensberechnung aktuell (s. auch oben in dieser Fn. weitere ältere Nachweise): BGH, 9.1.2007, GRUR 2007, 679ff. – Haubenstretchautomat; Fabry/Trimborn, Die unmittelbare Patentverletzung – Das unterschätzte Geschäftsrisiko, GRUR 2008, 861ff.; Ehlers/Fock/Harlfinger/Horstmann/Jaekel/Königer/Lunze/Pitz/Schober/Schohe, Haftung für die mittelbare Verletzung von Rechten des Geistigen Eigentums, GRUR Int. 2008, 935ff.; Langfinger, Mittelbare Patentverletzung – ein internationaler Vergleich, 2009, 104ff., VPP-Rundbrief 2009, 104ff.; Haedicke, Schadensersatz bei mittelbarer Patentverletzung, GRUR 2009, 273ff.; der BGH, 23.7.2008, Mitt. 2009, 419ff. – Bodybass = GRUR-RR 2009, 121ff. = GRUR 2009, VIII, bejaht eine Lizenzgebührenzahlungspflicht (§ 15 PatG) nicht nur in den Fällen, in denen das Patent mangels erfinderischer Leistung oder wegen fehlender Neuheit nicht schutzfähig ist, sondern auch dann, wenn es mangels Ausführbarkeit der technischen Lehre zu Unrecht erteilt ist; vgl. auch Köllner, Mitt. 2010, 97ff.; Petersen/Wurzer/Grünewald/Zwirner, Mitt. 2010,111ff. und Natusch, Mitt. 2010, 118ff., Kasperzak/Nestler, passim, Nabrotzki, passim, zur Bewertung von Schutzrechten; OLG Düsseldorf, 19.7.2018, Mitt. 2018, 74ff. – Schweinefußboden; vgl. auch die Websites www.answers.com/topic/royalties und www.absoluteastronomy.com/topics/Royalties, die jeweils Hinweise zur Lizenzgebührengestaltung sowie kleinere Übersichten zu branchenspezifischen Lizenzgebührensätzen in übersichtlicher Form bieten (beide Seiten zuletzt abgerufen am 6.2.2020). Siehe auch Fabry/Kouskoutis, Schiffbruch statt Schatzsuche, Mitt. 2011, 345ff.; Wurzer/Grünewald/Stübiger, Patente in der Unternehmensfinanzierung, Mitt. 2011, 336ff.; Normenausschuss NA 159-01-07 AA (Joachim von Oppen), Eine DIN-Norm zur monetären Bewertung von Patenten: DIN 77100 „Patentbewertung – monetäre Bewertung von Patenten“ Mitt. 2012, 486ff.; Menninger, Neue Standards zur Bewertung von Patenten und Technologien, GRUR-Prax 2012, 102ff.; Nestler, Angemessene Lizenzbewertung anhand der Profit-Split-Methode: Was man von der Knoppe-Formel lernen kann, BB 2013, 2027ff.; Creed, Steuergestaltung über Lizenz- bzw. Patentboxen, GRUR-Prax 2014, 346ff. Hellebrand, Ableitung von angemessenen Lizenzsätzen aus ökonomischer Perspektive?, Mitt. 2014, 494ff.; Gehm, Umsatzsteuerliche Fragestellungen bei Patentverwertung, Mitt. 2019, 398ff.; siehe des weiteren Kapitel N. in diesem Werk und Groß/Strunk, Lizenzgebühren, 5. Aufl., Teil B., passim.

2. Bewertungsfaktoren

3

Es wird hier nur auf einige wesentliche Gesichtspunkte hingewiesen, die für die Festlegung der Lizenzgebühr eine Rolle spielen können. Es sind dies z.B.:

2.1 Allgemein

Umfang des Benutzungsrechts (Monopolstellung, die der Lizenznehmer erlangt).

2.2 Verkaufsobjekt

 – Art des Erzeugnisses (einmalige oder wiederkehrende Fertigung, Type)

 – Verkaufspreise

 – Kalkulation

 – Geplante Stückzahl des Erzeugnisses und seiner Teile

2.3 Fertigung

 – Fertigungsreife

 – Entwicklungs- und Versuchskosten

 – Mögliche Fertigungsart (Einzelfertigung, Serienfertigung)

 – Anforderungen an die Fertigung (maschinelle Ausrüstung, Werkzeuge, Modelle, Vorrichtungen, Arbeitskräfte, Materialbeschaffung)

 – Einordnung in das Fertigungsprogramm

 – Auftretende Engpässe und sonstige Schwierigkeiten

 – Fertigungskosten

 – Zusätzlicher Finanzbedarf und seine Deckungsmöglichkeiten

 – Fertigungsrisiken

 – Auswertung und Untervergabe von Lizenzen

2.4 Marktsituation

 – Marktanteil (nach den in Betracht kommenden Ländern spezifiziert)

 – Konkurrenzlage Marktstellung des Lizenzgebers Mitbewerber (auch künftig mögliche) in Bezug auf das Erzeugnis in Bezug auf die Lizenz

 – Konkurrenzerzeugnisse Lieferfähigkeit (eigene und fremde) Aufnahmefähigkeit des (betreffenden) Marktes; (vorsichtig geschätzte) Umsatzerwartung (geschätzte) Umsatzerwartung Import/Export im Lande des Lizenznehmers (Zollschutz) Entstehende Konkurrenz auf dritten Märkten (drohende Umsatzverluste, Gewinnminderung) Einfluss auf die Ergebnis-Entwicklung (Gewinne oder Verluste) Wie hoch ist das Risiko? Gefahr der technischen Überholung

2.5 Technischer Stand

 – Weiterentwicklung im eigenen Unternehmen (Konzentration der Entwicklungsarbeit aus Gründen der Rationalisierung und Sicherheit)

 – Weitergabe von Ergebnissen der Forschungs- und Entwicklungsarbeit (vertragliche Ansprüche)

 – Weiterentwicklung in fremden Unternehmen (Rückfluss von Knowhow bzw. Verbesserungserfindungen)

 – Voraussichtliches Veralten der betreffenden Type (technischer Fortschritt)

 – Patentlage

 – Patentlizenzen und sonstige Know-how-Verträge

 – Spezielle (ungeschützte) Erfahrungen

 – Technischer Reifegrad; Automatisierungsgrad

 – Produktionsverhältnisse beim Lizenznehmer

 – Möglicherweise frei werdende Kapazität

2.6 Absatzverhältnisse

 – Konditionen (auch Garantieleistungen)

 – Kundendienst (Service)

 – Werbung (einschließlich Unterlagen)

 – Verwendung des Namens des Lizenzgebers (Eintragung des Markennamens im Empfängerland; negative Wirkungen bei verminderter Qualität)

 – Verkaufsorganisation

 – Bindungen des Lizenznehmers hinsichtlich der Belieferung bestimmter Märkte

2.7 Lizenznehmer

 – Nutzen für den Lizenznehmer eingesparte Kosten ermäßigte Selbstkosten (z.B. Entwicklungskosten, ausbleibende Fehlentwicklungen, Beratungskosten, Kosten für die Beschaffung von Produktionsmitteln und den Aufbau zusätzlicher Abteilungen) größere Umsatzmenge erhöhte Verkaufserlöse

 – Entwicklungsstand des Lizenznehmers Ausbildungsniveau des Landes, wirtschaftliche Verhältnisse bestehendes Unternehmen mit Fertigung ähnlicher Erzeugnisse ohne Fertigung ähnlicher Erzeugnisse neues Unternehmen

 – Finanzielle Stärke des Partners

 – Erfahrungen mit Fairness des Lizenznehmers (Vertrauensverhältnis)