Czytaj książkę: «Der Lizenzvertrag», strona 18
5. Geheimhaltung
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Sowohl bei der ausschließlichen als auch bei der einfachen Lizenz besteht die Geheimhaltungspflicht des Lizenzgebers – ebenso wie die des Lizenznehmers – in vollem Umfange, soweit sie sich auf Kenntnisse oder Maßnahmen bezieht, die nicht Inhalt der Patentanmeldung und ihrer Anlagen sind. Dies gilt daher für eine nicht veröffentlichte Erfindung oder für eine nicht angemeldete Erfindung ebenso wie bei der Vergabe von zusätzlichem, begleitendem Know-how. Hier sind alle Anstrengungen zu unternehmen, um eine Kenntniserlangung von Dritten zu verhindern.49
6. Verteidigung des Schutzrechtes
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Die herrschende Meinung verneint unabhängig davon, ob es um eine ausschließliche oder um eine einfache Lizenz geht, die Pflicht des Lizenzgebers, gegen Schutzrechtsverletzungen einzuschreiten.50 Dies leuchtet bei einer ausschließlichen Lizenz ein, da sich der ausschließliche Lizenznehmer aufgrund des dinglichen Charakters seiner Lizenz51 selbst verteidigen kann. Bei der einfachen Lizenz erscheint diese Auffassung jedoch nicht ohne Weiteres als gerechtfertigt, da nur der Lizenzgeber die Möglichkeit hat, gegen einen Schutzrechtsverletzer vorzugehen. Zwar ist das Nichteinschreiten gegen einen Verletzer des Schutzrechtes in der Tat der Vergabe einer Gratislizenz nahestehend.52 Auch die Gratislizenz kann der Lizenzgeber jedoch nicht willkürlich vergeben.53 So hat auch der Bundesgerichtshof bei einer einfachen Lizenz, bei der eine Meistbegünstigungsklausel vereinbart war, aus der Natur dieser Klausel gefolgert, dass sich der Lizenzgeber eine Kürzung der Lizenzgebühr gefallen lassen müsse, wenn er gegen Verletzungen des Schutzrechts nicht einschreite.54 Dies komme der Erteilung einer Gratislizenz gleich. Durch die Meistbegünstigungsklausel aber sei der Lizenzgeber verpflichtet, den Lizenznehmer nicht schlechter zu stellen als andere künftige Lizenznehmer.55
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Es empfiehlt sich – insbesondere bei der einfachen Lizenz – festzulegen, ob der Lizenzgeber verpflichtet ist, gegen Verletzer einzuschreiten. Ist dies der Fall, so werden häufig Abmachungen über die Kostentragung getroffen. Unter Umständen kann sich der Lizenzgeber auch verpflichten, die Prozessführungsbefugnis für den ihm zustehenden Unterlassungsanspruch an den Lizenznehmer zu übertragen.
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Es ist selten, dass sich der Lizenzgeber verpflichtet, wenn dem Vertrag kein Schutzrecht zugrunde liegt, gegen denjenigen vorzugehen, der in unlauterer Weise nachbaut.56
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Da der Inhaber einer einfachen Lizenz den ihm entstandenen Schaden gegenüber dem Patentverletzer nicht geltend machen kann, ist zu erwägen, ob der Lizenzgeber die Verpflichtung übernehmen soll, ihm den Schaden zu ersetzen, der ihm durch Patentverletzungen entsteht, soweit er selbst vom Verletzer Befriedigung erlangen kann.57
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Zur Vermeidung von Kollisionen sollte bestimmt werden, ob der Lizenzgeber oder der Lizenznehmer gegen Patentverletzungen vorzugehen hat.58
32 Vgl. §§ 581 Abs. 2 i.V.m. 535 BGB; Staudinger, Anm. 150, 157 zu § 581 BGB. 33 Vgl. Benkard, PatG, Rn. 150 zu § 15; Lüdecke/Fischer, S. 252 ff.; Schade, S. 82; Henn, Rn. 191 m.w.N. 34 Vgl. Lüdecke/Fischer, S. 270; Pietzcker, PatG, Anm. 32 zu § 6; Reimer, PatG, Rn. 96 zu § 9; Benkard, PatG, Rn. 150 zu § 15 m.w.N. 35 Vgl. Lüdecke/Fischer, S. 270. 36 Benkard, PatG, Rn. 150 zu § 15, Rn. 9 zu § 20; zweifelnd auch Troller, GRUR Int. 1952, 108, 115; Schade, S. 82; siehe zu dieser Problematik Kraßer, GRUR Int. 1982, 330. 37 Vgl. z.B. Reimer, PatG, Rn. 96 zu § 9; Lüdecke/Fischer, S. 270. 38 Wie vor. 39 Wie vor. 40 Vgl. RG, 18.8.1937, RGZ 155, 306; Henn, Rn. 326 ff. 41 Vgl. §§ 17, 20 PatG; § 23 GebrMG. 42 Vgl. oben Rn. 201; vgl. auch Pagenberg/Beier, S. 192 Rn. 45. 43 Lüdecke/Fischer, C 85. 44 Vgl. Anhang I. 45 Lüdecke, NJW 1968, 1358; Benkard, PatG, Rn. 152 zu § 15. 46 Lüdecke, NJW 1968, 1358. 47 Vgl. Lüdecke, NJW 1968, 1358. 48 Vgl. dazu Merkblatt des Deutschen Patentamtes über die Erteilung von Auskünften zum Stand der Technik. 49 BGH, 26.11.1954, GRUR 1955, 338, 339; Benkard, PatG, Rn. 148 zu § 15; Kraßer, GRUR Int. 1982, 331. 50 Benkard, PatG, Rn. 153 f. zu § 15; Lüdecke/Fischer, C 108; Kraßer, GRUR Int. 1982, 331 m.w.N.; Henn, Rn. 321 ff. m.w.N.; Pagenberg/Beier, S. 84 ff. 51 Vgl. dazu Rn. 36, 361, 365. 52 So die h.M., vgl. z.B. Kraßer, GRUR Int. 1982, 331. 53 Vgl. dazu unter Rn. 381. 54 BGH, 29.4.1965, NJW 1965, 1861. 55 BGH, 29.4.1965, NJW 1965, 1861; vgl. auch Rn. 381. 56 Vgl. Rn. 413. 57 Vgl. Rn. 412. 58 Vgl. Rn. 407.
V. Pflichten des Lizenzgebers im Hinblick auf die eigene Benutzung und die Vergabe weiterer Lizenzen
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Ist eine ausschließliche Lizenz erteilt, so ergibt sich daraus, dass der Lizenzgeber gehalten ist, soweit die ausschließliche Lizenz reicht, selbst keine Benutzungshandlungen vorzunehmen, es sei denn, dass er sich dies vorbehalten hat und somit eine sog. alleinige Lizenz vorliegen würde.59 Er darf in diesen Fällen keine weiteren Lizenzen vergeben.60
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Bei einer einfachen Lizenz ist der Lizenzgeber berechtigt, den Lizenzgegenstand zu benutzen. Er darf auch weitere Lizenzen vergeben. Es würde aber gegen Treu und Glauben verstoßen, wenn der Lizenzgeber willkürlich Freilizenzen vergeben würde.61
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Durch Vertrag kann bestimmt werden, dass der Lizenzgeber keine weiteren Lizenzen vergeben darf oder nur eine bestimmte Anzahl unter bestimmten Bedingungen oder nur eine bestimmte Anzahl oder schließlich eine unbestimmte Anzahl nur unter bestimmten Bedingungen. In der Praxis spielen vor allem Vereinbarungen über die Bedingungen eine Rolle, unter denen der Lizenzgeber weitere Lizenzen vergeben kann. Sie sollen den Lizenznehmer davor schützen, dass Dritte einen Wettbewerbsvorsprung erlangen. So finden sich Formulierungen, wonach weitere Lizenzen zu keinen günstigeren Bedingungen vergeben werden dürfen oder, wenn einem Dritten günstigere Bedingungen eingeräumt werden, diese auch dem Lizenznehmer einzuräumen sind (Meistbegünstigung). Wenn sich diese Klauseln auch einfach anhören, so können sie doch in der Praxis zu Schwierigkeiten führen, weil Lizenzverträge verschieden ausgestaltet sein können und ein Vergleich dann kaum möglich ist.62 Eine Klausel, wonach der Lizenzgeber verpflichtet ist, Mitteilung zu machen, wenn er weitere Lizenzen im Vertragsgebiet vergibt, ist in jedem Fall empfehlenswert.
59 Vgl. Rn. 36, 38, 361. 60 Vgl. Rn. 364. 61 Vgl. Rn. 381. 62 Vgl. hierzu die Beispiele bei Rasch, S. 49 ff., und die Stellungnahme von Weidlich, GRUR 1933, 796, sowie Reimer, PatG, Rn. 81 zu § 9; siehe auch Henn, Rn. 366, 395 m.w.N., und Benkard, PatG, Rn. 154 zu § 15. Vgl. zur Meistbegünstigungsklausel auch Rn. 381.
VI. Pflichten des Lizenzgebers, die Verbesserungen am Lizenzgegenstand betreffen
1. Pflicht zur Vornahme von Verbesserungen
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Ebenso wie für den Lizenznehmer63 besteht für den Lizenzgeber grundsätzlich keine Verpflichtung, auf Verbesserungen bedacht zu sein, wenn sich nicht aus dem Vertrag oder aus den Umständen des Einzelfalls etwas anderes ergibt.
2. Mitteilungspflicht und Pflicht zur Einräumung von Rechten an Verbesserungen
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Es besteht grundsätzlich auch keine Pflicht des Lizenzgebers, Verbesserungen dem Lizenznehmer mitzuteilen und ihm Rechte hieran einzuräumen, es sei denn, dass dies im Vertrag vereinbart oder ein derartiger Wille der Vertragspartner aus der Ausgestaltung des Vertrags zu entnehmen wäre.
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In aller Regel treffen die Parteien jedoch Vereinbarungen, wonach der Lizenzgeber dem Lizenznehmer Verbesserungen mitzuteilen und ihm eine Benutzungsbefugnis einzuräumen hat. Meist geschieht dies in der Form, dass dem Lizenznehmer gestattet wird, Verbesserungen im Rahmen der Lizenz zu verwerten, ohne dass dadurch eine Erhöhung der Lizenzgebühr eintritt. Zur Klarstellung kann es zweckmäßig sein festzustellen, was für völlige Neukonstruktionen gelten soll. Man wird den Lizenzgeber allerdings kaum für verpflichtet halten können, schutzfähige Erfindungen, die er auf dem sachlichen Vertragsgebiet gemacht hat, zum Patent oder Gebrauchsmuster anzumelden sowie Arbeitnehmererfindungen zu diesem Zweck unbeschränkt in Anspruch zu nehmen, da die Entscheidungsfreiheit des Lizenzgebers dadurch zu sehr eingeschränkt würde.64
Vor allem in den Fällen, in denen der Lizenznehmer den Lizenzgegenstand nach Ablauf des Lizenzvertrages frei benutzen kann, empfiehlt es sich, Vereinbarungen darüber zu treffen, ob und ggf. unter welchen Bedingungen er Verbesserungen des Lizenzgebers nach Beendigung des Lizenzvertrages weiterbenutzen darf. Hierbei kann vor allen Dingen vereinbart werden, dass der frühere Lizenznehmer z.B. bei der Weiterverwendung von geheimem Know-how während einer angemessenen Dauer und, sofern das Wissen geheim bleibt, hierfür angemessene Zahlungen leistet.65
Folgendes Praxisbeispiel zeigt die Bandbreite: „A will inform B in written form about essential improvements/advancements of the IPR described in I.1. originating solely from and belonging exclusively to A or to which A has the right to grant licenses thereunder being not restricted by any prior contracts or legal regulations to grant licenses. B shall have two months from the receipt of this information to communicate A that B is interested in these improvements/advancements and if patent applications that are going to be filed for these improvements/advancements shall become IPR under this Contract. There will not be any additional royalties for B or its Affiliates or sublicensees for the use of these IPR. B shall bear a portion of the costs for this IPR the parties shall agree upon if B requests that such IPR becomes part of this Contract. Prior to disclosing any of such improvements/advancements to B, A may, if necessary, to comply with prior agreements A has with third parties, request that B enter a confidentiality agreement with A protecting the confidentiality of such improvements/advancements. There shall be no restrictions on B’s and its Affiliates or sublicensees right to use non-patented improvements/advancements regarding the process covered by the IPR. For this, additional royalties will not be required either. This Section 12 shall continue after any termination or expiration of this Contract.“
63 Vgl. Rn. 166 ff. bzgl. des Lizenznehmers; bzgl. des Lizenzgebers siehe nur Benkard, PatG, Rn. 147, 156 zu § 15 und Henn, Rn. 168 m.w.N. 64 Wegen der kartellrechtlichen Zulässigkeit von Vereinbarungen über Verbesserungen vgl. Rn. 537 ff., 549 f., 582 ff., 612, 781 ff. 65 Vgl. Caroux/Terrapin, GRUR Int. 1981, 56.
E. Mängelhaftung des Lizenzgebers, Haftung des Verkäufers von Rechten
I. Allgemeines
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Von den Fällen der Unmöglichkeit (Unvermögen) unterscheidet das deutsche Recht diejenigen, in denen die versprochene Leistung als solche erbracht werden kann, jedoch mangelhaft ist. Der Mangel kann darin bestehen, dass der Lizenznehmer in der Ausübung seiner Rechte durch Rechte Dritter beeinträchtigt wird, oder darin, dass die der Lizenz zugrunde liegende Erfindung nicht die Eigenschaften besitzt, die zum vertragsgemäßen Gebrauch erforderlich sind. Im einen Fall spricht man von Rechtsmängeln, im anderen von Sachmängeln. Hinsichtlich der Frage, wofür der Lizenzgeber im Einzelnen einzustehen hat, ergeben sich aufgrund der Eigenart des Lizenzvertrages erhebliche Schwierigkeiten. Daraus erklärt sich, dass die Rechtsprechung nicht einheitlich ist und dass, soweit sich im Laufe der Zeit bestimmte Grundsätze herausgebildet haben, die Begründung unterschiedlich ist und weniger auf rechtliche als auf wirtschaftliche Erwägungen gestützt wird. Der Bundesgerichtshof verwies in seinen Entscheidungen regelmäßig auf eine ganze Palette unterschiedlicher Rechtsgrundlagen, die das gleiche Ergebnis stützen sollten. Dabei reichte diese Palette von der rechtsähnlichen Anwendung kaufrechtlicher Vorschriften1 sowie einer Kombination aus kauf-, miet- und pachtähnlichen Grundsätzen2 über die allgemeinen Vorschriften über Nichterfüllung3 bis zu den gesetzlichen Regelungen über Treu und Glauben4 und dem Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB n.F.5). Die einschlägigen Entscheidungen werden daher häufig oft rein kasuistisch dargestellt, ohne dass der Versuch eines systematischen Überblicks gemacht wird. Dies bringt eine erhebliche Rechtsunsicherheit mit sich. Deshalb ist auch nach wie vor die Forderung von Trüstedt6 aktuell, aus dem bürgerlichen Recht Grundsätze abzuleiten, die auf Lizenzverträge zumindest analog angewendet werden können.7
In den letzten Jahren wurden aufgrund der Fusionen und Börsengänge – in den Jahren 2001–2003 aufgrund besonders vieler Insolvenzen – immer häufiger bei Transaktionen auch Rechte, insbesondere Patente in die Risikobewertung der Käufer, Investoren, Banken und Versicherungen einbezogen. Die Käufer der Rechte mussten und müssen bei der Bilanzierung nach internationalen Standards (z.B. IAS, GAAP) ebenfalls Haftungsrisiken lizenzierter und/oder gekaufter Rechte berücksichtigen.
1 § 433 Abs. 1, 2 i.V.m. § 280 BGB. 2 Vgl. dazu BGH, 28.6.1978, GRUR 1979, 768. 3 § 326 BGB a.F. 4 § 242 BGB. 5 BGH, 12.4.1957, GRUR 1957, 595, 596; BGH, 22.5.1959, GRUR 1960, 44, 45; BGH, 12.1.1961, BB 1961, 617; BGH, 1.12.1964, GRUR 1965, 298, 301; vgl. dazu Kraßer, GRUR Int. 1982, 335. 6 Trüstedt, GRUR 1939, 516; auch die diesbezüglichen Bemühungen von Kraßer, GRUR Int. 1982, 335, sind insofern zu begrüßen, obwohl das gefundene Ergebnis, d.h. die Ausrichtung der Haftung des Lizenzgebers nach kaufrechtlichen Maßstäben, nicht unproblematisch ist. 7 Vgl. Rn. 20 ff.
II. Mängelhaftung für Sachmängel
1. Rechtslage vor dem 1.1.2002
a) Voraussetzungen der Haftung
aa) Allgemeines
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Eine Patentlizenz beinhaltet nicht lediglich einen Verzicht des Lizenzgebers auf die Geltendmachung seines Monopolrechts gegenüber dem Lizenznehmer, sie enthält vielmehr auch die Verpflichtung zur Verschaffung eines Nutzungsrechts.8 Daraus ergibt sich schon, dass es nicht damit getan ist, dass lediglich ein Patentrecht existiert, vielmehr muss in der Regel die dem Patent zugrunde liegende Erfindung bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit eine Benutzungsmöglichkeit zu dem nach dem Vertrag bestimmten Gebrauch gegeben ist.9 Fehlen diese, so spricht man kurzerhand von Sachmängeln, obwohl keine Sache Gegenstand des Vertrages ist. Schwierig ist die Feststellung der Voraussetzungen, die die Erfindung erfüllen muss.
bb) Meinungen, die in der Literatur vertreten werden
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In der Literatur wird/wurde ganz allgemein die Auffassung vertreten, dass der Lizenzgeber für die technische Ausführbarkeit und für die Brauchbarkeit der Erfindung zu dem angegebenen Zweck einzustehen hat,10 nicht dagegen für die kommerzielle Verwertbarkeit.11 Der Lizenzgeber haftet also nicht für Konkurrenzfähigkeit der aufgrund des Lizenzvertrags hergestellten Erzeugnisse und auch nicht für die Rentabilität der Produktion.
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Darüber, was unter technischer Ausführbarkeit und unter Brauchbarkeit zu verstehen ist, gehen die Meinungen auseinander. Die verständlichste Definition für den Begriff „technische Ausführbarkeit“ gibt Pietzcker, der sie für gegeben hält, wenn die Erfindung mit den der gegenwärtigen Technik zur Verfügung stehenden Mitteln ausgeführt werden kann, während Brauchbarkeit bei ihm bedeutet, dass die Erfindung das Ziel erreichen muss, dessen Erreichung sie sich vorgenommen hat.12
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Die Definition, die in dem Kommentar von Krausse/Katluhn/Lindenmaier gegeben wird, kann dagegen missverstanden werden. Unter Ausführbarkeit ist danach zu verstehen die Möglichkeit, am Anmeldungstag die Kenntnis der technischen Mittel und diese Mittel selbst zur Verfügung zu haben, vermöge derer nach dem Inhalt der Erfindung das in ihr erstrebte technische Ziel wiederholbar erreicht werden kann. Unter technischer Brauchbarkeit ist danach die Eignung der Erfindung zu verstehen, das technische Ziel, das sie sich gesetzt hat, zu erreichen.13
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Rasch hält technische Ausführbarkeit für gegeben, wenn sich die vom Erfinder gestellte Aufgabe mit den von ihm angegebenen Mitteln lösen lässt. Diese Definition scheint die Brauchbarkeit im Sinne von Pietzcker schon zu umfassen. Rasch verlangt darüber hinaus, dass die Erfindung fabrikmäßig ausführbar ist. Dies ist nach seiner Ansicht dann der Fall, wenn die Erfindung nicht nur bei Versuchen, sondern beim technischen Handeln im großen Stil ausgeführt werden kann. Er hält eine scharfe Grenzziehung zwischen technischer Brauchbarkeit und kommerzieller Verwertbarkeit nicht für möglich, weil die Grenzen flüssig seien. z.B. könne eine Erfindung zwar technisch ausführbar sein, jedoch nur auf Kosten der Rentabilität. Eine richtige Rechtsfindung sei daher nur aufgrund der Würdigung aller Umstände des Einzelfalls möglich. Die von Rasch erwähnten Gesichtspunkte können zwar zu Schwierigkeiten führen, jedoch zwingt dies nicht dazu, die vorgenommenen Unterscheidungen zu verwerfen. Auch bei anderen Rechtsfragen ist die Unterscheidung manchmal schwierig, aber trotzdem nicht zu entbehren. Man wird auch die technische Ausführbarkeit dann als nicht gegeben erachten müssen, wenn unzumutbare Aufwendungen erforderlich wären.
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Reimer14 und im Anschluss daran Klauer/Möhring15 halten die Unterscheidung zwischen technischer Ausführbarkeit und technischer Brauchbarkeit für künstlich und wollen sich damit begnügen, den Lizenzgeber schlechthin für die Ausführbarkeit der Erfindung haften zu lassen.
cc) Rechtsprechung
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In der Entscheidung des Reichsgerichts wurde klar ausgesprochen, dass der Lizenzgeber für die technische Ausführbarkeit zu haften hat.16 Es wurde dabei zum Ausdruck gebracht, dass die technische Ausführbarkeit streng von der gewerblichen Verwertbarkeit zu unterscheiden ist.
Auch in einer späteren Entscheidung hielt das Reichsgericht an dieser Rechtsprechung fest, wenn es auch an die technische Ausführbarkeit keine so hohen Ansprüche stellte, wie dies in dem oben genannten Urteil geschah, wo Gegenstand des Lizenzvertrages ein Entschirrungsapparat war.17 Es wird darauf hingewiesen, dass das Verlangen nach absoluter Zuverlässigkeit sich bei dem Entschirrungsapparat aufgrund des mit dieser Vorrichtung verfolgten Zwecks rechtfertige, um eine sichere Entschirrung zur Abwehr einer drohenden Gefahr zu gewährleisten. Derartige Anforderungen könne man dagegen nicht an einen Taschenschirm stellen.
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In einer weiteren Entscheidung hieß es, dass der Lizenzgeber beim Fehlen besonderer Vereinbarungen für die Fabrikationsreife der Erfindung nicht einzustehen habe.18 Hierin komme die gewagte Natur solcher Verträge zum Ausdruck. Weiter wurde ausgesprochen, dass der Lizenznehmer das mit der Möglichkeit gewinnbringender Verwertung des Schutzrechts verbundene Wagnis trage.
Dieser in der Literatur bereits ausgeführte, allgemein anerkannte Grundsatz wurde auch in zahlreichen anderen höchstrichterlichen Entscheidungen anerkannt.19
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Der Bundesgerichtshof schloss sich der Auffassung des Reichsgerichts an.20 Er führte aus, dass der Lizenzgeber grundsätzlich für die technische Ausführbarkeit der Erfindung hafte, also für einen Mangel derselben, nicht aber für die gewerbliche Verwertbarkeit, also für die Möglichkeit, die Erfindung nutzbringend auszubeuten. Diese Grundsätze seien auch auf Verträge anzuwenden, denen eine Patentanmeldung zugrunde liege. Die Erfindung müsse brauchbar sein, d.h. der nach der Vereinbarung erstrebte technische Verwendungszweck müsse erreicht werden können; dagegen hafte der Lizenzgeber ohne besondere Vereinbarung nicht für fehlende Fabrikationsreife. Diese Rechtsprechung hat der BGH noch einmal ausdrücklich bestätigt und den Grundsatz betont, dass der Lizenzgeber auch ohne ausdrückliche Zusicherung für die Brauchbarkeit des Verfahrens zu dem vertraglich vorgesehenen Zweck einzustehen hat.21
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Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass nur die Entscheidung des Reichsgerichtes vom 15.2.193622 zu dieser kontinuierlichen Rechtsprechung im Widerspruch steht. In dieser Entscheidung wurde der Anspruch auf Rückzahlung von Lizenzgebühren abgelehnt, obwohl die Erfindung unbrauchbar und unausführbar war. Das Reichsgericht begründete dies damit, dass auch ein Patent, das eine unbrauchbare und unausführbare Erfindung schütze, dem Lizenznehmer Vorteile bringen könne.
