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ISBN: 978-3-8005-1723-7

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Vorwort

Lizenzverträge, d.h. Verträge über die Einräumung von Benutzungs-, Herstellungs- und Vertriebsrechten an einem Patent, einem Gebrauchsmuster, einem Softwareurheberrecht oder Geschmacksmuster oder auch an einer Marke, sind seit langer Zeit wichtiger Bestandteil des modernen Wirtschaftslebens. Dennoch bereitet der Abschluss von Lizenzverträgen häufig Schwierigkeiten. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass Lizenzverträge von der Praxis entwickelt wurden und im Gesetz keine detaillierte Regelung gefunden haben. Erschwerend kommt hinzu, dass Lizenzverträge regelmäßig mit hohen Risiken verbunden sind.

Die Ausführungen zur Haftung vor dem 1.1.2002 und zum Kartellrecht zur GFTT 240/96 und zur GFT 772/2004 wurden weiterhin mitberücksichtigt, da die Lizenzverträge sehr häufig 20 Jahre und länger laufen und somit die bisherige Rechtslage weiterhin relevant ist. Beim Kartellrecht empfiehlt sich die Berücksichtigung auch der bisherigen GFTT, da es kaum relevante Rechtsprechung gab und gibt.

Vor allem aufgrund der Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 772/2004 der EG-Kommission für Lizenzverträge vom 27.4.2004 (GFTT), die am 1.5.2004 in Kraft getreten ist und der neuen Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 316/2014 vom 21.3.2014 (TT-GVO), die am 1.5.2014 in Kraft getreten ist, sind bei der Diskussion über Lizenzverträge kartellrechtliche Fragen noch mehr in den Vordergrund getreten, als dies nach der bis zum 30.4.2004 geltenden GVO Nr. 240/96 schon der Fall war. Ferner ist die Gruppenfreistellungsverordnung für juristische Laien kaum und selbst für den mit der Materie vertrauten Juristen nur schwer verständlich. Es erfolgte ein Paradigmenwechsel. Es gilt seit dem 1.4.2004 das Prinzip der Legalausnahme. In Verbindung mit der ebenfalls am 1.5.2004 in Kraft getretenen VO Nr. 1/2003, die das neue grundlegende Kartellrecht in der EU verkörpert, wurde zwar für Lizenzverträge (Patente-, Know-how- und erstmals auch für Geschmacksmuster- und Softwareurheberrechtslizenzen) ein neuer Ansatz gesucht. Dieser neue Ansatz spiegelt sich u.a. auch in den umfangreichen Leitlinien bereits zu der GFTT und auch in der TT-GVO jetzt wider. Jedoch ist die erstmalige Einführung von Marktanteilsschwellen bei den Anwendern schon vor dem Inkrafttreten der GFTT auf Unverständnis gestoßen und wird eher den Technologietransfer hemmen als fördern.

Die Texte der VO (EU) Nr. 1217/2010 für Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen vom 14.12.2010 sowie die Leitlinien über Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit in der korrigierten Form vom 14.1.2011 wurden im Anhang mit aufgenommen.

Den steuerlichen Teil hat wieder Herr Steuerberater Prof. Dr. Günther Strunk, Hamburg, überarbeitet und aktualisiert, die Fragen der Genehmigungspflicht bei Auslandsverträgen wurden von Herrn Branislav Aleksic, München, bearbeitet. Herrn Aleksic und Herrn Prof. Dr. Strunk ist für ihre wertvolle Mithilfe sehr zu danken.

Der Anhang wurde durch wichtige Regelungen und erstmalig durch einige Vertragsmuster ergänzt. Die Checkliste wurde aktualisiert.

München, im Juni 2020

Dr. Michael Groß

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort
2 Abkürzungsverzeichnis
3 Einleitung: Die Bedeutung des Lizenzvertrages
4 A. Inhalt, Rechtsnatur und Arten des Lizenzvertrages I. Einräumung eines positiven Rechtes 1. An Schutzrechten/Erfindungen, für die noch kein Schutzrecht angemeldet ist oder an einem eingetragenen Design/an Gemeinschaftserfindungen 2. An einem Know-how 3. An einem Softwareurheberrecht/an einer Datenbank 4. An einer Marke II. Rechtsnatur 1. Darstellung der verschiedenen Auffassungen 2. Stellungnahme III. Arten der Lizenzverträge 1. Allgemeines 2. Vertriebs-, Herstellungs- und Gebrauchslizenz 3. Ausschließliche Lizenz 4. Alleinige Lizenz 5. Einfache Lizenz IV. Persönliche Lizenz, Betriebs- und Konzernlizenz 1. Persönliche Lizenz 2. Betriebslizenz 3. Konzernlizenz
5 B. Allgemeine Bestimmungen über Verträge in Anwendung auf Lizenzverträge I. Allgemeines 1. Inlandsverträge II. Abschluss des Lizenzvertrages III. Nichtigkeit von Lizenzverträgen 1. Verstoß gegen die guten Sitten 2. Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot 3. Nichtigkeit bei einer ursprünglich unmöglichen Leistung IV. Unmöglichkeit der Leistung 1. Ursprüngliche Unmöglichkeit und ursprüngliches Unvermögen a) Rechtslage vor dem 1.1.2002 b) Rechtslage ab dem 1.1.2002 2. Nachträgliche Unmöglichkeit, nachträgliches Unvermögen a) Rechtslage vor dem 1.1.2002 b) Rechtslage ab dem 1.1.2002 V. Wegfall der Geschäftsgrundlage 1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 2. Rechtslage ab dem 1.1.2002 VI. Verzug 1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 2. Rechtslage ab dem 1.1.2002 VII. Positive Vertragsverletzung 1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 2. Rechtslage ab dem 1.1.2002 VIII. Verschulden bei Vertragsschluss 1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 2. Rechtslage ab dem 1.1.2002 IX. Vertragsstrafe
6 C. Pflichten des Lizenznehmers, die sich aus der Natur des Lizenzvertrages ergeben oder die vereinbart werden I. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr 1. Bemessung der Lizenzgebühr a) Allgemeines b) Bewertungsfaktoren c) Umsatzabhängige Lizenzgebühr in Prozent3 aa) Begriff bb) Beteiligung am Entgelt cc) Entstehung des Anspruchs d) Stücklizenz aa) Allgemeines bb) Entstehung des Anspruchs e) Zahlung für einen bestimmten Zeitraum oder einmalige Zahlung f) Beteiligung am Gewinn g) Mindestlizenz 2. Veränderung der Lizenzgebühr 3. Umgehung der Lizenz 4. Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebühren für Ausbesserung, Wiederherstellung oder Ersatz in Verkehr gebrachter patentgeschützter Vorrichtungen oder ihrer Teile 5. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr bei Maschinen, die aus geschützten und gemeinfreien Teilen bestehen 6. Gebühr für die Überlassung von Unterlagen und Informationen 7. Fälligkeit 8. Abrechnung und Überprüfung der Abrechnung a) Inhalt der Abrechnungspflicht b) Abrechnungsfrist c) Verletzung der Abrechnungspflicht d) Besondere Vereinbarungen über die Abrechnung 9. Mitteilungspflicht über Umstände, die für den Anspruch auf die Lizenzgebühr von Bedeutung sind 10. Einsicht in die Geschäftsbücher, eidesstattliche Versicherung 11. Verjährung der Lizenzgebühr II. Ausübungspflicht 1. Entstehen der Ausübungspflicht a) Allgemeines b) Ausübungspflicht bei einer ausschließlichen, alleinigen Lizenz99 c) Ausübungspflicht bei einer einfachen Lizenz103 2. Umfang der Ausübungspflicht a) Beginn der Produktion b) Qualitätserfordernisse c) Ausübungspflicht und Preisgestaltung 3. Werbung 4. Verletzung der Ausübungspflicht 5. Wegfall der Ausübungspflicht III. Pflichten des Lizenznehmers, die Verbesserungen am Lizenzgegenstand betreffen 1. Pflicht zur Vornahme von Verbesserungen 2. Benutzung von Verbesserungen 3. Mitteilungspflicht und Pflicht zur Einräumung von Rechten an Verbesserungen IV. Produktionsbeschränkungen während der Dauer des Lizenzvertrags 1. Beschränkungen hinsichtlich der Herstellung von Gegenständen, die unter die Lizenz fallen 2. Beschränkungen hinsichtlich der Herstellung von Gegenständen die nicht unter die Lizenz fallen V. Pflichten des Lizenznehmers hinsichtlich des Vertriebs 1. Räumliche Beschränkung der Lizenz (Gebietslizenz) 2. Preisbindung und Bindung an Geschäftsbedingungen 3. Pflicht zur Anbringung des Namens oder der Marke des Lizenzgebers am Lizenzgegenstand VI. Verpflichtung zum Bezug von Rohstoffen und Teilen VII. Verpflichtung zur Aufrechterhaltung von Schutzrechten und zur Verteidigung der Erfindung gegen Übergriffe Dritter 1. Aufrechterhaltung von Schutzrechten 2. Abwehr von Übergriffen 3. Nichtangriffsabreden 4. Abreden über den Schutzumfang VIII. Verpflichtung des Lizenznehmers nach Beendigung des Lizenzvertrages 1. Beendigung der Tätigkeit 2. Pflicht zur Herausgabe der Unterlagen 3. Pflichten in Bezug auf die Ausstattung 4. Wettbewerbsverbot für die Zeit nach Beendigung des Lizenzvertrages IX. Pflichten des Lizenznehmers hinsichtlich der Übertragung der Lizenz und Erteilung von Unterlizenzen 1. Übertragung von Lizenzen 2. Erteilung von Unterlizenzen

7 D. Pflichten des Lizenzgebers, die sich aus der Natur des Lizenzvertrags ergeben oder die vereinbart werden I. Pflichten beim Abschluss des Vertrags II. Pflicht des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer die Ausübung des Lizenzrechts zu ermöglichen III. Pflichten des Lizenzgebers im Hinblick auf die Haftung 1. Haftung für Mängel bei Vertragsschluss 2. Haftung für Ereignisse, die während der Dauer des Lizenzvertrages auftreten 3. Haftung des Lizenzgebers gegenüber Dritten für Produktmängel 4. Vereinbarungen über die Haftung IV. Pflicht des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer während der Laufdauer des Lizenzvertrages das Benutzungsrecht zu sichern 1. Allgemeines 2. Verzicht auf das Schutzrecht 3. Pflicht zur Zahlung der Jahresgebühren 4. Prüfkosten 5. Geheimhaltung 6. Verteidigung des Schutzrechtes V. Pflichten des Lizenzgebers im Hinblick auf die eigene Benutzung und die Vergabe weiterer Lizenzen VI. Pflichten des Lizenzgebers, die Verbesserungen am Lizenzgegenstand betreffen 1. Pflicht zur Vornahme von Verbesserungen 2. Mitteilungspflicht und Pflicht zur Einräumung von Rechten an Verbesserungen
8 E. Mängelhaftung des Lizenzgebers, Haftung des Verkäufers von Rechten I. Allgemeines II. Mängelhaftung für Sachmängel 1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 a) Voraussetzungen der Haftung aa) Allgemeines bb) Meinungen, die in der Literatur vertreten werden cc) Rechtsprechung dd) Ergebnis ee) Zugesicherte Eigenschaften b) Umfang der Haftung aa) Meinungen, die in der Literatur vertreten werden bb) Rechtsprechung cc) Ergebnis c) Mängelhaftung bei Lizenzverträgen, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen 2. Rechtslage ab dem 1.1.2002 a) Mängelhaftung für Sachmängel III. Haftung für Rechtsmängel 1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 a) Voraussetzungen der Haftung b) Umfang der Haftung aa) Allgemeines bb) Rechtsmängel, die bei Abschluss des Vertrages vorhanden sind und dem Lizenzgeber bekannt sind bzw. bekannt sein mussten cc) Rechtsmängel, die erst nach Abschluss des Lizenzvertrages entstanden sind oder bekannt wurden und die der Lizenzgeber auch bei Beachtung der erforderlichen Sorgfalt nicht kennen konnte (1) Allgemeines (2) Abhängigkeit des Patents (a) Allgemeines (b) Auswirkungen auf die Lizenz (3) Vorbenutzungsrecht117 (a) Allgemeines (b) Auswirkungen auf die ausschließliche/alleinige Lizenz (c) Auswirkungen auf die einfache Lizenz (4) Zwangslizenz (a) Allgemeines (b) Auswirkungen auf die ausschließliche/alleinige Lizenz (c) Auswirkungen auf die einfache Lizenz (5) Wirkungsbeschränkung des Patents im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt und der Staatssicherheit (a) Allgemeines (b) Auswirkungen auf die Lizenz 2. Rechtslage ab dem 1.1.2002 IV. Haftung des Verkäufers von Rechten ab 1.1.2002 1. Hauptpflichten 2. Nebenpflichten 3. Mängelhaftung
9 F. Funktion der ausschließlichen/alleinigen Lizenz I. Allgemeines II. Wirkung der ausschließlichen Lizenz gegen den Rechtsnachfolger des Patentinhabers III. Vergabe weiterer Lizenzen durch den Lizenzgeber IV. Klagerecht des Inhabers einer ausschließlichen Lizenz gegenüber Patentverletzern V. Ausschließliche Lizenz, der kein Schutzrecht zugrunde liegt22 VI. Weitere Rechte des Inhabers einer ausschließlichen Lizenz 1. Übertragung von Rechten durch den Inhaber einer ausschließlichen Lizenz 2. Die Erteilung von Unterlizenzen durch den Inhaber einer ausschließlichen Patentlizenz 3. Übertragung von Rechten und Erteilung von Unterlizenzen durch den Inhaber einer ausschließlichen Lizenz, wenn der Lizenz keine Schutzrechte zugrunde liegen 4. Vererbung der ausschließlichen Lizenz 5. Gesellschafterwechsel beim Lizenznehmer 6. Übertragbarkeit der persönlichen Lizenz, Betriebslizenz49 VII. Beispiele für die Verwertung von Rechten 1. Beispiele für Nutzungsrechte in Lizenzverträgen 2. Unterlizenz 3. Übertragbarkeit der Lizenz 4. Beispiele für Klauseln über Nutzungsrechte in Cross-Lizenzverträgen 5. Beispiel für Regelung der Pflichten von Poollizenzpartnern bzgl. Verwertung der Rechte durch einen Poolpartner (Licensing Administrator) 6. Beispiel für Rechte am Ergebnis in Forschungs- und Entwicklungsverträgen

10 G. Funktion der einfachen Lizenz I. Allgemeines II. Wirkung gegenüber den Rechtsnachfolgern des Patentinhabers III. Kein Klagerecht des Inhabers einer einfachen Lizenz gegenüber Patentverletzern IV. Übertragung der einfachen Lizenz V. Vererbung der einfachen Lizenz, Lizenzvertrag mit einer Gesellschaft VI. Persönliche und Betriebslizenzen
11 H. Verteidigung und Durchsetzung von Schutzrechten und nicht geschützten Erfindungen I. Schadensersatzansprüche aus Schutzrechten 1. Schadensersatzanspruch des Patentinhabers a) Allgemeines b) Schadensberechnung 2. Schadensersatzanspruch des Inhabers einer ausschließlichen oder alleinigen Patentlizenz a) Allgemeines b) Voraussetzungen für die Klageerhebung c) Berechnung des Schadens d) Vermeidung von Kollisionen e) Klageberechtigung bei Erteilung von Unterlizenzen 3. Kein Schadensersatzanspruch des Inhabers einer einfachen Patentlizenz 4. Schadensersatz bei Lizenzverträgen, denen kein Schutzrecht zugrunde liegt84 II. Unterlassungsansprüche 1. Unterlassungsanspruch des Patentinhabers 2. Unterlassungsanspruch des Inhabers einer ausschließlichen/alleinigen Lizenz 3. Kein Unterlassungsanspruch des Inhabers einer einfachen Lizenz a) Allgemeines b) Schutz des Inhabers einer einfachen Lizenz durch den Lizenzgeber vor Patentverletzungen c) Vertragliche Vereinbarungen d) Der Schutz bei Vereinbarung einer Meistbegünstigungsklausel e) Keine Abtretung des Unterlassungsanspruchs f) Einräumung der Prozessführungsbefugnis 4. Unterlassungsanspruch bei Lizenzverträgen, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen114 III. Abhängigkeitsklage 1. Recht des Patentinhabers zur Erhebung der Abhängigkeitsklage 2. Recht des Inhabers einer ausschließlichen/alleinigen Lizenz zur Erhebung der Abhängigkeitsklage 3. Kein Klagerecht des Inhabers einer einfachen Lizenz IV. Nichtigkeitsklage 1. Allgemeines 2. Verzicht des Lizenznehmers auf Erhebung einer Nichtigkeitsklage 3. Unzulässigkeit der Erhebung einer Nichtigkeitsklage V. Verteidigung von Marken
12 J. Auslandslizenzverträge I. Literatur zu Auslandslizenzverträgen II. Genehmigungspflicht 1. Nach deutschem und EU-Recht 2. Nach EU-Recht III. Zahlung bei Auslandslizenzen 1. Anfall des Erlöses in fremder Währung 2. Anfall des Erlöses in deutscher Währung 3. Einzahlung auf ein Auslandskonto IV. Anwendbares Recht 1. Lizenzrecht 2. Patent-, Muster- und Zeichenrecht 3. Unlauterer Wettbewerb 4. Verteidigung von Erfindungen, die dem Lizenzvertrag zugrunde liegen 5. Kartellrecht a) Unabdingbarkeit b) Deutsches und EU-Kartellrecht c) Sonstiges ausländisches Kartellrecht V. Sprache 1. In der der Vertrag ausgefertigt wird 2. In der die Unterlagen zu übergeben sind; anwendbares Maßsystem VI. Gerichtsstand, Schiedsgericht, Mediation, Verhandeln 1. Das Genfer Protokoll über Schiedsklauseln im Handelsverkehr vom 24.9.192385 2. Das Genfer Abkommen zur Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 26.9.192791 3. Das UN-Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 10.6.195896 4. Das europäische Übereinkommen über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit vom 21.4.1961100 5. Das UNCITRAL-Modellgesetz über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit vom 21.6.1985103 6. Schiedsverfahrensgesetz vom 22.12.1997105 7. Haager Judgment Convention (Entwurf) 8. Singapore Convention vom 7.8.2019 9. Mediation, Verhandeln VII. Weitere Probleme bei Auslandslizenzverträgen
13 K. Gesellschaftsähnliche Lizenzverträge I. Voraussetzungen des gesellschaftsähnlichen Lizenzvertrages II. Auf gesellschaftsähnliche Lizenzverträge anwendbare Vorschriften III. Bedeutung für die Praxis
14 L. Markenlizenz I. Allgemeines II. Praxisfälle
15 M. Dauer des Lizenzvertrages I. Schutzrechte, Softwareurheberrechte, Marken, Know-how II. Bei Lizenzverträgen, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen III. Vorzeitige Beendigung des Lizenzvertrages IV. Der Lizenzvertrag in der Insolvenz 1. Allgemeines 2. Konkurs a) Konkurs des Lizenzgebers b) Konkurs des Lizenznehmers 3. Insolvenz a) Insolvenz des Lizenzgebers64 b) Insolvenz des Lizenznehmers
16 N. Steuerliche Behandlung von Lizenzverträgen I. Steuerliche Behandlung der Lizenzgebühr bei unbeschränkt Steuerpflichtigen 1. Behandlung im Einkommensteuerrecht a) Allgemeines b) Bilanzierung aa) Behandlung beim Lizenzgeber bb) Behandlung beim Lizenznehmer (1) Lizenzüberlassung gegen laufende Gegenleistung (2) Lizenzüberlassung gegen Einmalzahlung (3) Bildung von Rückstellung wegen Verletzung fremder Rechte (4) Sonstige Ermittlungsmethoden der Einkünfte bei anderen Einkunftsarten (5) Sonstige Einkunftstatbestände, insbesondere verdeckte Gewinnausschüttungen innerhalb von Konzernunternehmen 2. Umsatzsteuer 3. Gewerbesteuer II. Steuerliche Behandlung der Lizenzgebühr bei Auslandsverträgen 1. Lizenzvergabe an ausländische Lizenznehmer durch inländische Unternehmer a) Allgemeines b) Vermeidung der Doppelbesteuerung 2. Lizenzvergabe an inländische Lizenznehmer durch ausländische Unternehmer a) Gewerbliche Einkünfte gem. § 49 Abs. 1 Nr. 2 EStG: b) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gem. § 49 Abs. 1 Nr. 6 EStG c) Einschränkungen nach dem DBA-Recht d) Einkünfte aus der Nutzung beweglicher Sachen und der Überlassung von Know-how gem. § 49 Abs. 1 Nr. 9 EStG e) Einschränkungen nach dem Abkommensrecht III. Abkommensübersicht und Besonderheiten in einzelnen deutschen Abkommen
17 O. Lizenzvertrag und deutsches Kartellrecht I. Die Vereinheitlichung des deutschen und europäischen Kartellrechts 1. Gewerbliche Schutzrechte und Wettbewerbsordnung II. §§ 17, 18 GWB a.F. (bis 30.6.2005) 1. Allgemeines a) Sachlicher Anwendungsbereich b) Örtlicher Anwendungsbereich c) Rechtsfolgen bei einem Verstoß (Nichtigkeit/§ 139 BGB) d) Schriftformerfordernis e) Gegenseitige Lizenzerteilung und Patentgemeinschaften aa) Einfache gegenseitige Lizenzen bb) Gegenseitige Erteilung von ausschließlichen Lizenzen cc) Patentgemeinschaften f) Verhältnis der §§ 17, 18 GWB a.F. zu Art. 101, 102 AEUV (ex-Art. 81, 82 EGV) 2. Schutzrechtslizenzverträge (§ 17 GWB a.F.) a) Inhalt des Schutzrechts (§ 17 Abs. 1 GWB a.F.) aa) Art der Ausübung des Schutzrechts bb) Umfang der Ausübung des Schutzrechts cc) Mengenbeschränkungen dd) Gebietsbeschränkungen ee) Zeitliche Beschränkungen b) Zulässige Beschränkungen (§ 17 Abs. 2 Nr. 1–5 GWB a.F.) aa) Interesse des Veräußerers oder Lizenzgebers an technisch einwandfreier Ausnutzung des Schutzgegenstands (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 GWB a.F.) bb) Erfahrungsaustausch/Lizenzen auf Verbesserungs- oder Anwendungserfindungen gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 2 GWB a.F. cc) Nichtangriffs-Klauseln (§ 17 Abs. 2 Nr. 3 GWB a.F.) dd) Mindestlizenz (§ 17 Abs. 2 Nr. 4 GWB a.F.) ee) Kennzeichnung der Lizenzerzeugnisse (§ 17 Abs. 2 Nr. 5 GWB a.F.) c) Freistellung auf Antrag (§ 17 Abs. 3 GWB a.F.) 3. Know-how-Verträge (§ 18 GWB a.F.) 4. Software, Marken (§§ 14 ff. GWB a.F.) III. Die Auswirkungen der 7. Novelle des GWB für Lizenzverträge
18 P. Lizenzvertrag und EU-Kartellrecht I. Anwendbarkeit der Art. 101, 102 AEUV auf Wettbewerbsbeschränkungen in Lizenzverträgen 1. Wettbewerbsbeschränkungen 2. Die Bekanntmachung der Kommission über Vereinbarungen von geringer Bedeutung 3. TRIPS II. Die Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 316/2014 für Technologietransfer-Vereinbarungen (Patente, Know-how und Softwareurheberrechte) vom 21.3.2014 1. Einführung a) Entstehungsgeschichte b) Auswirkungen der TT-GVO Nr. 316/2014 unter Berücksichtigung der Auswirkungen der GFTT Nr. 772/2004 2. Anwendungsbereich a) Erfasste Lizenzverträge: Technologietransfer-Vereinbarungen zwischen zwei Unternehmen, die die Produktion der Vertragsprodukte ermöglichen, Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1c) TT-GVO, örtlicher Anwendungsbereich aa) Legal-Definitionen (Art. 1 Abs. 1a) bis Abs. 1r), Art. 1 Abs. 2) (1) „Vereinbarungen“ (Art. 1 Abs. 1a)) (2) „Technologierechte“ (Art. 1 Abs. 1b)) (3) „Technologietransfer-Vereinbarung“ (Art. 1 Abs. 1c)) (4) „Wechselseitige Vereinbarung“ (Art. 1 Abs. 1d)) (5) „Nicht wechselseitige Vereinbarung“ (Art. 1 Abs. 1e)) (6) „Produkt“ (Art. 1 Abs. 1f)) (7) „Vertragsprodukt“ (Art. 1 Abs. 1g)) (8) „Rechte des geistigen Eigentums“ (Art. 1 Abs. 1h)) (9) „Know-how“ (Art. 1 Abs. 1i)) (10) „Relevanter Produktmarkt“ (Art. 1 Abs. 1j)) (11) „Relevanter Technologiemarkt“ (Art. 1 Abs. 1k)) (12) „Räumlich relevanter Markt“ (Art. 1 Abs. 1l)) (13) „Relevanter Markt“ (Art. 1 Abs. 1m)) (14) „Konkurrierende Unternehmen“ (Art. 1 Abs. 1n)) (15) „Selektive Vertriebssysteme“ (Art. 1 Abs. 1o)) (16) „Exklusivlizenz“ (Art. 1 Abs. 1p)) (17) „Exklusivgebiet“ (Art. 1 Abs. 1q)) (18) „Exklusivkundengruppe“ (Art. 1 Abs. 1r)) (19) „Verbundene Unternehmen“ (Art. 1 Abs. 2) bb) Vereinbarung zwischen zwei Unternehmen (Art. 2 Abs. 1) cc) Vereinbarung über Produktion von Vertragsprodukten nach Maßgabe dieser Verordnung (Art. 2 Abs. 1) (1) Verträge zwischen Technologiepools und Lizenznehmern (2) Unterlizenzierbare Lizenz über die Produktion von Vertragsprodukten durch Lizenznehmer und/oder seine Zulieferer (3) Anspruchsverzichts-Vereinbarungen und Streitbeilegungs-Vereinbarungen (4) Zulieferverträge (5) Entwicklungsvertrag für festgelegtes Vertragsprodukt dd) Örtlicher Anwendungsbereich b) Nicht erfasste Lizenzverträge: Vereinbarungen zwischen mehr als zwei Unternehmen/Masterlizenzen/Verträge, die unter andere GVO fallen: GVO (Spezialisierungsvereinbarungen) Nr. 1218/2010, (Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen) Nr. 1217/2010, (vertikale Vereinbarungen) Nr. 330/2010, Kaufverträge/Urheberrechtslizenzen/Markenlizenzen aa) Lizenzverträge zwischen mehr als zwei Parteien bb) Masterlizenzen cc) Verträge, die unter andere GVO fallen: GVO Spezialisierungsvereinbarungen Nr. 1218/2010, GVO Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen Nr. 1217/2010, GVO Vertikale Vereinbarungen Nr. 330/2010 (1) GVO Spezialisierungsvereinbarungen Nr. 1218/2010 (2) GVO Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen Nr. 1210/2010 (3) GVO Vertikale Vereinbarungen Nr. 330/2010 dd) Kaufverträge ee) Urheberrechtslizenzen ff) Markenlizenzen c) Dauer (Art. 2 Abs. 2) 3. Freistellung, soweit Technologietransfer-Vereinbarungen Wettbewerbsbeschränkungen gemäß Art. 101 Abs. 1 AEUV enthalten a) Bewertung, ob Technologietransfer-Vereinbarung Technologienwettbewerb oder technologieinternen Wettbewerb beschränkt b) Bewertung, ob Vereinbarung Beschränkung des Technologienwettbewerbs und/oder des technologieinternen Wettbewerbs bezweckt oder bewirkt 4. Freistellung wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen abhängig von Marktanteilsschwellen, Art. 3, 8 a) Definition des relevanten Markts und Zuordnung der Marktanteile aa) Relevanter Markt (1) Leitlinien zur Marktdefinition (2) Aspekte der Marktdefinition von besonderer Bedeutung für den Technologietransfer (a) Produktmarkt (aa) Produktmarkt: Waren und Dienstleistungen (bb) Räumlich und sachlich relevante Produktmärkte (cc) Austauschbarkeit oder Substituierbarkeit (b) Technologiemarkt (aa) Präsenz der lizenzierten Technologierechte (bb) Räumlich und sachlich relevante Technologiemärkte (cc) Austauschbarkeit oder Substituierbarkeit bb) Zuordnung der Marktanteile (1) Bei Produktmärkten (2) Bei Technologiemärkten (3) Kombination der Methoden der Marktanteilsbestimmung (4) Marktanteil „Null“ bei neuen Technologien b) Unterscheidung zwischen Wettbewerbern und Nicht-Wettbewerbern aa) Wettbewerber (1) Tatsächliche Wettbewerber (2) Potenzielle Wettbewerber bb) Nicht-Wettbewerber (1) Einseitige/zweiseitige Sperrposition (2) Durchgreifende Innovation cc) Vertragsparteien nach Vertragsabschluss Wettbewerber 5. Freistellung, wenn keine Kernbeschränkungen („schwarze Liste“) vorliegen, Art. 4 TT-GVO a) Nicht wettbewerbsbeschränkende Klauseln („weiße Liste“) aa) Wahrung der Vertraulichkeit bb) Keine Vergabe von Unterlizenzen cc) Nutzungsverbot nach Ablauf der Vereinbarung, sofern die lizenzierten Technologierechte noch gültig und rechtswirksam sind dd) Unterstützung des Lizenzgebers bei der Durchsetzung seiner lizenzierten Rechte des geistigen Eigentums ee) Zahlung von Mindestgebühren oder Produktion einer Mindestmenge an Produkten, die die lizenzierte Technologie enthalten ff) Verwendung des Markenzeichens des Lizenzgebers oder Angabe des Namens des Lizenzgebers auf dem Produkt gg) Weitere freigestellte Klauseln b) Kernbeschränkungen („schwarze Liste“, Art. 4) aa) Vereinbarungen zwischen konkurrierenden Unternehmen (Wettbewerber) (Art. 4 Abs. 1) (1) Preisfestsetzung (Art. 4 Abs. 1a)) (2) Output-Beschränkung (Art. 4 Abs. 1b)) (3) Zuweisung von Märkten oder Kunden mit Ausnahme der (Art. 4 Abs. 1c)) (a) Verpflichtung des/der Lizenznehmer(s): Nutzung nur in einem oder mehreren Anwendungsbereichen oder Produktmärkten (R 113 f., 208 ff. LL) (b) Verpflichtung des Lizenzgebers/Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Keine Produktion der lizenzierten Technologie in einem oder mehreren Anwendungsbereichen oder Produktmärkten oder in Exklusivgebieten, die der anderen Partei vorbehalten sind (c) Verpflichtung des Lizenzgebers: Keine Technologielizenz an einen anderen Lizenznehmer in einem bestimmten Gebiet (d) Verpflichtungen des Lizenzgebers/Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Beschränkungen der Produktion und/oder des aktiven und/oder passiven Verkaufs in einem/ein Exklusivgebiet oder an eine Exklusivkundengruppe, das bzw. die einer anderen Partei vorbehalten ist (Art. 4 Abs. 1c) (i)) (e) Verpflichtung des Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Beschränkung des aktiven Verkaufs in Exklusivgebiet oder an Exklusivkundengruppe, das bzw. die vom Lizenzgeber anderen Lizenznehmern vorbehalten ist (Art. 4 Abs. 1c) (ii)) (f) Verpflichtung des Lizenznehmers: Beschränkung auf Eigenbedarfsdeckung (Art. 4 Abs. 1c) (iii)) (g) Verpflichtung des Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Produktion der Vertragsprodukte nur für bestimmten Kunden, um zweite Bezugsquelle zu schaffen (Art. 4 Abs. 1c) (iv)) (4) Beschränkung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der Vertragsparteien (Art. 4 Abs. 1d)) bb) Beschränkungen zwischen nicht konkurrierenden Unternehmen (Nicht-Wettbewerber), (Art. 4 Abs. 2) (1) Preisfestsetzung (Art. 4 Abs. 2a)) (2) Gebiets- oder Kundenkreisbeschränkungen bzgl. Passiv-Verkäufe des Lizenznehmers (Art. 4 Abs. 2b)) (a) Beschränkung des passiven Verkaufs in Exklusivgebiet oder an Exklusivkundengruppe, das/die dem Lizenzgeber vorbehalten ist (Art. 4 Abs. 2b) (i)) (b) Beschränkungen des passiven Verkaufs in Exklusivgebiet oder an Exklusivkundengruppe, das/die einem anderen Lizenznehmer des Lizenzgebers für zwei Jahre zugewiesen wurde (c) Verpflichtungen des Lizenznehmers: Beschränkung auf Eigenbedarfsdeckung (Art. 4 Abs. 2b) (ii)) (d) Verpflichtung: Produktion der Vertragsprodukte nur für bestimmten Kunden, um zweite Bezugsquelle zu schaffen (Art. 4 Abs. 2b) (iii)) (e) Verpflichtungen des Lizenznehmers: Verkauf nur an Einzelhändler, nicht an Endverbraucher (Art. 4 Abs. 2b) (iv)) (f) Verpflichtung des Lizenznehmers: Verkauf nur an nicht zugelassene Händler (Art. 4 Abs. 2b) (v)) (3) Aktiver/passiver Verkauf an Endverbraucher (Art. 4 Abs. 2c)) cc) Vertragsparteien erst nach Vertragsabschluss Wettbewerber (Art. 4 Abs. 3) 6. Nicht freigestellte Beschränkungen (Art. 5) a) Verpflichtung des Lizenznehmers: Exklusive Rücklizenz oder Rückübertragung bzgl. eigener Verbesserungen an lizenzierter Technologie oder eigener neuer Anwendungen dieser Technologie (Art. 5 Abs. 1a)) b) Nichtangriffsverpflichtung (Art. 5 Abs. 1b)) c) Wettbewerbsverbote nicht konkurrierender Unternehmen (Art. 5 Abs. 2) 7. Entzug des Rechtsvorteils der Freistellung (Art. 6) und Nichtanwendbarkeit der TT-GVO (Art. 7) a) Entzug des Rechtsvorteils im Einzelfall b) Nichtanwendbarkeit der TT-GVO (Art. 7) 8. Übersicht: „Freistellung eines Vertrags aufgrund der Anwendbarkeit der TT-GVO“ 9. Aufhebung der GFTT 772/2004, Übergangsfrist (Art. 10), Geltungsdauer (Art. 11) a) Aufhebung der GFTT 772/2004 b) Übergangszeit (Art. 10) c) Geltungsdauer (Art. 11) 10. Anwendung von Art. 101 Abs. 1 und 3 außerhalb der TT-GVO a) Allgemeiner Untersuchungsrahmen aa) Maßgebliche Faktoren (1) Art der Vereinbarung (2) Marktstellung der Parteien (3) Marktstellung der Wettbewerber (4) Marktstellung der Abnehmer (5) Marktzutrittsschranken (6) Reifer Markt (7) Andere Faktoren bb) Negative Wirkungen restriktiver Lizenzvereinbarungen cc) Positive Wirkungen restriktiver Lizenzvereinbarungen und Analyseparameter b) Anwendung von Art. 101 auf verschiedene Arten von Lizenzbeschränkungen aa) Lizenzgebühren bb) Exklusivlizenzen und Verkaufsbeschränkungen (1) Exklusiv- und Alleinlizenzen (2) Verkaufsbeschränkungen cc) Outputbeschränkungen dd) Nutzungsbeschränkungen ee) Beschränkung auf den Eigenbedarf ff) Kopplungs- und Paketvereinbarungen gg) Wettbewerbsverbote c) Streitbeilegungsvereinbarungen d) Technologiepools aa) Allgemeine Überlegungen bb) Auswahl und Art der zusammengefassten Technologien cc) Beurteilung einzelner Beschränkungen in Vereinbarungen zwischen dem Pool und seinen Lizenznehmern dd) Rahmen für die Leitung von Pools ee) Aktuelle empirische Daten ff) FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory)-Lizenzen
19 Anhang
20 Anhang I Checkliste, Vertragsbeispiele 1. Checkliste Patentlizenz-/Know-how-/Markenlizenz-/Softwareurheberrechtslizenz-Vertrag 2. Term sheet, 2020 3. Lizenzverträge 4. Patentlizenzvertrag 5. Verträge über gemeinschaftliche Erfindungen
21 Anhang II Kartellrechtliche Regelungen 1. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 2. EU-Kartellrecht a) Verordnung (EU) Nr. 316/2014 der Kommission Mitteilung der Kommission b) Leitlinien zur Anwendung von Art. 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Technologietransfer-Vereinbarungen c) Verordnung (EG) Nr. 1217/2010 der Kommission Mitteilung der Kommission d) Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit e) Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission f) Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-Vereinbarungen g) Verordnung (EG) Nr. 240/1996 der Kommission1 3. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property 4. Guidelines for Patent and Know-How Licensing Agreements under the Antimonopoly Act (Japan-Guidelines)
22 Anhang III Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen)
23 Literaturverzeichnis
24 Sachregister
25 Sachregister A
26 Sachregister B
27 Sachregister C
28 Sachregister D
29 Sachregister E
30 Sachregister F
31 Sachregister G
32 Sachregister H
33 Sachregister I
34 Sachregister J
35 Sachregister K
36 Sachregister L
37 Sachregister M
38 Sachregister N
39 Sachregister O
40 Sachregister P
41 Sachregister Q
42 Sachregister R
43 Sachregister S
44 Sachregister T
45 Sachregister U
46 Sachregister V
47 Sachregister W
48 Sachregister Z