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III. TeilanmeldungTeilanmeldungAnmeldungTeil-, Ausscheidung und ZusatzpatentZusatzpatent
1. TeilanmeldungPatenterteilungsverfahrenTeilanmeldungTeilanmeldung

Nach § 39 Abs. 1 PatG kann der Anmelder die Anmeldung jederzeit teilen. Der abgetrennte Teil wird als Teilanmeldung bezeichnet, für die der Zeitpunkt (AnmeldetagAnmeldetag) der ursprünglichen Anmeldung und eine dafür in Anspruch genommene Priorität erhalten bleibt. Der Anmelder kann auch mehrere Teilanmeldungen aus der Ursprungsanmeldung ableiten. Es ist außerdem möglich, eine Teilanmeldung als Grundlage für weitere Teilanmeldungen zu verwenden. Obwohl grundsätzlich eine jederzeitige Teilung der Anmeldung möglich ist, gibt es dennoch zeitliche Begrenzungen. So ist Voraussetzung, dass die zu teilende Anmeldung noch anhängig ist. Das ist nicht der Fall, wenn die Anmeldung bereits rechtskräftig als Patent erteilt oder aber zurückgewiesen oder zurückgenommen ist oder als zurückgenommen gilt. Eine Teilung ist somit auch möglich bis zum Ablauf einer Beschwerdefrist (bei DPMA-Beschluss) bzw. einer Rechtsbeschwerdefrist (bei BPatG-Beschluss), und zwar unabhängig davon, ob Rechtsmittel eingelegt wird oder nicht.1 Durch Wegfall von § 60 PatG zum 1. Juli 2006 ist die Teilung eines erteilten Patents nicht mehr möglich. Nach Beendigung der Tatsacheninstanzen (vor DPMA und BPatGBPatG) ist eine Teilung nach den Vorschriften über die Rechtsbeschwerde ausgeschlossen.2

Gründe zum Einreichen einer Teilanmeldung, die ja erhöhten Aufwand und zusätzliche Gebührenzahlungen verursacht, können vielfältig sein, wie:

 eine schnelle Erteilung von unstrittigen, jedoch eingeschränkten Patentansprüchen zur Durchsetzung der Rechte nach § 139 PatG, wobei im weiteren Verfahren der Ursprungsanmeldung strittige ggf. umfangreichere Patentansprüche ausgiebig geprüft werden können;

 einzelne Teile der Ursprungsanmeldung sollen im Rahmen einer vertraglichen Transaktion verwertet werden;

 der Anmelder möchte einem Einwand der Uneinheitlichkeit zuvorkommen.

2. AusscheidungAusscheidung

Stellt das DPMA im Rahmen seiner Prüfung fest, dass ein Patent nicht die Erfordernisse der Einheitlichkeit erfüllt, wird der Anmelder unter Hinweis auf die Möglichkeit der Zurückweisung aufgefordert, die Einheitlichkeit durch eine AusscheidungserklärungErklärungAusscheidungs-Ausscheidung-serklärung oder durch Verzicht auf den uneinheitlichen Teil herzustellen.1

Die Ausscheidung wird auch als „einvernehmliche Teilung“ bezeichnet. Einvernehmen bedeutet hier, dass der Anmelder auf die Zustimmung und Vorgaben des Prüfers angewiesen ist, der die Uneinheitlichkeit der beanspruchten Gegenstände festgestellt hat Die Ausscheidung wird nicht gem. § 39 Abs. 1 PatG erklärt, sondern sie wird beantragt und ggf. vom Prüfer genehmigt.2 Ansonsten gibt es verfahrens- und materiellrechtlich viele Ähnlichkeiten zwischen beiden Verfahren.

Einzelheiten dazu sowie auch die Diskussion um die rechtliche Einordnung von Ausscheidung und Teilung werden ausführlich in dem Lehrbuch von Kraßer/Ann behandelt.3

3. ZusatzpatentZusatzpatentPatentZusatz-

Bis zum 31.3.2014 war es möglich, durch die fristgerechte Anmeldung eines Zusatzpatents (§ 16 aF Abs. 1 S. 2 PatG) eine Verbesserung oder Weiterbildung einer Hauptanmeldung auf günstige Weise schützen zu lassen.

Aufgrund der Änderungen des PatG zum 1.4.2014 (s.a. Vorauflage, Fußn. 4) ist die Anmeldung von Zusatzpatenten ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Für anhängige Verfahren auf ein Zusatzpatent oder für bereits erteilte Zusatzpatente gelten die früheren Regelungen des PatG weiterhin (s. § 147 Abs. 3 PatG).

IV. Erteilungsverfahren

Der Kern des PatentPatent-erteilungsverfahrenerteilungsverfahrens ist die PrüfungPrüfung nach §§ 44ff. PatG, die sowohl Formerfordernisse als auch materielle PatentPatent-tierungsvoraussetzungierungsvoraussetzungen umfasst. Sie wird jedoch erst nach Stellung eines PrüfungPrüfung-santragsantrages vorgenommen, der innerhalb einer FristFrist von 7 Jahren nach Einreichung der zu prüfenden Patentanmeldung zu stellen ist. Wird dieser Antrag nicht (nahezu) gleichzeitig mit dem Einreichen der Patentanmeldung gestellt, so erfolgt zunächst eine Offensichtlichkeitsprüfung.

1. OffensichtlichkeitsprüfungPrüfungOffensichtlichkeits-Offensichtlichkeitsprüfung

Die Offensichtlichkeitsprüfung nach § 42 PatG findet ohne gesonderten Antrag statt und soll einerseits bewirken, dass formal mangelhafte AnmeldungenAnmeldungmangelhafte in eine zur Offenlegung und als Grundlage einer Recherche geeignete äußere Form gebracht werden. Weiterhin sollen Anmeldungen, deren Gegenstand gem. § 42 Abs. 2 PatG offensichtlich außerhalb des Anwendungsbereichs des Patentschutzes liegen, möglichst früh zurückgewiesen werden. Stellt sich heraus, dass die Anmeldung den in § 42 PatG genannten Anforderungen offensichtlich nicht genügt, wird der Anmelder aufgefordert, die gerügten Mängel zu beseitigen. Falls das nicht geschieht oder die Anmeldung offensichtlich nicht patentfähig ist, wird die Anmeldung zurückgewiesen (§ 42 Abs. 3 PatG). Wenn sich keine Beanstandungen ergeben, ist eine positive Benachrichtigung an den Anmelder nicht vorgesehen.1

2. RechercheberichtRecherche-bericht

Wenn der Patentanmelder einen schriftlichen Antrag auf Ermittlung von SdT stellt (RechercheRecherche-antragantrag) und die zugehörige Gebühr zahlt, führt das DPMA eine entsprechende Recherche durch (§ 43 PatG). Das Ergebnis (RechercheRecherche-berichtbericht) enthält den ermittelten SdT sowie zugehörige klassifikatorische Hinweise auf dessen Relevanz.

Aufgrund der Änderungen des PatG zum 1.4.2014 (s.a. Vorauflage, Fußn. 4) kann der Rechercheantrag nur von dem Patentanmelder gestellt werden (§ 43 Abs. 2 PatG).

3. OffenlegungOffenlegung

Unabhängig vom Verfahrensstand wird eine PatentanmeldungAnmeldungOffenlegung üblicherweise 18 Monate nach dem Anmelde- oder Prioritätstag veröffentlicht (§ 31 Abs. 2 Nr. 2 PatG; s.a. Abb. 3). Dies geschieht durch Veröffentlichung des Offenlegungshinweises im Patentblatt (§ 32 Abs. 5 PatG) und Herausgabe der Anmeldungsunterlagen als Offenlegungsschrift (§ 32 Abs. 2 PatG). Die Offenlegung hat zur Folge, dass jedermann freiefreieEinsicht Einsicht in die Akten der Patentanmeldung nehmen kann. Damit wird der einsehbare Akteninhalt, also insbesondere auch die angemeldete Erfindung, zum SdT und zwar nicht nur bzgl. Neuheit (§ 3 Abs. 1 PatG) sondern auch bzgl. erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG). Außerdem kann der Anmelder von Dritten, die den Anmeldegegenstand unerlaubt1 benutzen, eine angemessene Entschädigung verlangen (§ 33 Abs. 1 PatG). Der Anmelder kann sich gegenüber dem DPMA jedoch auch schon vorzeitig, d.h. vor Ablauf der 18 Monate, mit der Offenlegung und den sich daraus ergebenden Rechtsfolgen einverstanden erklären (§ 31 Abs. 2 Nr. 1 PatG).

4. Vollständige PrüfungPrüfungvollständigeAnmeldungPrüfung

Nachdem vom Patentanmelder oder irgendeinem Dritten fristgerecht ein Prüfungsantrag gestellt und die PrüfungPrüfung-sgebührsgebühr1 gezahlt wurde (§ 44 Abs. 2 PatG), beginnt die vollständige Prüfung (s.a. Abb. 3), bei der das DPMA auch – anders als bei der Offensichtlichkeitsprüfung nach § 42 PatG – nicht offensichtliche Formerfordernisse sowie die materielle Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung nach den §§ 1 bis 5 PatG prüft. Üblicherweise liegt der Schwerpunkt eines solchen Verfahrens bei der Prüfung auf Neuheit und erfinderischer Tätigkeit. Wesentlich sind dafür normalerweise der vom Anmelder genannte und der vom DPMA ermittelte SdT. Jedoch können auch Dritte dem DPMA Hinweise zum SdT geben, der der Erteilung des Patents entgegenstehen könnte (§ 43 Abs. 3 S. 2 PatG). Kommt das DPMA zu dem Ergebnis, dass eine patentfähige Anmeldung nicht vorliegt, benachrichtigt es den Anmelder durch einen (oder mehrere) schriftlichen PrüfungPrüfung-sbescheidsbescheid. Dieser enthält die entsprechenden Gründe und eine Aufforderung, sich innerhalb einer bestimmten (verlängerbaren) Frist zu äußern (§ 45 Abs. 2 PatG). Dabei kann der Anmelder z.B. durch Anpassung der Patentansprüche seine beanspruchte Erfindung gegenüber dem SdT abgrenzen. Es ist auch möglich, dass das DPMA Beteiligte zu einer mündlichen Anhörung lädt (§ 46 PatG), um so das Verfahren zu vereinfachen. Seit dem 1.4.2014 hat der Anmelder gem. § 46 Abs. 1 S. 2 PatG nach entsprechendem Antrag ein Recht auf eine solche Anhörung.

Das DPMA weist die Anmeldung durch BeschlussBeschluss zurück, wenn Formfehler nicht beseitigt werden oder wenn die Prüfung ergibt, dass die beanspruchte Erfindung nicht patentfähig ist (§ 48 PatG). Eine solche Zurückweisung führt zum rückwirkenden Wegfall des AnspruchAnspruchWegfalls auf angemessene Entschädigung (§ 58 Abs. 2 PatG). Gegen diesen Beschluss kann eine gebührenpflichtige2 und fristgebundene BeschwerdeBeschwerde gem. § 73 PatG beim DPMA eingelegt werden. Falls das DPMA die Beschwerde für begründet erachtet, hat es ihr abzuhelfen. Andernfalls ist sie dem BPatGBPatG vorzulegen, das das Verfahren gem. §§ 74ff. PatG durchführt. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung (§ 75 Abs. 1 PatG) und sichert daher zunächst den Fortbestand des vorläufigen Schutzes aus der offengelegten Anmeldung.3 Gegen einen für den Anmelder negativen BeschlussBeschlussnegativer des BeschwerdesenatsBeschwerde-senat des BPatG kann der Anmelder Rechtsbeschwerde an den BGHBGHRechtsbeschwerde einlegen, wenn diese in dem Beschluss zugelassen wurde (§ 100 Abs. 1, 2 PatG) oder Verfahrensmängel nach § 100 Abs. 3 PatG vorliegen.

5. PatentPatent-erteilungerteilung

Sind die in § 49 Abs. 1 PatG genannten Voraussetzungen erfüllt, beschließt die Prüfungsstelle die Erteilung des Patents (s.a. Abb. 3). Diese wird im Patentblatt veröffentlicht. Gleichzeitig wird die Patentschrift veröffentlicht und mit Veröffentlichung im Patentblatt treten die gesetzlichen Wirkungen des Patents ein (§ 58 Abs. 1 PatG). Das Patent hat also bereits Wirkung während der 9-monatigen EinspruchEinspruch-sfristsfristFristEinspruch (§ 59 Abs. 1 PatG) und behält diese während eines eventuellen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens (s. §§ 59ff. bzw. 81ff. PatG). Erst nach Abschluss eines solchen Verfahrens wird entschieden, ob und in welchem Umfang das Patent von Anfang an widerrufen (oder aufrecht erhalten) wird (§§ 61 Abs. 1 i.V.m. 21 Abs. 3; bzw. 81 i.V.m. 22 Abs. 2 PatG; siehe auch unten § 13 bzw. § 14).

§ 13 EinspruchEinspruch
I. Erhebung des Einspruchs

Ein EinspruchVerfahrenEinspruchs-Einspruch-sverfahrensverfahren (s.a. Abb. 3) wird durchgeführt, wenn innerhalb der EinspruchsfristFristEinspruchEinspruch-sfrist (also auch nicht davor)1 schriftlich beim DPMA Einspruch erhoben und die fällige Gebühr2 gezahlt wird. Die Einspruchsfrist beträgt seit der Änderung des PatG zum 1.4.2014 jetzt 9 Monate (zuvor 3 Monate), berechnet ab Veröffentlichung der Patenterteilung im Patentblatt gem. § 58 Abs. 1 S. 1 PatG. Bei Erhebung des Einspruchs ist auch der Einsprechende anzugeben und zu erklären, gegen welches Patent sich der Einspruch richtet. Im Falle widerrechtlicher Entnahme ist nur der Verletzte zum Einspruch berechtigt. In den anderen Fällen ist jedermann unabhängig von einem möglichen eigenen Rechtsschutzinteresse dazu berechtigt. Der Patentinhaber selbst oder ein Mitinhaber des Patents ist nicht einspruchsberechtigt.3

Sollte das Patent jedoch innerhalb der Einspruchsfrist oder während des anschließenden Verfahrens ex nunc erlöschen, z.B. durch Verzicht oder Nichtzahlung von Jahresgebühren, so ist zum Einspruch bzw. an der Fortsetzung des Verfahrens nur derjenige berechtigt, der ein entsprechendes RechtsschutzbedürfnisPatenterteilungsverfahrenRechtsschutzbedürfnisRechtsschutzbedürfnis an einer rückwirkenden BeseitigungBeseitigungrückwirkende nachweisen kann, z.B. wegen InanspruchAnspruchSchadensersatznahme auf SchadensersatzSchadensersatz aus dem Patent.4

II. Einspruchsverfahren

In dem Einspruchsverfahren sind der Patentinhaber und der (oder die) Einsprechende(n) Beteiligte, nicht jedoch ein Dritter, der (gem. §§ 59 Abs. 5 i.V.m. 43 Abs. 3 S. 2 PatG) dem DPMA Druckschriften angibt, die der Patentfähigkeit entgegenstehen könnten. Das Einspruchsverfahren wird vom DPMA – genauer von einer der dortigen Patentabteilungen – durchgeführt und es wird durch BeschlussBeschluss entschieden (§ 61 Abs. 1 PatG), sofern nicht einer der Beteiligten beantragt, dass der Beschwerdesenat des BPatGBPatG darüber entscheiden soll und die sonstigen Bedingungen nach § 61 Abs. 2 PatG erfüllt sind. Das DPMA (bzw. BPatG) kann nach dem AmtsermittlungsgrundsatzAmtsermittlungsgrundsatz (§ 59 Abs. 5, § 46 Abs. 1 S. 1 PatG) auch eigene Ermittlungen anstellen. Nach § 61 Abs. 1 S. 2 PatG ist auch vorgesehen, dass das Einspruchsverfahren von Amts wegen ohne den Einsprechenden fortgesetzt wird, wenn der Einspruch zurückgenommen wird. Das gilt jedoch nicht, wenn der Einspruch nur wegen widerrechtlicher Entnahme erhoben wurde; dann hat eine Zurücknahme die Beendigung des Einspruchsverfahrens zur Folge.1

Ein erfolgreicher Einspruch setzt voraus, dass er

 als wirksam erhoben gilt,

 zulässigEinspruchsverfahrenZulässigkeit und

 sachlich begründetEinspruchsverfahrenBegründung ist.

Ein Einspruch gilt z.B. als nicht erhoben, wenn die Einspruchsgebühr nicht oder nicht in ausreichender Höhe entrichtet worden ist. Er ist z.B. dann unzulässig, wenn gegen FormFormVorschriftvorschriften (wie SchriftlichkeitSchriftlichkeit, Rechtzeitigkeit, Fehlen einer Begründung) verstoßen wurde oder eine Nichtangriffspflicht des Einsprechenden gegenüber dem PatentinhaberPatent-inhaber besteht. Der Einspruch ist (teilweise) begründet, wenn die vorgebrachten Tatsachen und Argumente die genannten Widerrufsgründe belegen. In dem Fall wird das Patent widerrufen oder nur beschränkt aufrechterhalten (§ 61 Abs. 1, § 21 PatG). Mit dem Widerruf gelten die Wirkungen des Patents und der Anmeldung als von Anfang an nicht eingetreten. Bei beschränkter Aufrechterhaltung gilt diese Bestimmung entsprechend (§ 21 Abs. 3 PatG). Wird das Patent widerrufen, so wird dies im Patentblatt veröffentlicht. Das gilt auch bei beschränkter Aufrechterhaltung, wobei zusätzlich noch die Patentschrift zu ändern und diese Änderung zu veröffentlichen ist (§ 61 Abs. 3, 4 PatG).

Gegen den BeschlussBeschluss der Patentabteilung (§ 61 Abs. 1 PatG) findet die kostenpflichtige BeschwerdeBeschwerde nach §§ 73ff. PatG statt, sowie möglicherweise auch die Rechtsbeschwerde nach §§ 100ff. PatG (vgl. auch oben § 11 I. 3.).

III. BeitrittBeitritt

Auch nach Ablauf der Einspruchsfrist kann ein Dritter als Einsprechender einem anhängigen Einspruch beitreten, sofern gegen ihn KlageKlage wegen Verletzung des Patents erhoben worden ist oder er aufgrund einer Unterlassungsaufforderung des PatentinhaberPatent-inhabers eine entsprechende negative Feststellungsklage erhoben hat (§ 59 Abs. 2 PatG). Als Einsprechender kann auch derjenige beitreten, gegen den der Patentinhaber wegen Patentverletzung den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt hat.1 Der gebührenpflichtige Beitritt ist schriftlich und fristgerecht innerhalb einer in § 59 Abs. 2 PatG genannten 3-Monatsfrist zu erklären sowie innerhalb dieser Frist so zu begründen, wie es auch für einen Einspruch erforderlich ist.

Der Beitritt ist, abgesehen von der Frist, entsprechend dem Einspruch geregelt. Praktisch handelt es sich also um die Zulassung eines nachträglichen Einspruchs, der nur unter besonderen Voraussetzungen möglich ist.2

IV. Begründung des EinspruchsverfahrensEinspruch-sverfahren

Der Einspruch ist auf einen der folgenden (in § 21 Abs. 1 PatG genannten) WiderspruchWiderspruch-sgrundsgründe zu stützen:

 fehlende Patentfähigkeit des Patentgegenstands nach §§ 1 bis 5 PatG;

 undeutliche oder unvollständige OffenbarungOffenbarung der patentierten Erfindung, so dass ein Fachmann sie nicht ausführen kann;

 widerrechtliche Entnahmewiderrechtliche Entnahme des wesentlichen Patentinhalts von einem Dritten;

 unzulässige Erweiterungunzulässige Erweiterung des Patentgegenstands gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Patentanmeldung.

Andere Gründe, wie z.B. FormFormFehlerfehler im Erteilungsverfahren, sind nicht relevant. Außerdem ist der Einspruch substantiiert zu begründen und es sind die Tatsachen, die ihn rechtfertigen, innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen anzugeben (§ 59 Abs. 1 PatG). So ist es nicht ausreichend, allgemein zu behaupten, dass die Erfindung nicht neu oder erfinderisch sei. Das ist plausibel zu erläutern. Bei Druckschriften oder Ereignissen (wie Vorträge, offenkundige Vorbenutzung etc.), die als SdT genannt werden, ist darzulegen, ob und wann sie der Öffentlichkeit bekannt gemacht wurden und wie der Zusammenhang zum Patentgegenstand ist.1

Üblicherweise wird ein Patent (teilweise) widerrufen, weil dessen Gegenstand nach §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfähig ist, also insbesondere die Kriterien Neuheit, erfinderische Tätigkeit oder gewerbliche Anwendung nicht erfüllt sind bzw. die Erfindung gegen §§ 1a, 2, 2a PatG verstößt.

Zur Feststellung einer unzulässigen Erweiterung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) ist der Gegenstand des Patents mit dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen zu vergleichen. Dabei ist Gegenstand des Patents die durch die Patentansprüche definierte Lehre. Beschreibung und Zeichnungen sind dabei lediglich zur Auslegung heranzuziehen. Die Patentansprüche dürfen nicht auf einen Gegenstand gerichtet sein, den die Anmeldeunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung aus Sicht des Fachmanns (s.o. § 9 II) nicht als zur Erfindung gehörend erkennen lassen.2 Wenn nun in den erteilten Patentansprüchen ein Merkmal enthalten ist, das zu einem ursprünglich nicht offenbarten Patentgegenstand führt, kann dieses Merkmal im Einspruchsverfahren nicht ohne weiteres entfernt werden, wenn dadurch der Schutzbereich des Patents erweitert wird. Denn das führt zu einem Nichtigkeitsgrund nach § 22 PatG. Der Patentinhaber befindet sich also in der Zwickmühle, denn die unzulässige Erweiterung aus dem Patenterteilungsverfahren würde genauso zur Unwirksamkeit des Patents führen wie die anschließende Korrektur, die eine Schutzbereichserweiterung nach der Patenterteilung bewirkt. Dieses „Dilemma der einschränkenden Erweiterung“ hat der BGH dadurch gelöst, dass ein erteiltes Patent nicht deshalb für nichtig erklärt wird, weil der Patentanspruch ein Merkmal enthält, das ursprünglich nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist, sofern dieses Merkmal zu einer Beschränkung des Schutzgegenstands und nicht zu einem Aliud führt. Bei der Prüfung der Patentfähigkeit ist das nicht-ursprungsoffenbarte Merkmal insoweit außer Betracht zu lassen, als es nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden darf.3

§ 14 NichtigkeitNichtigkeit

Im Rahmen eines NichtigkeitVerfahrenNichtigkeits-Nichtigkeit-sverfahrensverfahrens können nach § 81 PatG bzw. Art. II § 6 IntPatÜG folgende SchutzrechtSchutzrechtNichtigkeite überprüft werden:

 vom DPMA erteilte nationale Patente,

 ergänzendergänzendSchutzzertifikate Schutzzertifikate (s.u. § 15 II. 2.) und

 vom EPAEPA erteilte europäische Patente mit Wirkung für das Inland.

I. Nichtigkeitsklage

Ein NichtigkeitNichtigkeit-sverfahrensverfahren wird eingeleitet durch KlageNichtigkeit-sklage,KlageNichtigkeits- die beim BPatGBPatG schriftlich zu erheben und gegen den im Register (nach § 30 Abs. 1 PatG) eingetragenen PatentinhaberPatent-inhaber zu richten ist (§ 81 Abs. 1, 4 PatG). Mit Einreichen der Klage wird nach PatKostG eine vom Streitwert abhängige Klagegebühr fällig, deren Nichtzahlung zu einer RücknahmefiktionRücknahmefiktion führen kann. Die Klage wegen NichtigerklärungErklärungNichtigkeits- eines Patents kann erst erhoben werden, wenn die Einspruchsfrist abgelaufen oder alle eventuellen Einspruchsverfahren rechtskräftig erledigt sind1 (§ 81 Abs. 2 PatG). Da der Beginn eines eventuellen Nichtigkeitsverfahrens nicht näher bestimmt ist, gibt es dazu in Abb. 3 keinen Hinweis.

Gegen ergänzende Schutzzertifikate kann kein Einspruch erhoben werden. Daher gibt es für sie keine entsprechende Einschränkung zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage. Es ist jedoch unter bestimmten Voraussetzungen möglich, auf Antrag ihre Laufzeit berichtigen oder eine Laufzeitverlängerung widerrufen zu lassen (§ 49a Abs. 4). Sofern die Voraussetzungen für einen solchen Antrag vorliegen oder ein solches Verfahren anhängig ist, kann eine Klage auf Erklärung der Nichtigkeit eines ergänzenden Schutzzertifikats nicht erhoben werden (§ 81 Abs. 2 S. 2).

Die Klage gegen ein ergänzendes Schutzzertifikat kann mit der Klage gegen das zugrunde liegende Patent verbunden und auch darauf gestützt werden, dass ein Nichtigkeitsgrund gegen dieses Patent vorliegt (§ 81 Abs. 1, S. 3 PatG).

Eine Nichtigkeitsklage ist grundsätzlich nicht fristgebunden. Nach Wegfall des Patents mit Wirkung ex-nunc ist jedoch beim Nichtigkeitskläger ein entsprechendes Rechtsschutzinteresse an einem Wegfall von Anfang an (also mit Wirkung ex tunc) nötig, ähnlich wie bei einem Einspruchsverfahren. Weitere Erfordernisse sind in § 81 Abs. 3 bis 6 PatG genannt.

II. NichtigkeitNichtigkeit-sverfahrensverfahrenVerfahrenNichtigkeits-

Das BPatG stellt dem Beklagten die Klage zu und fordert ihn auf, sich darüber innerhalb eines Monats zu erklären. Tut er das nicht, so kann ohne mündliche Verhandlung sofort nach der Klage entschieden und dabei jede vom Kläger behauptete Tatsache für erwiesen angenommen werden (§ 82 PatG). Widerspricht der Beklagte rechtzeitig, so entscheidet das BPatG auf Grund mündlicher Verhandlung, sofern die Parteien nicht darauf verzichten (§ 82 Abs. 3 S. 2 PatG).

In dem Nichtigkeitsverfahren weist das BPatG nach § 83 Abs. 1 die Parteien so früh wie möglich auf Gesichtspunkte hin, die für die Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sein werden oder der Konzentration der Verhandlung auf die für die Entscheidung wesentlichen Fragen dienlich sind. Ein solcher Hinweis wird jedoch dann nicht gegeben, wenn die zu erörternden Gesichtspunkte den Parteien offensichtlich erscheinen. Das BPatG kann nach § 83 Abs. 2 den Parteien eine Frist setzen, binnen welcher sie zu dem genannten Hinweis Stellung nehmen können. Das kann z.B. durch sachdienliche Anträge, Ergänzungen oder dergleichen erfolgen. Diese Frist kann nur bei Vorliegen von erheblichen Gründen verlängert werden. Wird die gesetzte – und ggf. verlängerte – Frist nicht eingehalten, kann das BPatG unter den in § 83 Abs. 4 genannten Voraussetzungen Angriffs- und Verteidigungsmittel einer Partei oder eine Klageänderung oder eine Verteidigung des Beklagten mit einer geänderten Fassung des Patents zurückweisen und ohne weitere Ermittlungen entscheiden.

Der seit dem 1. Oktober 2009 geltende § 83 enthält in seinem Abs. 4 also Regelungen, aufgrund derer ein Vorbringen der Parteien nach Ablauf der Stellungnahmefrist zurückgewiesen werden kann und dann für die Entscheidung des BPatG keine Berücksichtigung mehr findet. Diese Regelungen stehen zwar in einem gewissen Spannungsverhältnis zu dem grundsätzlich geltenden AmtsermittlungsgrundsatzAmtsermittlungsgrundsatz nach § 87 Abs. 1 PatG, sie widersprechen diesem aber nicht.1 Nach diesem Amtsermittlungsgrundsatz erforschtUntersuchungsgrundsatz das BPatG den Sachverhalt von Amts wegen und ist an das Vorbringen und die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden. Das ermöglicht z.B. die Ermittlung von maßgeblichem SdT und die Einbringung solcher Druckschriften in das Nichtigkeitsverfahren.2 Dennoch steht die Verfügung über das Verfahren den Parteien zu (VerfügungsgrundsatzVerfügungsgrundsatz). Der Verfügungsgrundsatz gilt auch hinsichtlich der Bestimmung des Umfangs der Prüfung durch die Anträge der Beteiligten.3 Damit ist das BPatG bei der Überprüfung des Patents an die gestellten Anträge (§ 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 308 ZPO) und die geltend gemachten gesetzlichen Nichtigkeitsgründe gebunden. Es kann das Patent nicht stärker einschränken, als es der Kläger begehrt, und seine Entscheidung nicht auf einen Nichtigkeitsgrund stützen, auf den er sich nicht beruft. Dabei gilt mangelnde Patentfähigkeit (nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) als einheitlicher Nichtigkeitsgrund und umfasst neben der Prüfung auf Neuheit z.B. auch die auf Vorliegen einer technischen Erfindung.4 Der Kläger kann die Nichtigkeitsklage jederzeit, auch nach Beginn der mündlichen Verhandlung ohne Zustimmung des Patentinhabers nach § 99 PatG i.V.m. § 269 ZPO zurücknehmen.5 Die Klagerücknahme führt dazu, dass der Rechtsstreit als nicht anhängig geworden gilt. Eine Prüfung und Entscheidung in der Sache erfolgt nicht mehr.6

Über die KlageKlage (und über die KostenKosten) wird durch UrteilUrteil entschieden (§ 84 PatG). Dabei kann es zu einer Nichtigerklärung oder Beschränkung des PatentsBeschränkung des Patents oder zu einer Abweisung der Klage kommen. Eine Beschränkung erfolgt regelmäßig durch entsprechende Änderung der Patentansprüche. Eine Anpassung der Beschreibung ist grundsätzlich nicht erforderlich. Die Urteilsgründe ergänzen oder ersetzen die Beschreibung, soweit diese nicht mehr zu der neuen Anspruchsfassung passt.7

Eine rechtskräftige Nichtigerklärung oder Beschränkung bewirkt – ähnlich wie beim Einspruchsverfahren – dass die entsprechenden Wirkungen des Patents und der Anmeldung als von Anfang an nicht eingetreten gelten (§ 22 Abs. 2 i.V.m. § 21 Abs. 3 PatG). Die Entscheidung über das Patent gilt für und gegen alle. Soweit das Urteil die Klage abweist, hindert es zwar den Kläger, jedoch nicht einen Dritten, wegen desselben Nichtigkeitsgrundes erneut zu klagen. Wegen eines Nichtigkeitsgrundes, der nicht geltend gemacht war, kann auch der abgewiesene Kläger eine neue Nichtigkeitsklage erheben.8

III. Begründung der NichtigkeitsklageNichtigkeit-sverfahrenVerfahrenNichtigkeits-

Wirksame NichtigkeitNichtigkeit-sgrundsgründe sind die oben genannten Widerrufsgründe nach § 21 Abs. 1 PatG sowie zusätzlich eine unzulässige SchutzbereichSchutzbereich-erweiterungserweiterung (§ 22 PatG). Auf weitere Gründe, wie Verfahrensfehler bei der Patenterteilung oder bei der Behandlung von Einsprüchen, kann das Verfahren nicht gestützt werden.

§ 15 Wirkungen des PatentPatentWirkungs

Erst mit Veröffentlichung der Patenterteilung im Patentblatt treten die gesetzlichen Wirkungen des Patents ein (§ 58 Abs. 1, S. 3 i.V.m. §§ 9ff., 139ff. PatG bzw. Art. 97 Abs. 3 EPÜ). Dazu gehört insbesondere auch der Anspruch auf Schadenersatz, der nach deutschem Recht1 zu unterscheiden ist von dem EntschädigungsanspruchAnspruchEntschädigung für veröffentlichte Patentanmeldungen (§ 33 PatG; Art. 67 Abs. 2 EPÜ i.V.m. Art. II, § 1 Abs. 2 IntPatÜG). Diese gesetzlichen Wirkungen, also die Rechte aus dem Patent, können nach unterschiedlichen „Dimensionen“ unterschieden werden, nämlich:

 räumlich,

 zeitlich und

 inhaltlicher Schutzbereich (im Wesentlichen durch die Patentansprüche definiert).

Diese Wirkungen können jedoch aufgrund verschiedener Gründe begrenzt sein (s.u. § 17).

I. Räumliche Wirkung des PatentsWirkung des PatentsräumlicheWirkung des Patents

Eine PatentanmeldungAnmeldungräumliche Wirkung der Patent- bzw. ein darauf erteiltes Patent entfaltet nach dem TerritorialitätsprinzipTerritorialitätsprinzip Wirkung für das Territorium des Staates, für den die Anmeldung eingereicht bzw. für den das Patent erteilt ist. Für die Bundesrepublik Deutschland bedeutet das insbesondere:

1 Patentanmeldungen (und darauf erteilte Patente), die vor dem 3. Oktober 1990 beim Deutschen Patentamt (damaliger Name des heutigen DPMA) eingereicht wurden, haben nur Wirkung für die alten Bundesländer entfaltet (also das Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik ausgenommen). Erst durch das ErstreckungsgesetzErstreckungsgesetz1 wurden mit Wirkung zum 1. Mai 1992 die bis dahin in einem der beiden Teilgebiete eingereichten „Altrechte“ auf das jeweilig andere Gebiet erstreckt, so dass auch diese seitdem das Gesamtgebiet der gesamten Bundesrepublik umfassen.

2 EuropäischeuropäischPatente Patente können aufgrund Art. I, II des IntPatÜG auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt werden (Art. 3 EPÜ), sofern diese in der Anmeldung benannt ist. Ein solches Patent entfaltet nach Art. 2, 64 EPÜ grundsätzlich dieselbe Wirkung wie ein deutsches Patent, das vom DPMA erteilt wurde.

3 Internationale Patentanmeldungen nach dem PCTPCT haben aufgrund Art I, II des IntPatÜG bei Benennung der Bundesrepublik Deutschland die Wirkung einer nationalen Anmeldung (Art. 11 Abs. 3 PCT), wenn die internationale AnmeldunginternationaleAnmeldung in deutscher SpracheSprache veröffentlicht wird. Andernfalls ist die Veröffentlichung einer deutschsprachigen Übersetzung durch das DPMA nötig (Art. III § 8 Abs. 1, 2 IntPatÜG)

Die Folge des TerritorialitätsprinzipTerritorialitätsprinzips ist, dass mit einem für das Inland geltenden Patent nur solche Benutzungen (i.S.v. §§ 9ff. PatG) – wie z.B. Herstellung, Vertrieb und Vermarktung eines Erzeugnisses – verfolgt werden können, die auch im Inland stattfinden. Wenn z.B. ein in Polen hergestellter Tisch in die Bundesrepublik Deutschland importiert wird, so kann der InhaberPatent-inhaber eines Patents – das in Kraft ist und einen entsprechenden Schutzumfang aufweist – dagegen vorgehen, da das Inverkehrbringen und das Importieren nach § 9 Nr. 1 PatG geschützt sind. Wenn ein solcher Tisch jedoch von Polen in ein anderes Land (Frankreich, Japan, USA, …) importiert wird, so hat der Inhaber eines deutschen Patents keine Möglichkeit dagegen vorzugehen, sofern er nicht in diesen Ländern entsprechenden Patentschutz hat.2

II. Zeitliche Wirkung des PatentsWirkung des PatentszeitlicheWirkung des PatentsSchutzdauerPatentrechtPatentSchutzdauer

Die PatentdauerPatentdauer beträgt gem. § 16 PatG zwanzig Jahre, die mit dem Tag beginnen, der auf die Anmeldung der Erfindung folgt. Obwohl Art. 63 Abs. 1 EPÜ einen anderen Wortlaut1 hat, weisen deutsche und europäische Patente die gleiche Schutzdauer auf. Die verwendeten Wortlaute „das Patent dauert“ bzw. „die Laufzeit des europäischen Patents beträgt“ sind irreführend. Denn in dem Zeitraum ist auch das Stadium der Patentanmeldung enthalten, also des noch nicht erteilten Patents. Zu beachten ist weiterhin, dass die Patentdauer vom AnmeldetagAnmeldetag und nicht von einem eventuellen früheren Prioritätstag an läuft (s.a. Abb. 3).

1. Verkürzung und Entfall der Patentdauer

Die Patentdauer kann aufgrund verschiedener Ereignisse ex nunc (von jetzt an, also nicht für die Vergangenheit) verkürzt werden oder gar ex tunc (von Anfang an) rückwirkend entfallen:

Mit Wirkung „ex tuncPatentdauerex tunc“:

 bei nicht rechtzeitiger Stellung des Prüfungsantrages (nach § 44 Abs. 2 PatG) oder bei nicht rechtzeitig entrichteter Jahresgebühr (nach § 17 PatG) gilt die Patentanmeldung als zurückgenommen und die Wirkung für Anspruch auf Entschädigungszahlungen gilt als nicht eingetreten (§ 58 Abs. 2 PatG);

 durch Widerruf des erteilten Patents im Rahmen eines Einspruchsverfahrens; damit gelten die Wirkungen des Patents und der Anmeldung als von Anfang an nicht eingetreten (§ 21 Abs. 1, 3 i.V.m. § 61 PatG);

 durch NichtigerklärungNichtigkeit-serklärungErklärungNichtigkeits- des erteilten Patents im Rahmen einer NichtigkeitsklageKlageNichtigkeits-; auch damit gelten die Wirkungen des Patents und der Anmeldung als von Anfang an nicht eingetreten (§ 22 i.V.m. § 81 PatG);

 durch Beschränkung des erteilten Patents nach § 64 PatG; damit gelten die Wirkungen des Patents und der Anmeldung im Rahmen der Beschränkung als von Anfang an nicht eingetreten (§ 64 Abs. 1 PatG).

Mit Wirkung „ex nuncPatentdauerex nunc“:

 durch Erlöschen des erteilten Patents nach § 20 PatG. Das Patent erlischt, wenn der PatentinhaberPatent-inhaber durch schriftliche Erklärung an das DPMA verzichtet oder Jahresgebühren nicht rechtzeitig oder vollständig entrichtet;

 durch Erteilung eines europäischen Patents mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für denselben Erfinder (oder seinen Rechtsnachfolger), mit gleicher Priorität und soweit es dieselbe Erfindung wie ein deutsches Patent betrifft. Damit hat das deutsche Patent in dem Umfang, in dem es dieselbe Erfindung wie das europäische Patent schützt, von dem Zeitpunkt an keine Wirkung mehr, zu dem

1 die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen das europäische Patent abgelaufen ist, ohne dass Einspruch eingelegt worden ist,

2 das Einspruchsverfahren unter Aufrechterhaltung des europäischen Patents rechtskräftig abgeschlossen ist oder

3 das deutsche Patent erteilt wird, wenn dieser Zeitpunkt nach dem in den Nummern 1 oder 2 genannten Zeitpunkt liegt.

Diese wegfallende Wirkung des deutschen Patents ergibt sich aus dem Verbot des DoppelschutzVerbot des Doppelschutzeses nach Art. II § 8 IntPatÜG und bleibt auch dann bestehen, wenn das europäische Patent anschließend erlischt oder für nichtig erklärt wird.

2. Schutzdauerverlängerung durch ergänzendergänzendSchutzzertifikates Schutzzertifikat

Durch § 16a Abs. 1 PatG (bzw. Art. 63 Abs. 2 b) EPÜ i.V.m. Art. II § 6a IntPatÜG) wird ermöglicht, dass die effektive Schutzdauer für ein Patent verlängert werden kann, indem ergänzender Schutz beantragt wird, der sich an den Ablauf des Patents nach § 16 PatG unmittelbar anschließt. Maßgeblich dafür sind nach dieser Bestimmung Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften über die Schaffung von ergänzenden Schutzzertifikaten, auf die im Bundesgesetzblatt hinzuweisen ist. Aktuell betrifft das folgende Produktgruppen:

 Arzneimittel gem. EG-VO 469/2009 v. 6.5.2009

 Kinderarzneimittel gem. EG-VO 1901/2006 v. 12.12.2006

 Pflanzenschutzmittel gem. EG-VO 1610/96 v. 23.7.1996

Hintergrund dafür ist die Erkenntnis, dass bei den genannten Produktgruppen aufgrund von gesetzlich vorgeschriebenen behördlichen Genehmigungsverfahren der dem Erfinder (oder seinem Rechtsnachfolger) effektiv verbleibende Rechtsschutz drastisch verkürzt werden kann. Die maximale Laufzeit eines ergänzenden Schutzzertifikats beträgt 5 Jahre, kann jedoch für Kinderarzneimittel gem. Art. 3 Abs. 3 EG-VO 469/2009 um weitere 6 Monate verlängert werden.

Die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats für ein Erzeugnis erfolgt nur dann, wenn eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt ist. Hervorzuheben ist auch die Notwendigkeit, dass das Erzeugnis zum Zeitpunkt der Anmeldung des Schutzzertifikats durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt sein muss.

Das DPMA prüft einen Antrag auf ein ergänzendes Schutzzertifikat gem. § 49a PatG, was zu einer entsprechenden Erteilung oder zu einer Zurückweisung führen kann.

III. SchutzbereichPatentSchutzbereich

Nach § 14 PatG (Art. 69 EPÜ) wird der Schutzbereich des Patents und der PatentanmeldungAnmeldungSchutzbereich der Patent- durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Für eine gerechte Auslegung des Patentschutzes ist abzuwägen zwischen einem angemessenen Schutz für den Patentinhaber und ausreichender Rechtssicherheit für Dritte.

Maßgeblich für die Bestimmung des Schutzbereichs ist die jeweils in der zuletzt durch patentamtliche oder gerichtliche Entscheidung festgelegte Fassung der Patentansprüche sowie ergänzend die jeweils aktuelle Fassung der Beschreibung und der Zeichnungen. Das bedeutet insbesondere:

 eine veröffentlichte Patentanmeldung gewährt einstweiligen Schutz aufgrund der eingereichten und veröffentlichten Unterlagen – insbesondere der Ansprüche, sofern offensichtliche Gründe dem nicht entgegen stehen (§ 33 Abs. 1, 2 i.V.m. § 14 PatG; Art. 67 Abs. 2, 69 Abs. 2 EPÜ);

 das auf die Patentanmeldung erteilte Patent gewährt Schutz gemäß der erteilten Unterlagen (Ansprüche usw.). Dieser Schutz ist üblicherweise geringer als bei der veröffentlichten Anmeldung. Dieser geringere Schutz ist rückwirkend auch dem einstweiligen Schutz der Anmeldung zugrundezulegen. Sofern der Schutz im Rahmen der Patenterteilung erweitert wird, was vor Patenterteilung im Rahmen von § 38 PatG bzw. Art. 123 Abs. 2 EPÜ erlaubt ist, hat dieser erweiterte Schutz keinen Einfluss auf den einstweiligen Schutz der Patentanmeldung1 (Art. 69 Abs. 2 EPÜ)

 wenn das Patent in einem Einspruchsverfahren widerrufen wird oder im Rahmen einer Nichtigkeitsklage für nichtig erklärt wird, so gelten die Wirkungen der Anmeldung und die des Patents als von Anfang an nicht eingetreten. Bei beschränkter Aufrechterhaltung, also bei geringerem Schutz als bei Patenterteilung, gilt das entsprechend (§ 21 Abs. 3, § 22 Abs. 2 PatG bzw. Art. 69 Abs. 2 S. 2 EPÜ). Eine Schutzerweiterung nach Patenterteilung, also auch während eines Einspruchsverfahrens, ist nach § 22 Abs. 1, 2. Alt. bzw. Art. 123 Abs. 3 EPÜ nicht gestattet.

Bei europäischeuropäischAnmeldungen Patentanmeldungen und europäischen Patenten kommt außerdem noch hinzu, dass der Wortlaut in der VerfahrenVerfahren-ssprachesspracheSpracheVerfahrens- die verbindliche Fassung darstellt (Art. 70 Abs. 1 EPÜ).

Nicht zur Auslegung des Schutzbereiches herangezogen werden die Zusammenfassung (§ 36 Abs. 2 PatG bzw. Art. 78 Abs. 1 e), 85 EPÜ), die ausschließlich der technischen Unterrichtung dient, und die Unterlagen aus der Erteilungsakte.2 Das gilt grundsätzlich auch für EinspruchEinspruch-sverfahrensverfahren.3

Nur die Merkmale, die in den Patentansprüchen enthalten sind, können den Schutzbereich bestimmen. Sind nur in der Beschreibung oder nur in den Zeichnungen wesentliche Merkmale der Erfindung enthalten, so sind sie für die Beurteilung des Inhalts der Ansprüche ohne Bedeutung, sofern sie nicht im Wortlaut der Ansprüche einen Niederschlag gefunden haben. Dabei gilt der Grundsatz, dass bei Widersprüchen zwischen Patentanspruch und Beschreibung der Patentanspruch Vorrang genießt, weil dieser und nicht die Beschreibung den geschützten Gegenstand definiert und damit auch begrenzt.4 Das schließt jedoch nicht aus, dass sich aus der Beschreibung und den Zeichnungen ein Verständnis des Patentanspruchs ergibt, das von demjenigen abweicht, das der bloße Wortlaut des Patentanspruchs vermittelt. Denn die Beschreibung des Patents, deren Funktion es ist, die geschützte Erfindung zu erläutern, kann Begriffe selbstständig definieren und insoweit ein patenteigenes Lexikon darstellen.5

Für die Bestimmung des SchutzumfangSchutzumfangPatents haben sich zwei Stufen herausgebildet:6

1 zunächst wird der WortsinnWortsinn (gleichbedeutend mit SinngehaltSinngehaltSinngehaltPatentanspruch) der Patentansprüche ermittelt. Erfasst er die angegriffene AusführungsformFormAusführung, liegt eine identische Benutzung des SchutzgegenstandSchutzgegenstands vor;

2 andernfalls werden die Unterschiede zwischen der wortsinngemäßen Auslegung und der angegriffenen Ausführungsform unter dem Gesichtspunkt der ÄquivalenzÄquivalenz geprüft. Eine Anspruchsauslegung erfolgt dabei insofern, als festzustellen ist, ob der Anspruch vom FachmannFachmann so verstanden werden kann, dass er die angegriffene Ausführungsform trotz gewisser Abweichungen noch einschließt.

Bei der Auslegung der Ansprüche ist zu beachten, dass sich diese an den zuständigen Durchschnittsfachmann (s.o. § 9 II.) wenden. Daher sind sie aus dessen Sicht auszulegen.7

1. Wortsinngemäßer SchutzbereichSchutzbereichwortsinngemäßer

Der Wortsinn der Patentansprüche erschließt sich dem Fachmann nicht nur aus dem Wortlaut, sondern aufgrund des technischen Gesamtzusammenhangs, den der Inhalt der Patentschrift ihm unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung vermittelt.1 Dafür ist beim Fachmann das gewöhnliche Fachwissen seines Gebiets am Prioritätstag vorauszusetzen. Sonstiger SdT wird als Auslegungshilfsmittel nur berücksichtigt, sofern er in der Beschreibung angegeben ist. In den Ansprüchen verwendete Begriffe sind nach dem technischen Sinn auszulegen. Dieser kann von der gewöhnlichen Bedeutung abweichen, wenn die Beschreibung oder die Zeichnungen dazu Anlass geben. Laut BGHBGH2 können Patentschriften im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellen, so dass im Zweifel letztlich nur der aus der Patentschrift sich ergebende Begriffsinhalt maßgeblich ist.

Bei Widersprüchen zwischen den Patentansprüchen und der Beschreibung sind solche Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden haben, grundsätzlich nicht in den Patentschutz einbezogen. Die Beschreibung darf nur insoweit berücksichtigt werden, als sie sich als Erläuterung des Gegenstands des Patentanspruchs lesen lässt.3

Wenn die angegriffene AusführungsformAusführungsform alle Merkmale des Patentanspruchs im oben genannten Sinne benutzt, handelt es sich um eine wortsinngemäße und damit identische BenutzungBenutzungidentischeBenutzung.

2. ÄquivalenterSchutzbereichäquivalenter SchutzbereichÄquivalenz-bereich

Liegt eine wortsinngemäße Benutzung nicht vor, ist anschließend zu prüfen, ob die angegriffene Ausführungsform unter den Äquivalenzbereich des Patents fällt. Dieser ist weiter als eine wortsinngemäße Auslegung und kann ermittelt werden mithilfe folgender Fragen,1 die nacheinander zu beantworten sind:

1 Löst die angegriffene Ausführungsform das der Erfindung zu Grunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln? (Technische Gleichwirkung)

2 Befähigen seine Fachkenntnisse den Fachmann, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden? (Auffindbarkeit)

3 Sind die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, derart am SinngehaltSinngehaltPatentanspruch der im PatentanspruchAnspruchPatent unter Schutz gestellten technischen LehreLehre orientiert, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als eine Lösung in Betracht zieht, die der wortsinngemäßen Lösung des Patentanspruchs gleichwertig ist? (Gleichwertigkeit der Abwandlung).

Offenbart die Beschreibung eines Patents mehrere Möglichkeiten, wie eine bestimmte technische Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen worden, begründet die Benutzung einer der übrigen Möglichkeiten regelmäßig keine Verletzung des Patents mit äquivalenten Mitteln.2

3. Konsequenzen für die SchutzbereichSchutzbereichKonsequenzen der Schutzbereichsbestimmungsbestimmung

Bei der Prüfung auf Benutzung geht es im Kern um einen gerechten Ausgleich zwischen den Interessen des PatentinhaberPatent-inhabers und der Rechtssicherheit für die Allgemeinheit.

Für die Beantwortung der Frage, ob eine angegriffene Ausführungsform den geschützten Gegenstand eines Patents oder einer Patentanmeldung benutzt oder nicht, kommt es also im Wesentlichen auf die Merkmale in den Ansprüchen (zu interpretieren mit Hilfe von Beschreibung und Zeichnungen), die zu lösende Aufgabe und den zuständigen (fiktiven) Durchschnittsfachmann an. Ob im Ergebnis dann entschieden wird, ob eine wortsinngemäße, eine äquivalente oder gar keine Benutzung vorliegt, hängt nicht nur vom jeweiligen Einzelfall, sondern letztendlich auch von dem angerufenen Gericht ab.1

Es kann jedoch wesentlich sein, ob eine wortsinngemäße oder eine äquivalente Benutzung vorliegt. Denn nur bei äquivalenter BenutzungBenutzungBenutzungäquivalente greift der sog. „Formstein-EinwandFormstein-Einwand“,2 der sich ergeben hat aus der BGH-Entscheidung „Formstein“.3 Danach kann ein Beklagter geltend machen, dass die als Patent verletzend beanstandete Ausführungsform aus dem veröffentlichten SdT (gem. § 3 Abs. 1 PatG) bekannt sei oder sich daraus in nahe liegender Weise ergebe. Dadurch soll gewährleistet sein, dass sich der Schutz des Patents nicht auf den (zum Prioritätszeitpunkt) freiefreieStand der Technikn Stand der TechnikStand der Technik unter Einschluss derjenigen Weiterentwicklung erstreckt, die nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht und somit für den Gemeingebrauch offen stehen soll.

§ 16 Rechte aus dem PatentPatentRecht aus

Die Rechte, die aus einem Patent geltend gemacht werden können, sind abhängig von den oben genannten Wirkungen des Patents. Dabei ist weiterhin besonders zu berücksichtigen, durch welche Art von Patentansprüchen die Erfindung geschützt ist. In § 9 PatG, der sich auf die Wirkungen des Patents bei unmittelbarer BenutzungBenutzungunmittelbare bezieht, wird unterschieden zwischen

 Erzeugnissen und

 Verfahren,

die Gegenstand von Patenten sein können. In der Praxis werden auch sog. VerwendungVerwendung-serfindungserfindungErfindungVerwendungs-en geschützt, auf die unter III. separat eingegangen wird. Auf die Besonderheiten der mittelbaren Patentverletzung wird unten in IV. eingegangen.

In diesem Paragraphen wird nicht explizit auf Regelungen des EPÜ verwiesen, da die Rechte aus dem europäischeuropäischPatenten Patent gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ die gleichen wie bei einem inländischen Patent und somit durch das PatG geregelt sind.

I. Rechte aus ErzeugnisansprüchenRechtaus Erzeugnisanspruch

Ansprüche, die ein Erzeugnis (auch VorrichtungVorrichtung genannt) schützen, werden Erzeugnisansprüche oder VorrichtungVorrichtung-sanspruchsansprüche genannt. Diese gewähren dem Patentinhaber Schutz gegenüber Dritten, das Erzeugnis herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen (§ 9 Nr. 1 PatG).

1. HerstellungHerstellung

Die Herstellung umfasst die gesamte Tätigkeit, die auf die Schaffung des Gegenstandes abzielt, und zwar von deren Beginn an. Das bedeutet, sie ist nicht beschränkt auf den letzten, die Vollendung herbeiführenden Tätigkeitsakt.1 Zu unterscheiden ist auch zwischen (zulässiger) Ausbesserung und Reparatur sowie (unzulässiger) Neuherstellung. Denn nach ständiger Rechtsprechung des BGH ist das Ausschließlichkeitsrecht aus einem Erzeugnis-Patent hinsichtlich solcher Exemplare des geschützten Erzeugnisses erschöpft, die vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind. Diese Erzeugnis-Exemplare dürfen insbesondere bestimmungsgemäß gebraucht und an Dritte veräußert werden. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehören die Erhaltung und Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit, wenn die Funktions- oder Leistungsfähigkeit des konkreten Exemplars ganz oder teilweise durch Verschleiß, Beschädigung oder aus anderen Gründen beeinträchtigt ist. Vom bestimmungsgemäßen Gebrauch jedoch nicht umfasst sind alle Maßnahmen, die darauf hinauslaufen, ein patentgemäßes Erzeugnis erneut herzustellen. Für die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßen Gebrauch und Neuherstellung ist die Gesamtkombination maßgeblich. Nach diesem Grundsatz hat der BGH – in Abkehr von älterer Rechtsprechung – entschieden, dass die Herstellung einzelner Teile auch dann nicht als unmittelbare Patentverletzung angesehen werden kann, wenn diese Teile erfindungsfunktionell individualisiert sind.2

2. AnbietenAnbieten

Zum Anbieten (früher auch „Feilhalten“ genannt) eines patentierten Erzeugnisses gehört jede Handlung, die einem Dritten die Überlassungsbereitschaft signalisiert, wie beispielsweise die Ausstellung des Erzeugnisses, die Versendung von Werbeprospekten, die Werbung in Zeitungen usw. Dabei ist es gleichgültig, ob die Überlassung im Wege der Eigentumsübertragung oder miet-, leih- oder pachtweise erfolgen soll. Ob das beworbene Erzeugnis bereits hergestellt wurde oder im Inland vorrätig ist, ist nicht entscheidend. Für die Benutzungshandlung des Anbietens ist das tatsächliche Erwecken der schädlichen Nachfrage nach dem Verletzungsgegenstand ausreichend, und zwar auch dann, wenn die in Aussicht gestellte Befriedigung der Nachfrage nicht vom Anbietenden selbst sondern von fremder dritter Seite erfüllt werden soll.1 Auch ein Angebot, das während der Patentdauer erfolgt, sich jedoch allein auf den Abschluss von Geschäften nach Ablauf der Schutzdauer bezieht, stellt eine Patentverletzung dar.2 Internetangebote sind nicht schon deshalb schutzrechtsverletzend, weil sie vom Inland abgerufen werden können. Erforderlich ist vielmehr ein wirtschaftlich relevanter Bezug zum Inland, der sich bspw. daraus ergeben kann, dass das Internetangebot auch in deutscher Sprache abgefasst ist oder dass im Inland bekanntermaßen potenzielle Abnehmer ansässig sind, so dass offensichtlich ist, dass auch diese Kreise angesprochen werden sollen.3

3. InverkehrbringenInverkehrbringen

Unter Inverkehrbringen wird jede Tätigkeit verstanden, durch die der patentierte Gegenstand mit Willen des Entäußernden in die tatsächliche Verfügungsmacht eines Dritten gelangt, so dass dieser den Gegenstand benutzen kann.1 Dazu gehört neben dem Vertrieb auch das Vermieten oder Verleihen einer geschützten Vorrichtung. Eine Eigentumsübertragung ist nicht erforderlich.2

4. GebrauchGebrauch

Ein patentiertes Erzeugnis wird i.S.v. § 9 PatG gebraucht, wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird, wie z.B. der Betrieb einer Vorrichtung, die Verwendung einer Sache oder die Verarbeitung eines chemischen Stoffes. Ist das patentierte Erzeugnis Teil einer größeren Einheit, so wird dieser Teil nicht gebraucht, wenn er die technische Funktion der Gesamtsache nicht entscheidend mitbestimmt, wie z.B. der patentierte Nagel in einem Schrank.1

5. EinführenEinführen und BesitzBesitz

Das Einführen patentierter Erzeugnisse aus dem Ausland in die Bundesrepublik Deutschland stellt dann eine dem PatentinhaberPatent-inhaber vorbehaltene Benutzung dar, wenn die Einfuhr zu dem Zweck erfolgt, das Erzeugnis herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen. Auch ein Besitz zu einem dieser Zwecke kann verboten werden. Der Begriff des Besitzes umfasst die tatsächliche Verfügungsgewalt im wirtschaftlichen Sinne und ist nicht auf den zivilrechtlichen Besitz beschränkt.1

II. Rechte aus VerfahrensansprüchenRechtaus Verfahrensanspruch

Durch einen VerfahrensanspruchAnspruchAnspruchVerfahren wird ein bestimmtes technisches Handeln, das in mehreren Verfahrensmaßnahmen bestehen kann, unter Schutz gestellt. Dabei wird im Wesentlichen unterschieden zwischen

 HerstellungHerstellung-sverfahrensverfahren und

 ArbeitsverfahrenArbeitsverfahren.

Bei einem Herstellungsverfahren besteht die LehreLehretechnisches Handeln zum technischen Handeln in der Beschreibung der beiden eigentlichen Verfahrensmaßnahmen, nämlich der Wahl der Ausgangsmaterialien und der Art der Einwirkung auf diese. Dabei wird also auf ein Ausgangssubstrat (z.B. Werkstück, Werkstoff) durch mechanische, physikalische, chemische oder biologische Vorgänge eingewirkt, so dass als Arbeitsergebnis ein Erzeugnis entsteht. Das Herstellungsverfahren kann sich beispielsweise auf äußere FormFormGebunggebung (wie Fräsen, Lochen, Stanzen) oder innere stoffliche Beschaffenheit des verwendeten Materials beziehen. Die herrschende Meinung versteht unter einem „Erzeugnis“ nur körperliche Gegenstände. Ungeklärt ist, ob auch sonstige Erzeugnisse, wie z.B. elektrische Energie, dazu gehören.1

Ein Herstellungsverfahren kann auch dann patentfähig sein, wenn das hergestellte Erzeugnis im Prioritätszeitpunkt des Verfahrenspatents an sich bekannt ist (also zuvor auf anderem Wege hergestellt wurde).

Arbeitsverfahren hingegen sind nicht auf das Hervorbringen eines Erzeugnisses gerichtet und haben auch nicht die Veränderung eines bereits bestehenden Objekts zum Ziel. Stattdessen wirken sie auf Objekte ein ohne dass diese als solche nach Abschluss des Verfahrens Veränderungen aufweisen.2 Beispiele dafür sind Verfahren zum Fördern, Ordnen, Reinigen, Messen, Steuern elektronischer Geräte und dergleichen.

1. Anwendung

Ein VerfahrenVerfahren-spatentspatentPatentVerfahrens-, also ein Patent, das mindestens einen Verfahrensanspruch – der ein Herstellungs- oder ein Arbeitsverfahren schützen kann – enthält, hat nach § 9 S. 2 Nr. 2 PatG die Wirkung, dass es einem Dritten ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, das geschützte Verfahren anzuwenden. Dabei ist Anwendung des Verfahrens sein bestimmungsgemäßer Gebrauch.1

2. AnbietenAnbieteneines Verfahrens zur Anwendung eines Verfahrens zur Anwendung

Unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich wenn ein Dritter weiß oder es offensichtlich ist, dass die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, ist es ihm auch verboten, das geschützte Verfahren anzubieten.

Dieses Anbieten eines Verfahrens zur Anwendung, welches zur Geltendmachung von § 9 S. 2 Nr. 2, 2. Alt. PatG im Inland erfolgen muss, hat in der Praxis aufgrund der besonderen Voraussetzungen keine große Bedeutung. Denn der Dritte müsste einerseits die Details des Verfahrens und andererseits die Existenz sowie den SchutzumfangSchutzumfangPatent des Patents kennen.

3. Durch Verfahren unmittelbar hergestelltes Erzeugnisunmittelbar hergestelltes Erzeugnis

Durch § 9 S. 2 Nr. 3 PatG (Art. 64 Abs. 2 EPÜ) wird der Schutz eines Herstellungsverfahrens ergänzt und umfasst auch Erzeugnisse, die unmittelbar durch das Verfahren hergestellt wurden. Derartige Erzeugnisse sind so geschützt, als ob sie durch ein Erzeugnispatent unter Schutz gestellt wären (s. oben I.). Der Inhaber eines inländischen Verfahrenspatents wird zusätzlich auch vor der Einfuhr und dem Inlandsvertrieb von Erzeugnissen geschützt, die im Ausland hergestellt wurden. Die Erstreckung des Schutzes auf das unmittelbar hergestellte Erzeugnis ändert jedoch nichts daran, dass die geschützte Lehre in dem Verfahren besteht. Wird das geschützte Verfahren nicht benutzt, so wird selbst ein identisches Erzeugnis vom Schutz gem. § 9 S. 2 Nr. 3 PatG nicht erfasst, denn dieser bezieht sich nur auf das unter Anwendung des geschützten Verfahrens hergestellte Erzeugnis.1

Fraglich – und im jeweiligen Einzelfall zu entscheiden – ist, wann ein Erzeugnis als unmittelbar hergestellt gilt. Dafür muss ein hinreichender Zusammenhang zwischen dem Erzeugnis und dem Verfahren bestehen, wie bei folgendem Beispiel:2

 Eine Kunststofffaser wird unmittelbar durch ein geschütztes Verfahren hergestellt. Damit ist diese so hergestellte Faser durch das Verfahrenspatent geschützt. Stoffe, die aus dieser Faser gewebt oder Strümpfe, die daraus hergestellt werden, sind ebenfalls vom Schutz umfasst.

Ein Erzeugnis wird hingegen bei folgendem Beispiel nicht mehr als nach einem Verfahren unmittelbar hergestellt anzusehen sein:3

 Ein (durch ein geschütztes Verfahren hergestellter) Nagel wird zum Bau eines Schrankes verwendet. Der Nagel ist zwar physikalisch noch vorhanden, hat jedoch jede Selbständigkeit verloren. Daher fällt der Schrank nicht unter den Schutz des Verfahrenspatents.

III. Rechte aus VerwendungVerwendung-sanspruchsansprRechtaus Verwendungsanspruchüchen

Neben den in § 9 PatG genannten Erzeugnis- und Verfahrenspatenten gibt es in der Praxis auch zweckgebundenen Erzeugnisschutz in Form von VerwendungVerwendung-spatentspatenten (bzw. AnwendungspatentenPatentAnwendungs-Anwendungspatent). Das sind solche Patente, die mindestens einen AnspruchAnspruchVerwendung enthalten, durch den die Verwendung (oder Anwendung) eines Erzeugnisses für einen bestimmten Zweck geschützt ist. Ein solcher Anspruch könnte beispielsweise folgenden Wortlaut haben:

Verwendung eines chemischen Stoffes XY als Schädlingsbekämpfungsmittel.

Für die Schutzfähigkeit eines solchen Anspruchs ist es nicht notwendig, dass das Erzeugnis selbst schutzfähig (also neu oder erfinderisch) ist. Stattdessen muss die Verwendung neu und erfinderisch sein.

Bei der Prüfung, inwiefern eine BenutzungsformFormBenutzungs-Benutzung-sform für die geschützte Verwendung bestimmt ist, kommt es darauf an, inwiefern das Erzeugnis objektiv auf die geschützte Verwendung ausgerichtet, d.h. sinnfällig (oder augenfällig) hergerichtet ist. Dabei kann eine spezifische Form des Erzeugnisses (z.B. Applikation als Tablette, Salbe etc.) herangezogen werden. Jedoch kann es auch genügen, dass die Bestimmung zur patentgemäßen Verwendung in den Angaben auf der Verpackung oder einer beigefügten Gebrauchsanweisung zum Ausdruck kommt.1

Eine VerwendungserfindungErfindungVerwendungs- ist ihrem Inhalt nach zwar eine VerfahrenVerfahren-serfindungserfindungErfindungVerfahrens-, der durch einen Verwendungsanspruch gewährte Schutz läuft jedoch auf einen zweckgebundenen Sachschutz hinaus.2 Der PatentinhaberPatent-inhaber ist damit wirksam dagegen geschützt, dass ein Dritter eine Sache im Inland gewerblich zu der geschützten Verwendung augenfällig herrichtet, einen derartigen Gegenstand anbietet, in Verkehr bringt, gebraucht oder zu den genannten Zwecken einführt oder besitzt – ganz gleich, wo die sinnfällige Herrichtung stattgefunden hat.3 Der Patentinhaber ist ferner dagegen geschützt, dass ein Dritter eine im Ausland augenfällig für die geschützte Verwendung hergerichtete Substanz im Inland anbietet oder in Verkehr bringt. Er kann sich schließlich auch gegen den Export derart hergerichteter Substanzen wirksam zur Wehr setzen.4

Besondere Arten des zweckgebundenen Erzeugnisschutzes ergeben sich aus § 3 Abs. 3 PatG bzw. Art. 54 Abs. 4 EPÜ (erste medizinische Indikation) und aus § 3 Abs. 4 PatG bzw. Art. 54 Abs. 5 EPÜ (zweite und weitere medizinische Indikation). Die erst genannten Regelungen erweitern den Erzeugnisschutz für medizinisch einsetzbare Stoffe, wie insbesondere Arzneimittel und Diagnostika, indem sie die Erteilung eines gebietsgebundenen Stoffpatents für an sich bekannte Stoffe erstmalig für das Gebiet der Medizin eröffnen. Die zweitgenannten Regelungen erlauben die Gewährung eines zweckgebundenen Erzeugnispatents auch dann, wenn der Stoff als Arzneimittel, als Diagnostika oder dergleichen, bereits bekannt war, die Erfindung aber eine neue und erfinderische spezifische Verwendung lehrt.5

IV. Mittelbare Patentbenutzung

Durch § 10 PatG besteht die Möglichkeit, gegen mittelbare Patentbenutzungmittelbare Patentbenutzung vorzugehen, wodurch Patentinhabern erleichtert wird, ihre Rechte durchzusetzen. Diese Regelung erfasst das Anbieten und das Liefern von Mitteln zur Erfindungsbenutzung, d.h. von Gegenständen, die ohne selbst schon die patentierte Erfindung zu verwirklichen, beim Handeln nach ihrer Lehre unmittelbar zur Wirkung kommen. Dadurch wird bezweckt, dass der Eingriff in den Patentschutz durch mögliche (spätere) unberechtigte unmittelbare Benutzung bereits im Vorfeld verhindert werden kann. Das Anbieten/Liefern von Mitteln zur Erfindungsbenutzung bildet jedoch keinen zusätzlichen Verletzungstatbestand. Sein Verbot beruht darauf, dass dem Anbietenden/Liefernden Benutzungshandlungen eines anderen zugerechnet werden. Dabei genügt es, dass solche Handlungen nach Sachlage zu erwarten sind, z.B. wenn der Lieferant weiß oder den Umständen nach offensichtlich ist, dass der Abnehmer die gelieferten Mittel in patentverletzender Weise verwenden wird.1 Grundsätzlich müssen jedoch die zu erwartenden Handlungen patentverletzend sein.2

Voraussetzung zur Anwendung dieser Regelung ist die Gefahr der unmittelbaren Benutzung einer patentierten Erfindung mit allen ihren Merkmalen, und zwar im Geltungsbereich des PatG (also im Inland). Unter Benutzung ist eine der in § 9 S. 2 Nr. 1–3 PatG genannten Handlungen zu verstehen, also beispielsweise die Herstellung des geschützten Erzeugnisses oder die Anwendung des geschützten Verfahrens, das den Patentanspruch wortsinngemäß oder unter Verwendung von äquivalenten Mitteln verwirklicht.3

Nach § 10 Abs. 1 PatG umfasst der Tatbestand objektive und subjektive Voraussetzungen. Die Tathandlung eines Dritten („Anbieter/Lieferant“) besteht im Anbieten oder Liefern eines bestimmten Mittels ohne Zustimmung des Patentinhabers, welches nicht allgemein im Handel erhältlich sein darf (§ 10 Abs. 2 PatG). Die Tathandlung muss im Inland gegenüber einem Anderen („Angebotsempfänger/Belieferter“) erfolgen, der nicht zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigt ist. Das Mittel muss sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen und (objektiv) geeignet sowie (subjektiv, d.h. von dem Angebotsempfänger/Belieferten) dazu bestimmt sein, für die Benutzung der Erfindung benutzt zu werden. Als weitere subjektive Voraussetzung muss der Anbieter/Lieferant wissen, oder es muss offensichtlich sein, dass das angebotene oder gelieferte Mittel geeignet und bestimmt ist, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung ist damit unabhängig davon, ob der Angebotsempfänger/Belieferte oder ein späterer Abnehmer (Hintermann) das Mittel tatsächlich bei einer ihm gem. § 9 PatG verbotenen Handlung gebraucht oder dies versucht.4

§ 17 Grenzen und Ausnahmen der Schutzwirkung

Die oben beschriebenen Wirkungen aus einem Patent und somit die Rechte des Anmelders bzw. PatentinhaberPatent-inhabers können begrenzt sein und zwar durch:

 die in § 11 PatG genannten Handlungen im privaten BereichSchutzbereichprivater Bereich, zu VersuchszweckenSchutzbereichVersuchszwecke usw.;

 das in § 12 PatG genannte VorbenutzungsrechtVorbenutzungsrecht;

 WeiterbenutzungsrechtWeiterbenutzungsrechte nach gewährter Wiedereinsetzung (§ 123 Abs. 5 PatG);

 Rechte aufgrund der vom Patentinhaber abgegebenen LizenzLizenz-bereitschaftserklärungbereitschaftserklärungErklärungLizenzbereitschafts- nach § 23 PatG;

 Erschöpfung, sofern der patentierte Gegenstand mit Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gebracht wurde (Grundsatz aus Rechtsprechung);

 ZwangslizenzZwangslizenzLizenzZwangs-en (§ 24 PatG);

 BenutzungsanordnungBenutzung-sanordnung (§ 13 PatG).

I. AusnahmenWirkung des PatentsAusnahme der Patentwirkung nach § 11 PatG

Der Patentschutz soll nicht auf den PrivatbereichPrivat-bereich erstreckt werden. Daher sind Handlungen, die im privaten Bereich und zu nicht gewerblichen Zwecken vorgenommen werden, von der Wirkung des Patents gem. § 11 Nr. 1 PatG ausgenommen. Zur Anwendung dieser Vorschrift müssen beide Bedingungen kumulativ vorliegen. Mit privatem Bereich ist die reine Privatsphäre, wie Familie, Haushalt, Sport, SpielSpiel, Unterhaltung gemeint.1 Eine Handlung zu nichtgewerblichen Zwecken i.S.v. § 11 PatG ist unabhängig vom Begriff der gewerblichen Anwendbarkeit (gem. § 5 PatG). So gehört freiberufliche Tätigkeit zu den gewerblichen Zwecken i.S.v. § 11 Nr. 1 PatG. Deshalb ist beispielsweise die Nutzung eines patentgeschützten Karteischrankes für eine Patientendatei in der Privatwohnung eines freiberuflichen Arztes durch § 11 Nr. 1 PatG nicht vom Patentschutz ausgenommen. Ein derartiges Patent wirkt jedoch nicht gegen die Herstellung oder den Gebrauch des Karteischrankes durch eine Privatperson zu privaten Zwecken.

Die Wirkung des Patents erstreckt sich gem. § 11 Nr. 2 PatG auch nicht auf Handlungen zu VersuchszweckVersuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen. Das heißt, die Vorschrift ist nur anwendbar, wenn die ErfindungErfindung selbst (also eine entsprechende Vorrichtung bzw. ein entsprechendes Verfahren) das Versuchsobjekt bildet; nicht jedoch, wenn die Erfindung als Hilfsmittel bei Versuchen dient. So sind Versuche an einem patentgeschützten Oszillographen mit dem Ziel, diesen zu verbessern, erlaubt; nicht jedoch der Einsatz dieses Oszillographen zur Optimierung eines Fernsehempfängers. Außerdem sind solche Versuche, die keinen Bezug zur technischen Lehre haben und nur noch der Klärung wirtschaftlicher Fakten dienen, wie Marktbedürfnis, Preisakzeptanz und Vertriebsmöglichkeiten, genau so vom Privileg des § 11 Nr. 2 ausgeschlossen und damit unzulässig, wie solche, bei denen der Umfang der Erprobungen in einem nicht mehr zu rechtfertigenden großen Ausmaß vorgenommen wird.2

Von der Wirkung des Patents ist gem. § 11 Nr. 2a PatG die Nutzung biologischen Materials (wie definiert in § 2a Abs. 3 Nr. 1 PatG) zum Zweck der Züchtung, Entdeckung und Entwicklung einer neuen Pflanzensorte (wie definiert in § 2a Abs. 3 Nr. 4 PatG) ausgenommen und begründet damit ein entsprechendes Forschungs- bzw. Versuchsprivileg.

Durch § 11 Nr. 2b PatG sind Studien und Versuche sowie die sich daraus ergebenden praktischen Anforderungen ohne Zustimmung des Patentinhabers erlaubt, die für die Erlangung einer arzneimittelrechtlichen GenehmigungArzneimittel-rechtliche Genehmigung für das Inverkehrbringen in der EU oder einer arzneimittelrechtlichen Zulassung innerhalb oder außerhalb der EU erforderlich sind. Darin umfasst sind alle Handlungen, die an sich unter §§ 9, 10 PatG fallen, oder objektiv notwendig sind, um eine erstrebte arzneimittelrechtliche Genehmigung oder Zulassung zu erlangen. Erfasst wird insbesondere auch die Herstellung von Arzneimitteln, soweit sie für die Durchführung von Studien oder Versuchen erforderlich ist.3

Damit eine Zubereitung von ArzneimittelnWirkung des PatentsArzneimittelArzneimittel gem. § 11 Nr. 3 PatG von der Wirkung des Patents ausgenommen wird, muss es sich um eine Einzelzubereitung (nicht auf Vorrat) eines Arzneimittels – was im Einzelfall abzugrenzen ist von Kosmetika und Lebensmitteln – in ApothekenApotheke (auch Krankenhausapotheken) auf Grund ärztlicher Verordnung handeln.

Der internationale Verkehr soll durch § 11 Nr. 4 bis 6 PatG vor unnötigen patentrechtlichen Behinderungen geschützt werden, indem Handlungen in Bezug auf Einrichtungen an SchiffSchiffen, sowie Luft- oder LandfahrzeugeLuft- oder Landfahrzeugn, die vorübergehend oder zufällig ins Inland gelangen, von der Patentwirkung ausgenommen sind. Praktisch kommt als nicht schutzrechtSchutzrechtverletzende Handlungsverletzende Handlungen hauptsächlich der Gebrauch einschließlich der Reparatur in Betracht. In Ausnahmen könnte das auch für inländisches Anbieten oder Inverkehrbringen gelten; keinesfalls jedoch für das Herstellen von Fahrzeugen.4

II. Vorbenutzungs- und WeiterbenutzungsrechtWeiterbenutzungsrecht
1. VorbenutzungsrechtVorbenutzungsrecht (vor Patentanmeldung)

Durch § 12 PatG tritt die Wirkung eines Patents gegen den nicht ein, der zur Zeit der AnmeldungAnmeldungvor Patent- oder eines wirksam beanspruchten Prioritätstages (§ 12 Abs. 2 PatG) die Erfindung im Inland in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat. Handlungen im Ausland, auch innerhalb der EU genügen dafür nicht.1 Durch dieses VorbenutzungsrechtVorbenutzungsrecht2 soll aus Billigkeitsgründen der Besitzstand eines Vorbenutzers geschützt werden. Dabei soll jedoch nur der durch den Erfindungsbesitz untermauerte Besitzstand erhalten werden. Somit erwirbt derjenige kein Vorbenutzungsrecht, der bei der Vornahme der Benutzungshandlung oder der Veranstaltung zur Benutzung den Erfindungsgedanken nicht erkannt hat.3 Andererseits ist es nicht notwendig, dass dem Vorbenutzer ein (auf ParallelerfindungParallelerfindung beruhendes) eigenes Erfinderrecht zusteht. Stattdessen kann auch eine von einem Dritten4 gemachte Erfindung wirksam ausgeführt werden. Ein Vorbenutzungsrecht ist sogar selbst dann möglich, wenn die Erfindung durch den Patentanmelder oder seinen Rechtsvorgänger mitgeteilt und anschließend in Benutzung genommen wurde. In einem solchen Fall besteht jedoch kein Vorbenutzungsrecht, wenn ein Rechtevorbehalt gem. § 12 Abs. 1 S. 4 PatG vorliegt. Ein Vorbenutzungsrecht entsteht außerdem dann nicht, wenn es sich um eine widerrechtliche, unredliche Entnahme des benutzten Erfindungsgedankens handelt. Für einen redlichen Erwerb der Erfindung ist es auch erforderlich, dass der Erfindungsbesitz unabhängig von einem der Überlassung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis auf Dauer ausgeübt werden darf. Sind die Rechtsbeziehungen zwischen dem Erfinder und dem Benutzer vertraglich geregelt, fehlt es von vornherein an einer berechtigten Grundlage für eine solche Annahme, wenn sich aus dem Vertrag derartiges nicht ergibt.5

Als Benutzung i.S.v. § 12 PatG kommt jede in § 9 PatG (für eine unmittelbare) bzw. in § 10 PatG (für eine mittelbare) genannte Handlung in Betracht. Auf den Umfang der Benutzungshandlungen kommt es nicht an.6 Ein Vorbenutzungsrecht kann auch begründet werden, wenn lediglich die für eine Benutzung erforderlichen VeranstaltungVeranstaltungVorbenutzungVeranstaltungen getroffen wurden ohne die Benutzung selbst aufzunehmen (§ 12 S. 1, 2. Alt. PatG). Die Veranstaltungen müssen auf die Erfindung bezogen sein und auch den Entschluss, diese alsbald gewerbsmäßig zu benutzen, durch geeignete Vorbereitung erkennen lassen.

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Aufnahme der Benutzung bzw. entsprechender Veranstaltungen ist der Anmeldetag (§ 12 Abs. 1 S. 1 PatG) bzw. PrioritätPriorität-stagstag (§ 12 Abs. 2 PatG).

Zur Entstehung des Vorbenutzungsrechts braucht eine aufgenommene Benutzung nicht notwendig bis zum Anmelde-/Prioritätstag fortgesetzt zu werden. Eine vorübergehende UnterbrechungUnterbrechungUnterbrechungvorübergehende steht dem Vorbenutzungsrecht nicht entgegen.7 Dagegen müssen Veranstaltungen zur Benutzung (mindestens) bis zu dem Anmelde-/Prioritätstag im Inland fortdauern, und zwar ohne Unterbrechung.8

Das Vorbenutzungsrecht unterliegt keinen quantitativen Grenzen, soweit dessen Inhaber es für den eigenen Betrieb nutzt, wobei dieser beliebig erweitert9 und auch mit einem weiteren Betrieb verschmolzen werden darf.10 Der Berechtigte darf solche Tätigkeiten für seinen Betrieb auch in fremden Werkstätten durchführen lassen (verlängerte Werkbankverlängerte Werkbank); eine Lizenzierung hingegen ist nicht zulässig.11 Inwiefern von einer Benutzungsart (Herstellen, Anbieten, InverkehrbringenInverkehrbringen, Gebrauchen, EinführenEinführen, BesitzBesitzen) auf eine andere gewechselt werden darf, hängt vom Einzelfall ab und ist umstritten. Nur für den Hersteller gilt uneingeschränkt der Grundsatz, dass der Wechsel der Benutzungsart erlaubt ist und das Vorbenutzungsrecht alle Benutzungsarten umfasst, auch wenn er nur eine von ihnen vor der Anmeldung ausgeübt hat.12

Das Vorbenutzungsrecht kann nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden (§ 12 Abs. 1 S. 3 PatG). Es soll also eine Vervielfältigung des Rechts unterbleiben.

2. WeiterbenutzungsrechtWeiterbenutzungsrecht (nach WiedereinsetzungWiedereinsetzungWeiterbenutzung)

Versäumt ein Beteiligter ohne Verschulden gegenüber dem Patentamt oder dem Patentgericht eine Frist, so hat er unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, wieder in den vorigen Stand eingesetzt zu werden („WiedereinsetzungWiedereinsetzungin den vorherigen Stand in den vorigen Stand“, § 123 PatG (bzw. Art. 122 EPÜ); siehe auch oben § 11 II 2.). Dadurch kann ein Zeitraum entstehen, zu dessen Beginn eine Patentanmeldung wegfällt oder ein Patent erlischt und zu dessen Ende das Schutzrecht wieder in Kraft tritt.

Falls ein Dritter in gutem Glauben innerhalb dieses Zeitraums im Inland den Gegenstand eines Patents in Benutzung nimmt oder die dazu erforderlichen VeranstaltungVeranstaltungWeiterbenutzungen trifft, ist dieser befugt den Patentgegenstand für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten weiter zu benutzen. Ein solches Recht erlangt auch derjenige, der im Vertrauen auf den Wegfall einer 12-monatigen Unionspriorität den geschützten Gegenstand in Benutzung genommen hat. Analog entfällt auch der Anspruch auf Zahlung einer Entschädigung gem. § 33 Abs. 1 PatG (§ 123 Abs. 5, 6, 7 PatG bzw. Art. 122 Abs. 5 EPÜ). Der Zeitpunkt der Aufnahme von Benutzungen oder der für entsprechende Vorbereitungen (Veranstaltungen) dazu muss nach Entfall, aber vor Wiederinkrafttreten des Schutzrechts bzw. des Prioritätsrechts liegen. Ein Dritter ist daher nicht schutzwürdig, wenn er die Patent verletzende Benutzung vor dem Erlöschen aufgenommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat und die Benutzung anschließend über den Zeitpunkt des Erlöschens hinaus fortsetzt.1 Dieses Weiterbenutzungsrecht kann nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden.

Mit Ausnahme des maßgebenden Zeitpunkts entsprechen Voraussetzungen und Inhalt dieses Rechts denjenigen des oben beschriebenen Vorbenutzungsrechts.2

III. Erschöpfung

ErschöpfungErschöpfung meint Verbrauch des Patentrechts hinsichtlich eines bestimmten patentgemäßen Erzeugnisses. Sie entsteht, wenn der Patentinhaber oder ein mit dessen Zustimmung handelnder Dritter eine durch Patent geschützte Vorrichtung oder ein unmittelbares Erzeugnis eines patentierten Verfahrens im Inland, innerhalb der EU oder des EWREWR in den Verkehr bringt.1 Eine rechtmäßige Herstellung ohne InverkehrbringenInverkehrbringen reicht dafür hingegen nicht aus.2 Nach ständiger Rechtsprechung des BGH ist das Ausschließlichkeitsrecht aus einem Erzeugnis-Patent hinsichtlich solcher Exemplare des geschützten Erzeugnisses erschöpft, die vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind. Rechtmäßige Erwerber wie auch diesen nachfolgende Dritterwerber – einschließlich Wettbewerber des Patentinhabers – sind befugt, diese Exemplare bestimmungsgemäß zu gebrauchen, an Dritte zu veräußern oder zu einem dieser Zwecke Dritten anzubieten.3 Daher kann bei bestehender Erschöpfung der Patentinhaber für das genannte Erzeugnis-Exemplar das weitere Inverkehrbringen, das Anbieten und den Gebrauch dieses Gegenstands aus dem Patent nicht mehr verbieten. Jeder, der dazu tatsächlich in der Lage ist, darf das Erzeugnis ohne Zustimmung des Patentinhabers veräußern oder auf sonstige Weise weitergeben, anbieten und gebrauchen sowie zu diesen Zwecken erwerben und besitzen. Der Erschöpfungsgrundsatz im Patentrecht ergibt sich üblicherweise nur aus Rechtsprechung und Schrifttum.4 Lediglich für biologisches Material gibt es gem. § 9b PatG eine nationale gesetzliche Regelung. In dem noch nicht in Kraft getretenen Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (s.a. § 23 dieses Abschnitts) ist in dessen Art. 29 ebenfalls die Erschöpfung berücksichtigt.

Ein InverkehrbringenInverkehrbringen außerhalb des EWREWR (einschl. EU) bewirkt keine Erschöpfung.5 Dieser Grundsatz gilt auch in den Fällen, in denen Erzeugnisse in einem Land in den Verkehr gebracht worden sind, bevor dieses Land der EU beigetreten ist6 und auch nicht Mitglied des EWREWR war. Es ist gleichgültig, ob der Patentinhaber im Staat des ersten Inverkehrbringens ebenfalls über ein SchutzrechtSchutzrechtParallelpatent, insbesondere ein „Parallelpatent“ (also eins basierend auf derselben Erfindung wie das für das Inland erteilte Patent) verfügt, das ihn berechtigt, einem Inverkehrbringen der Erzeugnisse durch Andere entgegenzutreten.7

Die Zustimmung des Patentinhabers für ein Inverkehrbringen ist z.B. dann gegeben, wenn er einen Dritten zum Vertrieb beauftragt oder ihm eine LizenzLizenz erteilt hat. Durch ein Inverkehrbringen patentgemäßer Erzeugnisse ohne Zustimmung des Patentinhabers wird die Erschöpfung auch dann bewirkt, wenn ein Benutzungsrecht aufgrund einer Lizenzbereitschaft nach § 23 PatG (s. unten IV.), eines Weiterbenutzungsrechts nach §§ 12, 123 Abs. 5 (s. oben II.), einer staatlichen Benutzungsanordnung nach § 13 PatG (s. unten V. 1.) oder einer Zwangslizenz nach § 24 PatG (s. unten V. 2.) vorliegt.8

Diese Zustimmung bzw. Berechtigung muss zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens vorliegen. Ist das der Fall, so bleibt die Erschöpfungswirkung bestehen, auch wenn nachträglich ihre Voraussetzungen wegfallen, z.B. das Patent übertragen wird oder eine Lizenz endet.9

Bei einem Verfahrenspatent gelten die Grundsätze zur Erschöpfung uneingeschränkt für die nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG geschützten unmittelbaren Erzeugnisse. Durch deren Inverkehrbringen werden allerdings nur diese, nicht aber das Verfahren selbst gemeinfreigemeinfrei.10

IV. Lizenzbereitschaft

In § 23 PatG ist die sog. LizenzbereitschaftLizenz-bereitschaft geregelt. Erklärt der Patentanmelder oder der im Register (gem. § 30 Abs. 1 PatG) als Patentinhaber Eingetragene schriftlich gegenüber dem Patentamt die Bereitschaft, jedermann die Benutzung der Erfindung gegen angemessene Vergütung zu gestatten, so ermäßigen sich die nach Eingang der Erklärung fälligen JahresgebührJahresgebühren auf die Hälfte.

Die Erklärung, die gem. § 23 Abs. 7 PatG jederzeit schriftlich zurückgenommen werden kann, ist eine materiellrechtliche Verfügung über das Patent, wodurch der Patentinhaber/Anmelder auf wesentliche Teile seines Rechtes verzichtet, nämlich auf das Verbotsrecht gegenüber Dritten, sofern diese bereit sind, eine angemessene Vergütung zu zahlen. Somit verzichtet er auf das Recht zur alleinigen Benutzung der Erfindung und zur Erteilung einer ausschließlichenLizenzausschließlicheAusschließlichkeitsrechtLizenzAusschließlichkeitsrecht Lizenz (siehe unten § 18 II.). Nach Eintragung der Erklärung im Register (s. § 23 Abs. 1 S. 2 PatG) wirkt diese wie ein Lizenzangebot an die Allgemeinheit, das jeder beliebig annehmen kann.1 Anderweitige einfache, also nicht-ausschließliche Lizenzen, stehen dem nicht entgegen. Ausschließliche Lizenzen hingegen sind mit dem CharakterCharakterLizenzbereitschaftserklärung der Lizenzbereitschaftserklärung nicht vereinbar.2

Der Patentinhaber braucht für nach dem Eingang der Erklärung fällige Jahresgebühren nur die Hälfte zu zahlen. Das gilt auch für die dem Patent zugrunde liegende deutsche AnmeldungAnmeldungLizenz (§ 23 Abs. 6 PatG) sowie für zugehörige ergänzende Schutzzertifikate (§ 16a Abs. 3 PatG). Es gilt weiterhin auch für Zusatzpatente, die bis zum 1. April 2014 angemeldet werden konnten (s. § 147 Abs. 1 PatG). Die Gebührenreduzierung gilt jedoch nicht für die für eine europäischeuropäischAnmeldunge Patentanmeldung an das EPA zu zahlenden Jahresgebühren.3

Jeder Dritte kann ab Eintragung der Erklärung in das Register die Erfindung benutzen, sofern er seine Absicht dem Patentinhaber/Anmelder anzeigt, AuskunftAuskunft über die Benutzung gibt und eine angemessene Vergütung zahlt. Diese Vergütung wird auf schriftlichen Antrag eines Beteiligten durch das DPMA festgesetzt (§ 23 Abs. 4).

V. Weitere Rechtsbeschränkungen

Die Rechte des Patentinhabers können weiterhin durch eine Benutzungsanordnung (gem. § 13 PatG) oder durch eine ZwangslizenzZwangslizenzLizenzZwangs- (§ 24 PatG) beschränkt werden.

1. BenutzungsanordnungBenutzung-sanordnung

Die Benutzungsanordnung unterscheidet zwei Fälle, nämlich:

 Benutzung im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt; das hat die Bundesregierung (nicht ein einzelner Minister) anzuordnen (§ 13 Abs. 1, S. 1 PatG) und

 Benutzung im Interesse der Sicherheit des Bundes; das hat die zuständige oberste Bundesbehörde (wie Bundesministerium der Verteidigung oder des Inneren) oder in deren Auftrag eine nachgeordnete Stelle anzuordnen (§ 13 Abs. 1 S. 2 PatG).

Der Patentinhaber hat gegenüber dem Bund (nicht gegenüber dem Benutzer) einen AnspruchAnspruchVergütung auf angemessene Vergütung (§ 13 Abs. 3 PatG), die einer Enteignungsentschädigung entspricht.1

2. ZwangslizenzZwangslizenzLizenzZwangs-

Falls ein Lizenzsucher sich innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfolglos bemüht hat, vom PatentinhaberPatent-inhaber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu benutzen und das öffentliche Interesse die Erteilung einer solchen Lizenz gebietet, hat das BundespatentgerichtBundespatentgericht die Möglichkeit eine Zwangslizenz zu erteilen (§ 24 Abs. 1 PatG). Ein öffentliches Interesse an der Erteilung einer Zwangslizenz für einen pharmazeutischen Wirkstoff kann auch dann bestehen, wenn nur eine relativ kleine Gruppe von Patienten betroffen ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese Gruppe einer besonders hohen Gefährdung ausgesetzt wäre, wenn das betreffende Medikament nicht mehr verfügbar wäre.1

Außerdem haben Inhaber von Patenten mit jüngerem Zeitrang gegenüber dem Inhaber eines älteren Patents AnspruchAnspruchälterer auf Einräumung einer Zwangslizenz sofern (a) sich der Lizenzsucher erfolglos bemüht hat, eine Lizenz zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu erhalten und (b) die Erfindung des jüngeren Patents einen wichtigen technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung aufweist, verglichen mit der Erfindung des älteren Patents. Dafür hat er auf Verlangen des Inhabers des älteren Patents diesem eine Gegenlizenz zu angemessenen Bedingungen einzuräumen (§ 24 Abs. 2 PatG).

Entsprechendes gilt, wenn ein Pflanzenzüchter ein SortenschutzSortenschutzrechtSchutzrechtSorten- nicht erhalten oder verwerten kann ohne ein früheres Patent zu verletzen (§ 24 Abs. 3 PatG). Für eine patentierte Erfindung auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie darf eine Zwangslizenz im Rahmen von Abs. 1 nur erteilt werden, wenn dies zur Behebung einer in einem Gerichts- oder VerwaltungsverfahrenVerwaltungsverfahren festgestellten wettbewerbswidrigen Praxis des Patentinhabers erforderlich ist (§ 24 Abs. 4 PatG).

Die durch Erteilung einer Zwangslizenz begründete Benutzungsbefugnis ist privatrechtlicher Natur und wirkt nur für die Zukunft, so dass vorherige Patentverletzungen nicht rechtmäßig werden.2

Der Vollständigkeit halber sei auch darauf hingewiesen, dass ein Lizenzsucher eine Art Zwangslizenz – unabhängig von § 24 PatG – aufgrund von kartellrechtlichen VorschriftenZwangslizenzkartellrechtliche Vorschriften erhalten kann. Als Grundlage dafür kommen insbesondere in Betracht: Art. 101, 102 AEUV (ex Art. 82 EGV) sowie §§ 19, 20 GWB oder eine gegenüber einer Standardisierungsbehörde abgegebene und den Lizenzsucher begünstigende Lizenzbereitschaftserklärung des Patentinhabers, ihm am Gegenstand des Klagepatents eine Lizenz zu FRANDFRAND-Bedingungen (fair, reasonable and non discriminatory) zu erteilen.3 Der EuGH hat in einem Fall differenziert zwischen (1) Ansprüchen auf Unterlassung und Rückruf und (2) Ansprüchen auf Auskunft und Schadensersatz, wobei erstere eher als missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung i.S.v. Art. 102 AEUV zu qualifizieren sind.4

§ 18 ÜbertragungÜbertragung, Lizenz

Durch § 9 PatG wird allein dem Patentinhaber die bevorzugte Stellung eingeräumt, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu nutzen und somit wirtschaftlich zu verwerten. Das Recht auf das PatentRecht auf das Patent hat der Erfinder oder sein RechtsnachfolgerRechtsnachfolger (§ 6 PatG). Dieses Recht sowie der AnspruchAnspruchPatent auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent können übertragen oder vererbt werden (§ 15 Abs. 1 PatG). Außerdem können diese Rechte ganz oder teilweise Gegenstand von Lizenzen sein (§ 15 Abs. 2 PatG). Sie können sich auf bereits erteilte Patente, auf eingereichte PatentanmeldungenAnmeldungLizenz sowie auf noch nicht geschützte Erfindungen beziehen.1 Nicht übertragen werden kann jedoch das Erfinderpersönlichkeitsrecht, das allein entsteht auf Grund der Tatsache des Erfindens oder Miterfindens.2

Im Folgenden wird lediglich auf Grundzüge derartiger Rechtsübertragungen eingegangen. Für weiterführende Aspekte, wie insbesondere Leistungsstörungen, Gewährleistungsansprüche und Kartellrecht, sei auf die einschlägige Literatur verwiesen.

I. ÜbertragungRecht aus dem PatentÜbertragung

Die Übertragung der nach § 15 Abs. 1 PatG bestehenden Rechte kann durch formlosen Vertrag gem. §§ 413, 398 BGB erfolgen.1 Dabei liegt als Verpflichtungsgeschäft in vielen Fällen ein Kaufvertrag zugrunde.2 Für die industrielle Praxis bedeutsam ist außerdem eine Rechtsübertragung bei DiensterfindungenDiensterfindungÜbertragung aufgrund einer Inanspruchnahme nach §§ 6, 7 ArbEG (s.u. § 32 II.). Auf die Übertragung durch Erbfolge wird hier nicht weiter eingegangen.

Wesentlich bei einer derartigen Rechtsübertragung ist das materiellrechtlichemateriellrechtliche-s Geschäft Geschäft. Der Vermerk nach § 30 Abs. 3 PatG in dem PatentregisterPatent-rolle hat insofern nur verlautbarende (deklaratorische), jedoch keine rechtsbegründende Wirkung.3 Der Vermerk verschafft jedoch dem jeweils Eingetragenen Legitimation gegenüber dem DPMA und den Gerichten. Das heißt auch, dass ein Patentinhaber in dem Patentregister eingetragen sein muss, um aus dem Patent wirksam klagen zu können.4

II. Lizenz

LizenzEine Lizenz i.S.v. § 15 Abs. 2 PatG ist im Kern die Erlaubnis, die technische LehreLehre, die Gegenstand eines SchutzrechtSchutzrechtLizenzs ist oder werden soll, in bestimmtem Umfang rechtmäßig zu benutzen. Eine Lizenz kann durch formlosen Vertrag erteilt werden.1 Inwiefern sich ein solcher Vertrag einem der im BGB geregelten Vertragstypen zurechnen lässt, ist umstritten. Üblicherweise2 wird er als Vertrag eigener Art angesehen.

Es wird zunächst unterschieden zwischen

 „nicht ausschließlichenLizenznicht ausschließliche“ Lizenzen, die auch „einfacheLizenzeinfache“ Lizenzen genannt werden und

 „ausschließlichenLizenzausschließliche“ Lizenzen.

Bei einer einfachen Lizenz verzichtet der PatentinhaberPatent-inhaber (oder zukünftige Patentinhaber) auf die AusschließlichkeitAusschließlichkeitsrecht nach § 9 PatG zugunsten des Lizenznehmers. Der Lizenzgeber kann die geschützte Erfindung aber weiter für sich benutzen, er kann auch zusätzliche Lizenzen erteilen oder nach Patenterteilung anderen Personen weiterhin die Benutzung verbieten. Die ausschließliche Lizenz hingegen bewirkt, dass der Lizenzgeber keine weiteren Lizenzen vergeben und auch die geschützte Erfindung nicht selber nutzen darf, soweit die ausschließliche Lizenz reicht. Einfache und ausschließliche Lizenzen können jedoch unterschiedliche Beschränkungen enthalten, wie bezüglich:

 zeitlicher Dauer (ZeitlizenzLizenzZeit-);

 räumlicher Wirkung (GebietslizenzLizenzGebiets-);

 sachlicher SchutzbereichSchutzbereichSchutzbereichsachlicher (z.B. bestimmte Ausführungsform);

 BenutzungsartenBenutzung-sarten (z.B. Herstellung, Vertrieb).

Ein Lizenzvertrag kann auch das Recht enthalten, dass der Lizenznehmer UnterlizenzUnterlizenzLizenzUnter-en an weitere Dritte vergeben darf, die dadurch entsprechend befugt werden, die geschützte Erfindung zu nutzen. Ein solches Recht zur Unterlizenzierung ist in ausschließlichen Lizenzen implizit enthalten, sofern sich aus dem zugehörigen Vertrag nichts anderes ergibt.

Sowohl für einfache als auch für ausschließliche Lizenzen gilt der „SukzessionsschutzSukzessionsschutzLizenzSukzessionsschutz“,3 wonach ein Rechtsübergang der Erfindung oder die Erteilung von weiteren Lizenzen solche Lizenzen nicht berührt, die Dritten vorher erteilt worden sind (§ 15 Abs. 3 PatG).

3. Kapitel. Besonderheiten bei europäischeuropäischPatenten PatentenPatenteuropäisches

In diesem Kapitel wird auf Besonderheiten von europäischen Patenten (bzw. deren Anmeldungen) eingegangen. Das sind solche, die nach dem EuropäischeuropäischPatentübereinkommenen Patentübereinkommen (EPÜEPÜ)1 durch ein einheitliches VerfahrenVerfahrenEPÜ erteilt sind. Im zweiten Kapitel ist bereits insofern auf das EPÜ verwiesen worden, soweit es Analogien zum deutschen Patentrecht gibt.

Das EPÜeuropäischPatentübereinkommen umfasst gem. Art. 164 EPÜ neben dem eigentlichen Regelungswerk noch weitere Bestandteile, wie insbesondere die zugehörige Ausführungsordnung (AOEPÜ),2 das Protokoll zur Auslegung des Art. 69 EPÜ3 und das Anerkennungsprotokoll.4 Ergänzt werden diese Vorschriften durch die Gebührenordnung.5

Europäische Patente können für einen, mehrere oder alle der 38 Vertragsstaaten6 der Europäischen Patentorganisation beantragt werden und haben nach wirksamer Erteilung dort dieselbe Wirkung und unterliegen denselben Vorschriften wie ein nationales Patent, soweit sich aus dem EPÜ nichts anderes ergibt (Art. 3, Art. 2 Abs. 2, Art. 64 EPÜ). Das heißt, eine AnmeldungAnmeldungEPÜ für ein europäisches Patent („europäische Patentanmeldung“) durchläuft zunächst ein einheitliches Verfahren. Mit Erteilung zerfällt das europäische Patent in ein Bündel von Patenten, die in vieler Hinsicht nach nationalen Vorschriften zu behandeln sind. Somit haben die nach dem EPÜ erteilten Patente den Charakter eines sog. „BündelpatentBündelpatents“. Daneben gelten jedoch weiterhin selbst für das erteilte europäische Patent einige Vorschriften nach dem EPÜ. Dazu gehören insbesondere die Vorschriften für ein eventuelles Einspruchsverfahren (Art. 99ff. EPÜ), die Vorschriften für ein eventuelles Beschränkungsverfahren (Art. 105a, 105b, 105c EPÜ), die Auslegung des Schutzbereichs (Art. 69 EPÜ zusammen mit dem Protokoll zu dessen Auslegung), die Verbindlichkeit der Fassung in der Verfahrenssprache (Art. 70 EPÜ) und die Auslegung der Patentfähigkeit (Art. 52–57 EPÜ) sowie die Auslegung zur Berechtigung des Patentinhabers (Art. 60 EPÜ) im Rahmen eines möglichen Nichtigkeitsverfahrens. Wesentliche Schritte des Verfahrens vor dem EPA sind ebenfalls in Abb. 3 dargestellt.

Das EPÜ verweist in verschiedenen Stadien auch auf nationale Vorschriften der Vertragsstaaten, wie z.B. bzgl. des Schutzes einer Patentanmeldung nach deren Veröffentlichung (Art. 67 Abs. 2 EPÜ) oder die Möglichkeit zur Einreichung von europäischen Patentanmeldungen auch bei nationalen Behörden (Art. 75 Abs. 1 b) EPÜ). Die zugehörigen nationalen Vorschriften in den einzelnen Vertragsstaaten können unterschiedlich sein. Dazu gibt eine vom EPA herausgegebene Broschüre einen guten Überblick.7 Für die Bundesrepublik Deutschland sind die maßgeblichen nationalen Regelungen enthalten in Art. II IntPatÜG (auch IntPatÜbkG genannt).8

Nur der Vollständigkeit halber wird in diesem Kapitel auch kurz auf das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung (auch Einheitspatent genannt) eingegangen, das jedoch bisher (Stand Juni 2018) und wohl auch innerhalb der kommenden Monate noch nicht angewendet wird.

§ 19 EuropäischeuropäischAnmeldunge Patentanmeldungen bis zur Veröffentlichung

Jede natürliche oder juristische Person und jede einer juristischen Person gleichgestellte Gesellschaft kann, ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit und Wohnsitz oder Sitz, die Erteilung eines europäischen Patents beantragen (Art. 58 EPÜ). Mit der Patentanmeldung sind die VertragsstaatVertragsstaaten1 zu benennen, für die das Patent erteilt werden soll. Sie kann nach Art. 75 Abs. 1 EPÜ beim EPAEPA oder bei einer zugelassenen nationalen BehördeBehördeBehördenationale, wie dem DPMA oder auch bei einem Patentinformationszentrum2 (nach Art. II § 4 Abs. 1 IntPatÜG), eingereicht werden. Die Anmeldung kann grundsätzlich in jeder Sprache eingereicht werden. Es ist jedoch zu unterscheiden, ob es sich dabei um eine der drei AmtsspracheAmtssprachen des EPA handelt, nämlich Deutsch, Englisch oder Französisch, oder um eine andere Sprache. Wenn die europäische Patentanmeldung in einer Nicht-Amtssprache eingereicht wird, ist sie fristgerecht in eine (beliebige) der drei Amtssprachen des EPA zu übersetzen. Diejenige Amtssprache, in der die Patentanmeldung eingereicht oder übersetzt wird, ist in allen Verfahren vor dem EPA als VerfahrensspracheVerfahren-ssprache zu verwenden, sofern nichts anderes bestimmt ist (Art. 14 Abs. 1–3 EPÜ i.V.m. R. 6 Abs. 1 AOEPÜ). In der Verfahrenssprache werden die europäische Patentanmeldung und die europäische Patentschrift veröffentlicht (Art. 14 Abs. 5, 6 EPÜ). Durch die Verfahrenssprache wird außerdem die verbindliche Fassung von Patentanmeldung und Patent nach Art. 70 EPÜ bestimmt.

Auf die Anmeldung folgen die EingangsprüfungPrüfungEingangs- und die FormalprüfungPrüfungFormal- und es wird ein RechercheRecherche-berichtnbericht erstellt (Art. 90, 92 EPÜ). Liegt dieser rechtzeitig vor, wird er zusammen mit der Patentanmeldung veröffentlicht (Art. 93 EPÜ i.V.m.R. 68 Abs. 1 AOEPÜ).

Durch die Veröffentlichung gewährt die Patentanmeldung dem Anmelder grundsätzlich denselben Schutz wie ein erteiltes Patent (Art. 67 Abs. 1 i.V.m. Art. 64 EPÜ). Dieser kann von den Vertragsstaaten jedoch nach Art. 67 Abs. 2 eingeschränkt werden. Davon hat die Bundesrepublik – wie auch andere Vertragsstaaten3 – Gebrauch gemacht, so dass nach Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG eine veröffentliche europäische Patentanmeldung lediglich einen vorläufigen Schutz mit einstweiligen Entschädigungsanspruch gem. § 33 Abs. 1 PatG gewährt. Dieser Schutz steht dem Anmelder jedoch erst von dem Tag an zu, an dem eine von ihm eingereichte deutsche Übersetzung der Patentansprüche vom DPMA Spracheveröffentlicht worden ist oder der Anmelder eine solche Übersetzung dem Benutzer der Erfindung übermittelt hat (Art. II § 1 Abs. 2 IntPatÜG).

§ 20 Sachprüfung, Patenterteilung, Einspruch und BeschränkungEinspruch

Die SachprüfungPrüfungSach- wird eingeleitet durch einen PrüfungsantragPrüfung-santrag, der innerhalb von 6 Monaten nach dem Hinweis auf Veröffentlichung des Recherchenberichts wirksam gestellt werden kann und der erst als gestellt gilt, wenn die PrüfungPrüfung-sgebührsgebühr entrichtet worden ist. Wird er nicht rechtzeitig gestellt, gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Art. 94 EPÜ i.V.m. R. 70 AOEPÜ).

Ergibt die Prüfung, üblicherweise nach Anpassung der Anmeldeunterlagen durch den Anmelder, dass die Anmeldung und ihre Erfindung den Erfordernissen des EPÜ (sowohl materiell als auch formell) genügen, sind anschließend fristgerecht die erforderlichen Gebühren zu zahlen und eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind,Gebühr wird die Erteilung des europäischeuropäischPatenten Patents beschlossen (Art. 97 EPÜ i.V.m. R. 71 AOEPÜ).

Die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents wird an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt der Hinweis auf Erteilung bekannt gemacht wird (Art. 97 Abs. 3 EPÜ). Von diesem Tag an gewährt das europäische Patent seinem Inhaber in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt ist, dieselben Rechte wie ein nationales Patent (Art. 64 Abs. 1 EPÜ). Durch Art. 64 Abs. 2 EPÜ ist außerdem gewährleistet, dass bei einem Patent, das ein Verfahren schützt, auf jeden Fall auch diejenigen Erzeugnisse geschützt sind, die durch das Verfahren unmittelbar hergestellt sind. Das ist im deutschen Patentgesetz auch direkt geregelt (§ 9 S. 2 Nr. 3 PatG).

Die Patentwirkungen können jedoch gem. Art. 65 EPÜ für einzelne Vertragsstaaten rückwirkend entfallen, wenn die VerfahrensspracheSpracheVerfahrens- nicht einer der staatlichen AmtsspracheSpracheAmts-nAmtssprache entspricht und eine ggf. erforderliche Übersetzung nicht rechtzeitig bei der zuständigen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eingereicht wird. Bezüglich der Übersetzungserfordernisse in den einzelnen Vertragsstaaten wird erneut auf die genannte Broschüre „Nationales Recht zum EPÜ“1 verwiesen.

Ab Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung läuft eine 9-monatige EinspruchsfristFristEinspruchEinspruch-sfrist, innerhalb der jedermann Einspruch einlegen kann (Art. 99 Abs. 1 EPÜ). Davon ausgenommen ist allerdings der Patentinhaber selbst.2 Die EinspruchEinspruch-sgründesgründe sind in Art. 100 EPÜ abschließend aufgeführt. Somit ist nach EPÜ ein Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme, anders als nach § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG, nicht vorgesehen.

Ein eventueller Streit darüber, ob der Anmelder auch materiell berechtigt ist i.S.v. Art. 60 EPÜ, ist durch Gerichte der Vertragsstaaten zu entscheiden. Eine solche in einem Vertragsstaat ergangene rechtskräftige Entscheidung wird in den anderen Vertragsstaaten anerkannt ohne dass es hierfür eines gesonderten Verfahrens bedarf (Art. 9 Anerkennungsprotokoll). Die Person, der durch eine solche Entscheidung der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents zugesprochen wird, kann wahlweise die vorhandene Patentanmeldung anstelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterverfolgen, eine neue Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen oder beantragen, dass die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird (Art. 61 Abs. 1 EPÜ).

Bei einem zulässigen Einspruch prüft das EPA, ob wenigstens ein Einspruchsgrund vorliegt. In einem solchen Fall wird das Patent widerrufen. Andernfalls wird der Einspruch zurückgewiesen. Es ist auch möglich, dass der Patentinhaber im Laufe des Verfahrens die Einspruchsgründe erst durch Änderungen der Unterlagen behebt, beispielweise durch Beschränkung der Patentansprüche. In einem solchen Fall wird das Patent in geänderter Fassung aufrecht erhalten und das EPA veröffentlich eine neue europäische Patentschrift (Art. 101, 103 EPÜ). Die Entscheidung über den Einspruch wirkt grundsätzlich für alle Vertragsstaaten, in denen das europäische Patent Wirkung hat (Art. 99 Abs. 2 EPÜ).

Auf Antrag des Patentinhabers kann das europäische Patent widerrufen oder durch Änderung der Patentansprüche beschränkt werden. Der Antrag ist gebührenpflichtig und schriftlich beim EPA zu stellen (Art. 105 a Abs. 1 EPÜ, R. 92 Abs. 1 AOEPÜ). Der Antrag ist nicht fristgebunden. Er kann jederzeit nach Erteilung und selbst nach dem Erlöschen des Patents gestellt werden,3 jedoch nicht solange ein Einspruchsverfahren anhängig ist (Art. 15 a Abs. 2 EPÜ, R. 93 AOEPÜ). Wenn der Antrag den festgelegten Erfordernissen genügt, beschließt das EPA die Beschränkung oder den Widerruf des Patents. Diese Entscheidung gilt mit Wirkung für alle Vertragsstaaten, für die das europäische Patent erteilt worden ist und wird an dem Tag wirksam, an dem der Hinweis auf die Entscheidung im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht wird (Art. 105 b EPÜ). Im Falle einer Beschränkung veröffentlicht das EPA eine geänderte europäische Patentschrift (Art. 105 c EPÜ).

§ 21 BeschwerdeBeschwerde

Sofern einer form- und fristFristBeschwerde-gerecht eingelegten Beschwerde durch die Stelle, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, nicht abgeholfen wird, entscheidet darüber eine der BeschwerdekammernBeschwerde-kammer des EPA (Art. 21, 106ff. EPÜ).

Die Große BeschwerdekammerGroße Beschwerdekammer ist zuständig für Entscheidungen über Rechtsfragen, die ihr von den Beschwerdekammern vorgelegt werden, für die Abgabe von Stellungnahmen zu Rechtsfragen, die ihr der Präsident des EPA vorlegt und für Entscheidungen über Anträge, auf Überprüfung von Beschwerdekammerentscheidungen (Art. 22. 112, 112 a EPÜ).

§ 22 NationalenationaleVerfahren VerfahrenVerfahrennationales

Mit dem bestandskräftigen Abschluss des Erteilungsverfahrens bzw. eines sich daran ggf. anschließenden Einspruchsverfahrens endet üblicherweise die Entscheidungskompetenz des EPA, sofern durch den Patentinhaber nicht ein Beschränkungs- bzw. Widerrufsverfahren beantragt wird. Zwar enthält das EPÜ mit Art. 138 eine Vorschrift betreffend eventueller NichtigkeitVerfahrenNichtigkeits-sverfahrenVerfahrenNichtigkeits-, jedoch werden diese nach nationalen Verfahren durchgeführt. Eine (teilweise) NichtigerklärungErklärungNichtigkeits- wirkt nur für das Hoheitsgebiet des Staates, in dem das Verfahren stattfindet.

Damit ein europäisches Patent auch die Wirkungen gem. Art. 64 EPÜ in den benannten Staaten entfaltet, sind in Abhängigkeit von der VerfahrensspracheSpracheVerfahrens- Übersetzungen in einzelnen Staaten erforderlich (Art. 65 EPÜ).1

Der SchutzbereichSchutzbereich des erteilten Patents ist nach Art. 69 EPÜ – ergänzt durch das Protokoll über dessen Auslegung – bestimmt. Die daraus resultierenden Rechte und Verfahren zu deren Geltendmachung werden jedoch nach nationalem Recht i.S.v. Art. 64 EPÜ behandelt.

Ein rechtskräftig erteiltes europäisches Patent bewirkt nach Ablauf der EinspruchsfristFristEinspruch oder eines eventuellen Einspruchsverfahren gem. Art. II § 8 IntPatÜG, dass ein nationales deutsches Patent seine Wirkung verliert, soweit es dieselbe Erfindung wie das europäische Patent schützt („Verbot des DoppelschutzesVerbot des Doppelschutzes“; s.o. § 15 II. 1.).

§ 23 Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent)
I. Allgemeines

Es wird seit vielen Jahren versucht, für die EU ein gemeinsames PatentsystemEinheitspatent zu schaffen, das durch ein einheitliches Verfahren und mit nur geringem Übersetzungsaufwand einen EU-weiten Schutz ermöglicht und vergleichbar ist mit dem System der Unionsmarke bzw. des Gemeinschaftsgeschmacksmusters. Ein solches Patentsystem würde sich von dem o.g. europäischen Bündelpatent (gem. EPÜ) also insbesondere dadurch unterscheiden, dass es nach Erteilung nicht wie ein Bündel in einzelne Patente der Mitgliedsstaaten, deren Anzahl der Patentanmelder bzw. -inhaber bestimmen kann, zerfällt, sondern einheitliche Wirkung in (möglichst) allen EU-Staaten hat. Das Einheitspatent soll Nutzern neben den klassischen nationalen Patenten (nach PatG, … ) und europäischen Patenten (nach EPÜ) eine weitere Option bieten. Ein solches Einheitspatent findet jedoch bisher1 noch keine Anwendung.

In den Jahren 2012 und 2013 haben die Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament einem „Patent-Paket“ zugestimmt, das den Grundstein legt für die Einführung eines einheitlichen Patentschutzes in der EU. Dieses Patent-Paket besteht aus zwei Verordnungen, die das Einheitspatent betreffen2 sowie einem internationalen Abkommen, das ein einheitliches Patentgericht betrifft und kurz EPGÜEPGÜ3 genannt wird. Das Patent-Paket wird im Wege der verstärkten Zusammenarbeit zwischen 26 Mitgliedsstaaten umgesetzt wird, wobei zuletzt Italien im September 2015 dazu kam. Momentan sind alle EU-Mitgliedsstaaten außer Kroatien und Spanien beteiligt.4

Die Verordnungen traten – gem. ihrer Art. 18 Abs. 1 bzw. Art. 7 Abs. 1 – am 20.1.2013 in Kraft. Sie gelten jedoch erst ab dem Tag, an dem das EPGÜEinheitliches Patentgericht in Kraft tritt,5 was bisher noch nicht der Fall ist.

Gegen das Patent-Paket gab es eine erste Klage von Italien und Spanien, die im April 2013 vom EuGH abgewiesen wurde. Zwei weitere Klagen von Spanien gegen die o.g. Verordnungen, die im März 2013 beim EuGH eingereicht wurden, wurden im Mai 2015 abgewiesen6.

Für das Inkrafttreten des EPGÜ ist in dessen Präambel festgelegt, dass es am 1. Januar 2014 in Kraft treten sollte (was nicht geschah) oder aber am ersten Tag des vierten Monats nach Hinterlegung der 13. Ratifikations- oder Beitrittsurkunde, wobei auch diejenigen von Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich vorliegen müssen (weil es dort im Jahr 2012 die meisten gültigen europäischen Patente gab).

Bisher liegen zwar die Ratifikationsurkunden von 16 Staaten (zuletzt von dem Vereinigten Königreich am 26.04.2018) vor, es fehlt jedoch insbesondere noch die Ratifikationsurkunde von Deutschland.7 Im Rahmen der deutschen Ratifizierung bzw. der zugehörigen Umsetzungsgesetzgebung stellt sich die Lage momentan folgendermaßen dar: Im März 2017 stimmten der Bundestag und auch der Bundesrat dem Regierungsentwurf zu. Gegen die Umsetzungsgesetzgebung wurde jedoch Verfassungsbeschwerde eingelegt und im Eilverfahren ein Aussetzungsantrag gestellt. Ein Termin für die Entscheidung im Eilverfahren hat das BVerfG nicht genannt.8

Es ist weiterhin zu berücksichtigen, dass in einem Referendum des Vereinigten Königsreichs im Juni 2016 eine knappe Mehrheit der Wähler sich für einen Austritt des Vereinigten Königsreichs aus der EU – üblicherweise auch kurz „BrexitBrexit“ genannt – entschieden hat. Die britische Premierministerin leitete den Austrittsprozess gem. Art. 50 EUV am 29.3.2017 rechtlich wirksam in die Wege, so dass das Land die EU voraussichtlich am 29.3.2019 verlassen werde. Momentan verlaufen die Brexit-Verhandlungen schwierig. Optimistische Meinungen gehen davon aus, dass das Einheitspatent im Laufe des Jahres 2018 starten wird.9 Realistischerweise10 ist jedoch wohl davon auszugehen, dass das EPGÜ in nächster Zeit nicht Inkrafttreten wird, zumal eine der Abteilungen der Zentralkammer des Gerichts erster Instanz in London sein soll (s. Art. 7 EPGÜ).

Da es somit noch nicht absehbar ist, wann das Einheitspatent zur Anwendung kommt, wird im Folgenden auch nur recht kurz darauf eingegangen.

II. Wirkung des EinheitspatentsRecht aus dem PatentÜbertragung

Ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung hat einen einheitlichen Charakter. Es bietet einheitlichen Schutz und hat gleiche Wirkung in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten. Das sind diejenigen, die an der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des Einheitspatents teilnehmen. Das Einheitspatent kann nur im Hinblick auf alle teilnehmenden Mitgliedsstaaten beschränkt, übertragen oder für nichtig erklärt werden oder erlöschen. Es kann im Hinblick auf die Gesamtheit oder einen Teil der Hoheitsgebiete der teilnehmenden Mitgliedsstaaten lizenziert werden (Art. 2, 3 VO 1257/2012).

III. VerfahrenRecht aus dem PatentÜbertragung

Aufgrund von Art. 9 VO 1257/2012 übertragen die teilnehmenden Mitgliedsstaaten dem EPA im Sinne von Art. 143 EPÜ wesentliche Aufgaben, die es gemäß seinen internen Regeln ausführt. So wird das EPA beispielsweise die Anträge der Patentinhaber auf einheitliche Wirkung verwalten, ist für die Erhebung, Verwaltung und Verteilung der Jahresgebühren zuständig und hat ein Register für die Einheitspatente zu führen, das Rechtsstandsdaten zu Lizenzen, Rechtsübertragungen und Beschränkungen sowie zum Widerruf bzw. Erlöschen von Patenten enthält. Was die Übersetzungsregelungen für das Einheitspatent angeht, wurde beschlossen, die Sprachenregelungen des EPA mit den drei Amtssprachen Deutsch, Englisch und Französisch zu übernehmen.1

4. Kapitel. Der Patentzusammenarbeitsvertrag (PCTPCT)

Durch den Patentzusammenarbeitsvertrag1 (PCT), ergänzt durch eine Ausführungsordnung (AOPCT),2 wird eine Möglichkeit geschaffen, mit einer einzigen „internationalen“ Anmeldung Schutz für eine Erfindung in vielen Staaten zu sichern. Der PCT führt jedoch – anders als das EPÜ – nicht zu einer einheitlichen Patenterteilung. Es wird lediglich ein einheitliches Anmeldeverfahren durchgeführt, einschließlich Veröffentlichung der AnmeldungAnmeldungPCT und einer Recherche. Auf Wunsch des Anmelders ist auch eine unverbindliche Prüfung der Anmeldung bzw. von deren Erfindung möglich. Jedoch ist die verbindliche Prüfung und entsprechende SchutzrechtSchutzrechtErteilungserteilung den in der Anmeldung benannten Vertragsstaaten vorbehalten.

Dem PCT gehören aktuell 152 Mitgliedstaaten (VertragsstaatVertragsstaaten) an,3 so auch die Bundesrepublik Deutschland, die in Art. III IntPatÜG die Schnittstellen zu nationalen Vorschriften geregelt hat. Das EPÜ regelt Schnittstellen zum PCT durch Art. 150ff. EPÜ. Die PCT-VerfahrenVerfahrenPCT werden koordiniert durch die in Genf ansässige Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPOWIPO), dort konkret durch das Internationale BürointernationaleBüro.

In diesem Kapitel werden nur die Grundzüge des PCT dargestellt. Wesentliche Schritte des Verfahrens sind auch in Abb. 3 dargestellt. Für ausführliche Informationen sowie aktuelle Regelungen, wird auf die Internetseite der WIPO verwiesen.4

Das Verfahren nach dem PCT umfasst folgende Phasen, die jeweils die angegebenen Schritte enthalten:

 Kapitel I (s. Art. 3–30 PCT)Einreichung der Anmeldung, Recherche, Veröffentlichung von Anmeldung und Recherchenbericht;

 Kapitel II (s. Art. 31–42 PCT)Auf Antrag findet eine unverbindliche vorläufige internationale Prüfungvorläufige internationale Prüfung mit Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit stattAnwendbarkeitgewerbliche;

 NationalenationalePhase bzw. regionale Phasen (s. Vorschriften nationaler bzw. regionaler Ämter)Anschließende Verfahren zur Erteilung von Patenten (bzw. Eintragung von Gebrauchsmustern usw.) vor nationalen bzw. regionalen Patentbehörden.

§ 24 PCTPCTKapitel I Kapitel I

Internationale AnmeldunginternationaleAnmeldungen zum Schutz von Erfindungen umfassen u.a. solche für Patente und für Gebrauchsmuster1Gebrauchsmuster (Art. 2 ii) PCT). Nur derjenige, der die Staatsangehörigkeit eines VertragsstaatVertragsstaates oder in einem Vertragsstaat Sitz oder Wohnsitz hat, kann eine solche Anmeldung einreichen (Art. 9 PCT);2 und zwar beim nationalen Amt seines Sitzes oder seiner Staatsangehörigkeit, beim Internationalen Büro oder ggf. bei einer zwischenstaatlichen Organisation (Art. 10 PCT i.V.m. R 19.1 a), b) AOPCT). Somit kann ein Anmelder mit Sitz in Deutschland eine internationale Anmeldung einreichen beim DPMA (national geregelt durch Art. III § 1 IntPatÜG), beim EPA (s. Art. 151 EPÜ) sowie beim Internationalen Büro. Die Einreichung umfasst – die Erfüllung der notwendigen Formalitäten vorausgesetzt – grundsätzlich die Bestimmung aller Mitgliedsstaaten, für die der Vertrag am internationalen Anmeldedatum verbindlich ist (BestimmungsstaatenBestimmungsstaat) und zwar für alle nach PCT dort möglichen SchutzrechtSchutzrechtPCTsarten (R 4.9 a) i), ii) AOPCT). Für diese Bestimmungsstaaten hat die internationale Anmeldung die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung mit dem internationalen Anmeldedatum (Art. 11 Abs. 3 PCT).

Für eine internationale Anmeldung kann die PrioritätPriorität einer (oder mehrerer) früheren Anmeldung in Anspruch genommen werden, wobei grundsätzlich nach Art. 8 PCT das PrioritätPriorität-srechtsrecht nach Art. 4 PVÜPVÜ gilt. Die internationale Anmeldung kann auch Grundlage für die Inanspruchnahme von Prioritätsrechten sein (Art. 11 Abs. 4 PCT).

Für jede internationale Anmeldung wird gem. Art. 15 PCT eine RechercheRecherche zur Ermittlung des einschlägigen SdT durchgeführt und zwar von einer internationalen RechercheRecherche-behördebehördeBehördeRecherche-, die ein nationales Amt oder eine zwischenstaatliche Organisation sein kann (Art. 15ff. PCT). Für internationale Anmeldungen, die beim DPMA oder beim EPAEPA eingereicht werden, führt das EPA die Recherchen durch (Art. 16 Abs. 2 PCT i.V.m. Art. III § 3 IntPatÜG3 bzw. Art. 152 EPÜ). Auf Grundlage einer solchen Recherche werden ein RechercheRecherche-berichtnbericht und ein nicht bindender Bescheid zur Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit erstellt (R 43ff. AOPCT). Ein Dialog mit dem Anmelder im Rahmen der Erstellung dieses Bescheides erfolgt nicht.

Die internationale Anmeldung wird üblicherweise unverzüglich nach Ablauf von 18 Monate nach ihrem Zeitrang (Anmelde- bzw. frühester Prioritätstag) veröffentlicht. Mögliche VeröffentlichungsspracheVeröffentlichung-sspracheSpracheVeröffentlichungs-n der Anmeldung sind, abhängig von der Sprache bei ihrer Einreichung, deutsch, englisch, französisch (also die EPA-AmtssprachenAmtssprache) sowie arabisch, chinesisch, japanisch, koreanisch, portugiesisch, russisch oder spanisch. Der Recherchenbericht wird – in der Veröffentlichungssprache und auch in englischer Sprache – zusammen mit der Anmeldung veröffentlicht, sofern er vorliegt; sonst wird er zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Der oben genannte nicht bindende Bescheid hingegen wird nicht veröffentlicht (Art. 21 PCT, R 48 AOPCT). Er kann dennoch Dritten zur Kenntnis gelangen, jedoch frühestens 30 Monate nach dem Prioritätsdatum im Rahmen einer Einsichtnahme (R 44ter AOPCT).

Nach Art. 29 PCT sind die Schutzwirkungen der internationalen Veröffentlichung einer internationalen Anmeldung grundsätzlich die gleichen wie bei der Veröffentlichung einer nationalen Anmeldung. Sofern die internationale Anmeldung in deutscher SpracheSprache veröffentlicht wird (und die Bundesrepublik Bestimmungsstaat ist), entsteht somit auch der EntschädigungsanspruchAnspruchEntschädigung gem. § 33 PatG. Andernfalls ist für einen solchen Anspruch zuvor die Veröffentlichung einer deutschsprachigen Übersetzung durch das DPMA erforderlich (Art. III § 8 Abs. 1, 2 IntPatÜG).

Kapitel I endet gem. Art. 22 PCT i.V.m. ergänzenden nationalen Vorschriften frühestens 30 Monate4 nach dem Zeitrang (PrioritätPriorität-sdatumsdatum). Bis zum 31. März 2002 galt dafür eine 20-Monatsfrist. Im Rahmen dieser Änderung des PCT besteht die Möglichkeit, dass Vertragsstaaten bzw. deren Ämter einen Vorbehalt gegen die neue 30-Monatsfrist erklären. Davon haben z.Zt. noch 3 Staaten Gebrauch gemacht. Für diese Staaten endet Kapitel I nach 20 bzw. 21 Monaten.5

Für die übrigen Bestimmungsstaaten ist das Ende von Kapitel I gleichzeitig auch das Ende des PCT-Verfahrens. Danach können dort nationale bzw. regionale Phasen eingeleitet werden, indem die hierfür notwendigen Formalitäten und Gebührenzahlungen rechtzeitig erledigt werden.

Für die Bestimmungsstaaten, die den genannten Vorbehalt erklärt haben, endet das PCT-Verfahren nach 20 bzw. 21 Monaten nur dann, wenn nicht bis zum Ablauf von 19 Monaten nach dem Prioritätsdatum ein Antrag auf vorläufige internationale Prüfung gestellt und somit Kapitel II (s.u.) eingeleitet wird.

§ 25 PCTPCTKapitel II Kapitel II

Der Anmelder kann eine vorläufige internationale Prüfungvorläufige internationale Prüfung betreffend Neuheit,1 erfinderische TätigkeitTätigkeiterfinderische und gewerbliche Anwendbarkeit beantragen (Art. 31ff. PCT), wodurch das sog. Kapitel II für vom Anmelder ausgewählte Staaten eingeleitet wird. Die Frist dafür beträgt (außer bei den oben in § 24 genannten 3 Staaten) maximal 22 Monate ab dem Zeitrang oder 3 Monate nachdem der Anmelder den Recherchenbericht und den nicht bindenden Bescheid (aus Kapitel I) erhalten hat, je nachdem welche Frist später abläuft (R 54^bis AOPCT). Für internationale Anmeldungen, die beim DPMA oder beim EPA eingereicht wurden, ist das EPAEPA internationale PrüfungPrüfung-behördesbehördeBehördePrüfungs-.

Das Prüfungsverfahren ermöglicht dem Anmelder, die Unterlagen der Anmeldung anzupassen und mit der Prüfungsbehörde zu verkehren (Art. 34 Abs. 2 PCT). Das ist besonders in den Fällen entscheidend, in denen ein negativer Bescheid (nach Kapitel I) erstellt wurde und der Anmelder der Meinung ist, das Prüfungsverfahren könnte zu einem positiven Ergebnis führen.

Kapitel II endet üblicherweise 30 Monate2 nach dem Zeitrang der Anmeldung (Art. 39 Abs. 1 PCT) und kann analog zu Kapitel I zu nationalen/regionalen Phasen in den ausgewählten Staaten führen, sofern die notwendigen Formalitäten rechtzeitig eingeleitet werden.

§ 26 NationalenationaleVerfahren und regionale VerfahrenVerfahrenregionalesregionales Verfahren

Für die Erteilung von Patenten bzw. Eintragung von Gebrauchsmustern (oder sonstiger nach PCT vorgesehenen Rechte; s.o. § 24) auf Grundlage der internationalen Anmeldung sind die weiteren notwendigen Formalitäten (einschließlich Übersetzungen und Gebührenzahlungen) fristgerecht vorzunehmen. Das kann bei nationalenationaleBehörden PatentbehördenBehördePatent- (wie dem DPMA), aber auch gem. Art. 45 PCT bei regionalen Patentbehörden (wie dem EPA) erfolgen.

Das DPMA ist Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt, wenn die Bundesrepublik Deutschland für ein Patent und/oder für ein Gebrauchsmuster Bestimmungsstaat (Kapitel I) bzw. ausgewählter Staat (Kapitel II) ist (Art. II § 4 bzw. § 6 IntPatÜG). Zur Erteilung eines nationalen Patentes sind die Bestimmungen des PatG bzw. für die Eintragung eines Gebrauchsmusters sind diejenigen des Gebrauchsmustergesetzes anzuwenden. Das gilt auch für weiterführende Verfahren, wie insbesondere für Einspruchs-, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren bzw. Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren (s.u. 5. Kapitel) und dergleichen.

Analog gilt das für die Fälle, bei denen das EPA Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt ist (Art. 153 EPÜ). Die wirksame Einleitung einer regionalen Phase über das EPA führt zum sog. EURO-PCT VerfahrenVerfahrenEURO-PCT, in dem die Regelungen des EPÜ anzuwenden sind. Im Falle einer Patenterteilung durch das EPA ist eine anschließende Nationalisierung für die EPÜ-Bestimmungsstaaten einzuleiten, in denen das Patent Wirkung erlangen soll (s.o. 3. Kapitel).

5. Kapitel. GebrauchsmusterrechtGebrauchsmuster-recht

Das GebrauchsmusterGebrauchsmuster, dessen gesetzliche Grundlage das geltende GebrMG1 ist, wird häufig als kleiner Bruder des Patents bezeichnet, da auch hiermit technische Erfindungen geschützt werden können, die neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar sind. Es gibt also zwischen beiden SchutzrechtSchutzrechtsarten viele Übereinstimmungen, jedoch auch deutliche Unterschiede. So z.B. bereits in der Definition von dem, was neu und erfinderisch ist, sowie in der Laufzeit (SchutzdauerSchutzdauerGebrauchsmusterrecht), die bei einem Gebrauchsmuster maximal 10 Jahre beträgt (§ 23 Abs. 1 GebrMG).

Aufgrund des deutlich reduzierten Aufwandes bei dem PrüfungPrüfung-sverfahrensverfahren zur Eintragung eines Gebrauchsmusters soll es vor allem Einzelerfindern sowie kleinen und mittleren Unternehmen schnell und kostengünstig ein leicht zu handhabendes Schutzrecht für ihre Alltagserfindungen zur Verfügung stellen.2

In diesem Kapitel wird auf die Besonderheiten des Gebrauchsmusters und auf die wesentlichen Unterschiede zum Patent eingegangen.

§ 27 Gebrauchsmusterfähige ErfindungErfindungen, Neuheit und erfinderischer Schritt

Als Gebrauchsmuster werden Erfindungen geschützt, die neu sind, auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind (§ 1 Abs. 1 GebrMG). Zur gewerblichen AnwendbarkeitAnwendbarkeitgewerbliche wird auf die Erläuterungen zum Patentrecht verwiesen und es wird hier nicht weiter darauf eingegangen.

I. Gebrauchsmusterfähige Erfindungen

Unter Erfindungen werden – wie auch im Patentrecht – solche verstanden, die TechnizitätTechnizität, also einen technischen Charaktertechnische-r CharakterCharaktertechnischer aufweisen. Es können Erzeugnisse, Vorrichtungen, (elektrische, hydraulische) Schaltungen, Stoffe und dergleichen geschützt werden, jedoch keine Verfahren § 2 Nr. 3 GebrMG) und keine biotechnologischen Erfindungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GebrMG). Somit sind also keine Ansprüche schutzfähig, die Herstellungsverfahren (wie Schweißen) oder ArbeitsverfahrenArbeitsverfahren (wie Messen) betreffen (zu Verfahrensansprüchen siehe auch oben § 16 II.). Dagegen sind Vorrichtungen schutzfähig, die derartige Verfahren ausführen, wie Schweißanlagen oder Messgeräte. Da auch Erzeugnisse schutzfähig sind und der Schutz entsprechender Gebrauchsmuster u.a. auch deren Herstellung umfasst (§ 11 Abs. 1 GebrMG), kann ein Gebrauchsmusterinhaber auf diese Weise auch gegen die Anwendung jedes Herstellungsverfahrens vorgehen, soweit sie zu dem geschützten Erzeugnis führt.1 Somit kann also mittelbar Schutz für das Herstellungsverfahren erreicht werden.2 Die VerwendungVerwendung eines an sich bekannten Stoffes für ein ArzneimittelArzneimittelGebrauchsmuster zur therapeutischen und präventiven Behandlung von Erkrankungen ist kein Verfahren i.S.v. § 2 Nr. 3 GebrMG und somit gebrauchsmusterfähig,3 obwohl Verwendungsansprüche sonst üblicherweise als eine ErscheinungsformFormErscheinungs- des VerfahrensanspruchVerfahren-sanspruchAnspruchVerfahrens gesehen werden.4

II. NeuheitNeuheitgebrauchsmusterfähige und Stand der TechnikStand der TechnikGebrauchsmuster

Nach § 3 Abs. 1 S. 1 GebrMG gilt der Gegenstand eines Gebrauchsmusters als neu, wenn er nicht zum SdT gehört. Trotz des analogen Wortlauts zu § 3 Abs. 1 S. 1 PatG ist der Neuheitsbegriff nach GebrMG anders definiert als im Patentrecht, da die Definition des SdT anders ist. Außerdem gibt es Unterschiede bei der Inanspruchnahme von Prioritäten.

1. Stand der TechnikStand der Technik (SdT)

Während im Patentrecht grundsätzlich1 jede Veröffentlichung vor dem Zeitrang der Anmeldung zum SdT zählt und somit schädlich ist (siehe oben § 9 I. 1.), gilt dies nach Gebrauchsmustergesetz nur beschränkt, denn:

 eine bloß mündliche Erläuterung gehört nicht zum SdT; stattdessen wird eine schriftliche Beschreibung gefordert, die der Öffentlichkeit zugänglich sein muss;

 nur im Inland der Öffentlichkeit zugängliche Benutzungshandlungen werden dem SdT zugerechnet; eine Benutzung im Ausland hingegen ist nicht relevant;

 öffentliche Beschreibungen oder Benutzungen, die auf dem Anmelder oder seinem RechtsnachfolgerRechtsnachfolger beruhen, gehören nicht zum SdT, wenn sie 6 Monate vor dem Zeitrang (Anmelde- oder Prioritätstag) der Gebrauchsmusteranmeldung erfolgen. Diese NeuheitNeuheit-sschonfristsschonfrist bezieht sich also nicht zwangsläufig auf den Anmeldetag (wie beim offensichtlichen Missbrauch bzw. dem AusstellungsschutzAusstellung-sschutz nach § 3 Abs. 4 PatG), sondern kann auch einen eventuellen Prioritätstag berücksichtigen;

 ältere AnmeldungenAnmeldungältere (also vorher angemeldet, jedoch nach dem Zeitrang des zu prüfenden Gebrauchsmusters veröffentlicht) gehören, anders als im Patentrecht (§ 3 Abs. 2 PatG), nicht zum SdT. Zu berücksichtigen ist aber das Verbot des DoppelschutzesVerbot des Doppelschutzes nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 GebrMG. Danach besteht ein LöschungLöschung-sanspruchLöschungsanspruchAnspruchLöschung, wenn der Gegenstand des Gebrauchsmusters bereits aufgrund einer früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung geschützt worden ist.

2. PrioritätPriorität

Analog zum Patent kann für ein Gebrauchsmuster gem. § 6 GebrMG eine innere Priorität und auch eine AuslandsprioritätPrioritätAuslands-Auslandspriorität in AnspruchAnspruchPriorität genommen werden (siehe auch oben § 12 II. 2.). Zusätzlich ist auch die Inanspruchnahme einer AusstellungsprioritätAusstellung-spriorität nach § 6a GebrMG möglich. Das bedeutet, dass eine Zurschaustellung auf einer nach § 6a Abs. 2, 3 GebrMG zugelassenen Ausstellung den Zeitrang des Gebrauchsmusters festlegen kann, sofern eine entsprechende Anmeldung innerhalb von 6 Monaten eingereicht und die nötigen Formalitäten eingehalten werden.

III. Erfinderischer Schritterfinderischer Schritt

Auch nach Gebrauchsmusterrecht ist eine gewisse Erfindungsqualität Voraussetzung, so dass nicht Erfindungen geschützt werden dürfen, die auf rein handwerkliches Können zurückzuführen sind. Durch den Begriff „erfinderischer Schritt“, der im GebrMG nicht definiert ist,1 sollte lt. Gesetzesbegründung2 das im Verhältnis zum Patent geringere Maß an notwendiger erfinderischer Leistung zum Ausdruck gebracht werden. Durch den BGHBGH3 wurde jedoch entschieden, dass bei der Beurteilung des erfinderischen Schritts auf die im Patentrecht entwickelten Grundsätze zur erfinderischen Tätigkeit – jedoch unter Berücksichtigung des unterschiedlich definierten SdT – zurückgegriffen werden kann.

§ 28 Der Weg zum Gebrauchsmuster und seine Wirkungen
I. GebrauchsmusterGebrauchsmuster-anmeldunganmeldungAnmeldungGebrauchsmuster- und AbzweigungAbzweigung

Um Gebrauchsmusterschutz nach § 11 GebrMG zu erlangen, kann eine entsprechende Anmeldung nach §§ 4, 4a GebrMG eingereicht werden. Eine Besonderheit des Gebrauchsmusterrechts besteht darin, dass eine solche Anmeldung auch durch Abzweigung von einer dieselbe Erfindung betreffenden Patentanmeldung bewirkt werden kann (§ 5 GebrMG), die Wirkung für das Inland hat. Dazu gehören nationale (nach PatG), europäische (nach EPÜ) mit Benennung der Bundesrepublik und internationale (nach PCTPCT) Patentanmeldungen, bei denen das DPMA oder das EPA (mit Benennung der Bundesrepublik)EPA1 Bestimmungsamt ist. Die Abzweigung ist möglich bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats, in dem die Patentanmeldung erledigt ist oder ein etwaiges EinspruchEinspruch-sverfahrensverfahren abgeschlossen ist, jedoch längstens bis zum Ablauf von 10 Jahren nach dem Anmeldetag der Patentanmeldung. Als erledigt gilt eine Patentanmeldung dann, wenn sie rechtskräftig zurückgewiesen oder zurückgenommen wurde oder durch rechtskräftigen BeschlussBeschluss ein Patent darauf erteilt wurde (das ist zeitlich zu unterscheiden von der Veröffentlichung der Erteilung im Patentblatt).2 Durch die Abzweigung wird der Gebrauchsmusteranmeldung der Anmeldetag und ggf. der Prioritätstag der Patentanmeldung zugerechnet.

II. RechercheRecherche, PrüfungPrüfung und Veröffentlichung

Auf Antrag führt das DPMA eine Recherche durch und ermittelt den SdT, der für die Beurteilung der Schutzfähigkeit relevant sein kann (§ 7 GebrMG). Dieser Antrag kann vom Gebrauchsmusteranmelder bzw. -inhaber oder von einem Dritten gestellt werden.

Das DPMA prüft eine Gebrauchsmusteranmeldung gem. § 8 GebrMG auf die Anforderungen nach §§ 4, 4a, 4b GebrMG. Das beinhaltet im Wesentlichen eine Prüfung auf FormFormErforderniserfordernisse.1 Zusätzlich werden auch bestimmte materielle Schutzvoraussetzungen geprüft, wie insbesondere das Vorliegen einer technischen Erfindung, sowie ob die Anmeldung einen an sich ausgeschlossenen Gegenstand, wie Pflanzensorten, Tierarten oder ein Verfahren, betrifft. Eine Prüfung auf NeuheitNeuheit, erfinderischen Schritt und gewerbliche Anwendbarkeitgewerbliche Anwendbarkeit findet jedoch nicht statt (§ 8 Abs. 1 S. 2 GebrMG). Nach erfolgreichem Abschluss dieser Prüfung wird das Gebrauchsmuster eingetragen. Erst dadurch wird die Erfindung im Rahmen des Verfahrens veröffentlicht. Das heißt, eine Offenlegung der Anmeldung vor Gebrauchsmuster-Eintragung analog § 31 Abs. 2 Nr. 2 PatG erfolgt nicht.

III. Wirkungen des Gebrauchsmusters

Ähnlich wie ein Patent (s.o. § 15) wirkt ein Gebrauchsmuster in unterschiedlichen „Dimensionen“, nämlich räumlich, zeitlich und durch den inhaltlichen SchutzbereichSchutzbereich. Die räumliche Wirkung umfasst das gesamte Bundesgebiet.

Die (maximale) SchutzdauerSchutzdauerGebrauchsmusterrecht nach § 23 GebrMG beträgt jedoch lediglich 10 Jahre ab dem AnmeldetagAnmeldetag (also nicht ab einem eventuellen Prioritätstag). Dieser Zeitraum unterteilt sich nach § 23 Abs. 2 GebrMG in 4 Abschnitte, nämlich 3+3+2+2 = 10 Jahre. Die ersten drei Jahre sind mit der Anmeldegebühr bezahlt. Für die letzten drei Abschnitte ist jeweils eine Aufrechterhaltungsgebühr zu zahlen.

Die Schutzdauer ist zu unterscheiden von der Dauer der Schutzwirkung, die erst nach Eintragung gem. § 11 GebrMG eintritt. Ein EntschädigungsanspruchAnspruchEntschädigung vor Eintragung ist nicht vorgesehen (anders bei Patentanmeldungen; s. § 33 PatG)

Der Schutzbereich wird bestimmt nach § 12a GebrMG, der quasi wortgleich mit § 14 PatG ist. Ein Gebrauchsmuster unterliegt deshalb denselben Grundsätzen zur Auslegung wie ein Patent.1 Da Verfahren und biotechnologische Erfindungen nicht gebrauchsmusterfähig sind, ist der mögliche Schutzbereich jedoch in dieser Hinsicht entsprechend eingeschränkter als bei einem Patent.

§ 29 LöschungLöschung

Jedermann hat gegen den als Inhaber Eingetragenen AnspruchAnspruchLöschung auf LöschungLöschung-sanspruch des Gebrauchsmusters, wenn einer der in § 15 Abs. 1 GebrMG genannten Gründe vorliegt. Die Löschung ist nach § 16 GebrMG schriftlich beim DPMA zu beantragen und es sind dabei die Tatsachen anzugeben, auf denen sich der Antrag stützt. Das DPMA teilt dem Inhaber den Antrag mit und fordert ihn auf, sich dazu innerhalb eines Monats zu erklären. Widerspricht er nicht rechtzeitig, erfolgt die Löschung. Andernfalls wird das LöschungsverfahrenLöschung-sverfahren gem. § 17 GebrMG durchgeführt.

Eine Löschung beseitigt das Gebrauchsmuster – teilweise oder vollständig – rückwirkend (ex tunc).

§ 30 BeschwerdeBeschwerde

Gegen die Beschlüsse des DPMA findet die Beschwerde an das BPatGBPatG statt (§ 18 Abs. 1 GebrMG). Gegen Beschlüsse des Beschwerdesenats des BPatG kann nach § 18 Abs. 4 GebrMG auch die Rechtsbeschwerde an den BGH stattfinden.

6. Kapitel. ArbeitnehmererfinderrechtArbeitnehmer-erfinderrecht

Schätzungen zufolge basieren 80–90 % aller im Inland eingereichten Patentanmeldungen auf Erfindungen, die von ArbeitnehmernArbeitnehmer gemacht wurden.1 Einerseits steht nach § 6 S. 1 PatG grundsätzlich dem Erfinder das Recht auf das PatentRecht auf das Patent zu. Andererseits besteht der arbeitsrechtliche Grundsatz, dass Arbeitsergebnisse dem Arbeitgeber zustehen. Dieser Konflikt wird durch das ArbEG (auch ArbnErfG genannt)2 gelöst, das somit als Kollisionsnorm zwischen den arbeitsrechtlichen Grundsätzen und den Grundsätzen des allgemeinen Erfinderrechts konzipiert ist. Es ist außerdem als ein dem ArbeitsrechtArbeitsrecht zuzuordnendes SchutzgesetzSchutzgesetz zugunsten des Arbeitnehmererfinders anzusehen.3

In dem ArbEG sind insbesondere die Anwendungsbereiche (persönlich, sachlich), die gegenseitigen Rechte und Pflichten von Arbeitnehmer und Arbeitgeber und die VergütungsansprüchVergütungsanspruche geregelt, für deren Bemessung ergänzend auch die RichtlinieRichtlinieArbEGn4 zu berücksichtigen sind, die nach § 11 ArbEG vom Bundesminister für Arbeit (und Sozialordnung) erlassen wurden.

§ 31 Anwendungsbereiche des ArbEG

Nach § 1 ArbEG unterliegen dem Gesetz die Erfindungen und technischen Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im privaten und öffentlichen Dienst sowie von Beamten und Soldaten.

I. Persönlicher Anwendungsbereichpersönlich-er Anwendungsbereich

Die Vorschriften, die die Arbeitnehmer im privaten Dienst betreffen, bilden die Basis. Darauf aufbauend werden Besonderheiten für Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes sowie für Beamte und Soldaten in den §§ 40ff. ArbEG geregelt. Arbeitnehmer gem. ArbEG ist, wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages oder eines diesem gleichgestellten Rechtsverhältnisses im Dienst eines anderen (d.h. in persönlich abhängiger Stellung) zur Arbeit verpflichtet ist1 und dessen ArbeitsverhältnisArbeitsverhältnis deutschem Recht untersteht.2 Darunter fallen sowohl Arbeiter als auch Angestellte einschließlich Auszubildender, Praktikanten und leitende Angestellte. Arbeitnehmer in diesem Sinne sind jedoch nicht:3

 OrganOrgan juristischer Persone juristischer Personen oder deren Mitglieder mangels arbeitsrechtlicher Weisungsgebundenheit, wie Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer;

 PensionärPensionäre sowie

 FreiefreieMitarbeiter Mitarbeiter.

Für Erfindungen von Beschäftigten an einer HochschuleHochschule gelten besondere Bedingungen, die sich aus § 42 ArbEG ergeben. Der Begriff der Hochschule bestimmt sich nach § 1 Hochschulrahmengesetz und umfasst Universitäten, Fachhochschulen, Kunsthochschulen usw. Beschäftigte sind alle dortigen Bediensteten, wie Arbeiter, Angestellte und Beamte, sowohl im wissenschaftlichen Bereich als auch in der allgemeinen Verwaltung, und auch wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte usw. Nicht einbezogen sind jedoch solche Personen, bei denen ein Beschäftigungsverhältnis fehlt, wie bei Studenten, Gastdozenten und Lehrbeauftragten.4

II. Sachlicher Anwendungsbereich
1. ErfindungErfindungErfindungArbEGen, Verbesserungsvorschläge

Das ArbEG ist anwendbar auf:

 Erfindungen, sofern diese patent- oder gebrauchsmusterfähig sind (§ 2 ArbEG);

 solche technischen Verbesserungsvorschläge, die zwar nicht patent- oder gebrauchsmusterfähig sind, jedoch dem Arbeitgeber eine ähnliche Vorzugsstellung gewähren, wie ein gewerbliches SchutzrechtSchutzrechtgewerbliches (oft bezeichnet als „qualifizierte technische Verbesserungsvorschläge“). Ansonsten bleibt die Behandlung von technischen Verbesserungsvorschlägen der Regelung durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung überlassen (s. §§ 3, 20 ArbEG). Da qualifizierte technische Verbesserungsvorschläge in der Praxis kaum eine Rolle spielen und sonstige technische Verbesserungsvorschläge nicht unter das ArbEG fallen, soll hier darauf nicht weiter eingegangen werden.

Nicht unter das ArbEG fallen somit also Neuerungen, die keine TechnizitätTechnizität aufweisen, wie insbesondere SoftwareSoftwareProgrammprogramme und ästhetisches Design. Dafür können ggf. die Regelungen des UrhG gelten.

2. DiensterfindungenDiensterfindung, freiefreieErfindung ErfindungErfindungfreieen

Erfindungen im Sinne des ArbEG können Diensterfindungen oder freie Erfindungen sein (§ 4 ArbEG). DiensterfindungenErfindungDienst- sind solche, die:

 während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemacht werden und

 aus der dem Arbeitnehmer obliegenden Tätigkeit entstanden sind oder

 maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes (oder der öffentlichen Verwaltung) beruhen.

Sonstige Erfindungen sind freie ErfindungenErfindungfreie (s.u. § 33).

Für die Dauer des Arbeitsverhältnisses sind rechtlicher Beginn und Beendigung entscheidend (z.B. vom 1. April 2005 bis zum 31. Dezember 2017). Ob die Erfindung in der Arbeitszeit oder während Urlaub, Krankheit, FreistellungFreistellung oder dergleichen gemacht (also fertig gestellt) wurde, ist nicht entscheidend. Zur Klärung der Frage, ob eine Erfindung aus der dem Arbeitnehmer obliegenden Tätigkeit entstanden ist, kommt es auf dessen Aufgabenbereich sowie auf den ihm tatsächlich zugewiesenen (konkreten) Arbeits- und Pflichtenkreis an.1

Auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebs beruht eine Erfindung, wenn der Arbeitnehmer Kenntnisse, die ihm im Unternehmen zugänglich geworden sind, für die erfinderische Problemlösung verwertet. Unter Erfahrungen ist das gesamte im Unternehmen vorhandene Wissen auf technischem Gebiet zu verstehen, wie Produktionsabläufe, Rezepturen, „praktische Kniffe“ usw., gleichgültig ob dieser Wissensstand schriftlich oder auf sonstigen Informationsträgern fixiert wurde oder ob es sich um Kenntnisse der Mitarbeiter handelt.2

§ 32 ErfindungErfindung-smeldungsmeldung, Inanspruchnahme und ErfinderErfinder-vergütungvergütung
I. Erfindungsmeldung

Ein Arbeitnehmer, der eine DiensterfindungErfindungDienst-DiensterfindungMeldung gemacht hat, hat diese dem Arbeitgeber gesondert unter Berücksichtigung bestimmter Formerfordernisse zu melden. Dabei ist es wesentlich, dass der Arbeitgeber eine Diensterfindung von einem üblichen Arbeitsergebnis unterscheiden kann. Eine derartige Erfindungsmeldung hat unverzüglich (also gem. § 121 Abs. 1 S. 1 BGB „ohne schuldhaftes Zögern“) und in TextformErfindungsmeldungTextform (gem. § 126b BGB) zu erfolgen und es ist kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung handelt (§ 5 Abs. 1 ArbEG).

Die seit 1. Oktober 2009 geltende Textform erlaubt nun die Verkörperung der Erklärung nicht nur auf Papier, sondern insbesondere auch auf Diskette, CD-ROM, als Email oder Computerfax. Dem Lesbarkeitserfordernis ist bereits Genüge getan, wenn der Empfänger den Text auf seinem Bildschirm lesen kann. Die Person des Erklärenden muss genannt werden. Außerdem muss der Text den Abschluss der Erklärung in geeigneter Weise erkennbar machen. Dies kann durch eine Unterschrift geschehen; ausreichend ist aber auch ein Abschluss durch eine Datierung, durch eine Grußformel oder in sonstiger Weise.1

Inhaltlich sind gem. § 5 Abs. 2 ArbEG in der Erfindungsmeldung die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Diensterfindung zu beschreiben. Nach dieser Norm sollen außerdem weitere Unterlagen und Angaben enthalten sein. Dazu gehören insbesondere vorhandene Aufzeichnungen, die für das Verständnis der Erfindung erforderlich sind, und Informationen zur Bestimmung des persönlichen Anteilsfaktors (s.u. III.) des Arbeitnehmers an der Erfindung.

Sind mehrere Arbeitnehmer an dem Zustandekommen der Erfindung beteiligt, so können sie die Meldung gemeinsam abgeben und sollen dabei angeben, wer welchen MiterfinderanteilMiterfinderanteil hat. Der Arbeitgeber hat den Zeitpunkt des Eingangs der Erfindungsmeldung unverzüglich in Textform zu bestätigen (§ 5 Abs. 1). Entspricht diese nicht den Anforderungen von § 5 Abs. 2 ArbEG, gilt sie dennoch als ordnungsgemäß, wenn der Arbeitgeber nicht innerhalb von zwei Monaten erklärt, dass und in welcher Hinsicht die Meldung einer Ergänzung bedarf (§ 5 Abs. 3 ArbEG).

II. Inanspruchnahme und deren Wirkung
1. Inanspruchnahme

Um Rechte an einer Diensterfindung zu erlangen, muss der Arbeitgeber diese in Anspruch nehmen. Das kann durch eine ausdrückliche formlose Erklärung erfolgen oder aufgrund der gesetzlichen Fiktion nach § 6 Abs. 2 ArbEG, wonach die Inanspruchnahme als erklärt gilt, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung gegenüber dem Arbeitnehmer durch Erklärung in Textform freigibt. Damit wird die Inanspruchnahme zur Regel und die Freigabe zur ausdrücklich zu erklärenden Ausnahme, für die Formzwang besteht.1

2. Wirkung der Inanspruchnahme

Mit Inanspruchnahme gehen gem. § 7 Abs. 1 ArbEG alle vermögenswerten1 Rechte an der Diensterfindung auf den Arbeitgeber über. Diese Rechtswirkungen treten unmittelbar ein, ohne dass es einer Zustimmung des Arbeitnehmers bedarf. Der Arbeitgeber ist nun also alleiniger Berechtigter und kann – ohne jedoch dazu verpflichtet zu sein2 – die Rechte an der Erfindung in allen Benutzungsarten, z.B. des § 9 PatG, selbst nutzen und auch hieran Lizenzen vergeben. Sind an der Erfindung mehrere Arbeitnehmer beteiligt, so ist für einen vollständigen Rechtsübergang die ausdrückliche oder die per gesetzlicher Fiktion bewirkte Inanspruchnahme gegenüber jedem Miterfinder notwendig. Sind Arbeitnehmer verschiedener Arbeitgeber beteiligt, so hat der jeweilige Arbeitgeber die Inanspruchnahme gegenüber seinem Arbeitnehmererfinder ausdrücklich oder per gesetzlicher Fiktion zu erklären.

Nach § 13 Abs. 1 ArbEG ist der Arbeitgeber allein berechtigt für eine Diensterfindung eine SchutzrechtSchutzrechtAnmeldungsanmeldungAnmeldungSchutzrechts- (zum Patent oder Gebrauchsmuster) für das Inland3 einzureichen. Er ist dazu sogar auch verpflichtet, sofern nicht eine Ausnahme gem. § 13 Abs. 2 ArbEG (freigewordene Diensterfindung, Zustimmung des Arbeitnehmers, Betriebsgeheimnis) vorliegt. Der Arbeitgeber ist außerdem berechtigt, AuslandsschutzrechtSchutzrechtAuslands-e für die Diensterfindung einzureichen. Für ausländische Staaten, in denen der Arbeitgeber Schutzrechte nicht erwerben will, hat er dem Arbeitnehmer die Diensterfindung freizugeben. Dabei kann sich der Arbeitgeber gleichzeitig ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung in den betreffenden Staaten gegen angemessene VergütungAnspruchVergütung vorbehalten (§ 14 ArbEG).

Wenn der Arbeitgeber vor Erfüllung des Anspruchs auf angemessene Vergütung (s.u.) die SchutzrechtSchutzrechtAnmeldungsanmeldung nicht weiter verfolgen oder das Schutzrecht nicht aufrechterhalten will, sei es im Inland oder im Ausland,4 hat er dies dem Arbeitnehmer mitzuteilen und ihm auf dessen Verlangen und KostenKosten das Recht zu übertragen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Dazu ist der Arbeitgeber jedoch nur dann verpflichtet, wenn der Anspruch auf angemessene Erfindervergütung (s.u.) noch nicht erfüllt ist (s. § 16 Abs. 1 ArbEG).

3. Freigewordene Diensterfindungfreigewordene DiensterfindungDiensterfindungfreigewordene

Die Diensterfindung wird gem. § 8 S. 1 ArbEG frei, wenn der Arbeitgeber sie durch Erklärung in Textform frei gibt. Eine derart frei gewordene Erfindung ist von einer freiefreieErfindungn Erfindung (als Gegensatz zu einer Diensterfindung) zu unterscheiden, da nach § 8 S. 2 ArbEG nur für letztere die MitteilungspflichtMitteilungs-pflicht und die AnbietungspflichtAnbietungspflicht (nach § 18 bzw. § 19 ArbEG) gelten.

III. Erfindervergütung

Der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber einen AnspruchAnspruchArbeitnehmer auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Erfindung in Anspruch genommen hat (§ 9 Abs. 1 ArbEG). Dieser Anspruch entsteht zunächst nur dem Grunde nach. Er bedarf also noch einer Konkretisierung nach den Kriterien von § 9 Abs. 2 ArbEG,1 nämlich:

 wirtschaftliche Verwertbarkeit;

 Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb;

 Anteil des Betriebs am Zustandekommen der DiensterfindungDiensterfindungVergütung.

Zur Bestimmung einer angemessenen Vergütung wurden die bereits erwähnten RichtlinienErfindervergütungRichtlinien nach § 11 ArbEG erlassen. Diese sind jedoch keine verbindlichen Vorschriften, sondern geben nur Anhaltspunkte für die Vergütung.2

Maßgeblich für die wirtschaftliche Verwertbarkeitwirtschaftliche Verwertbarkeit sind:3

 der geldwerte Nutzen, der auf der Erfindung – und nicht auf anderen Umständen – beruht;

 die wirtschaftlichen Auswirkungen beim Arbeitgeber (z.B. durch Eigennutzung oder Lizenzeinnahmen). Das heißt, wirtschaftliche Auswirkungen bei Dritten4 sind nicht maßgeblich. Das kann z.B. bedeutend sein, wenn der Arbeitgeber eine Forschungseinrichtung oder ein Entwicklungsbüro ist und das Forschungs-/Entwicklungsergebnis an ein drittes Unternehmen mit Serienproduktion übertragen wird. Die Höhe der Erfindervergütung richtet sich in einem solchen Fall danach, welche Gegenleistung dem Arbeitgeber für die Erfindungsrechte gewährt wird.5

Daraus ergibt sich der ErfindungErfindung-swertswert, der bei betrieblich benutzten Erfindungen üblicherweise nach der LizenzLizenz-analogieanalogie berechnet wird.6

Wird die Erfindung nicht betrieblich benutzt, sondern durch Vergabe von Lizenzen verwertet, ergibt sich der Erfindungswert aus der Nettolizenzeinnahme, indem

 von tatsächlich erzielten Lizenzeinnahmen des Arbeitgebers seine eigenen Aufwendungen abgezogen werden7 und sich der daraus ergebende Betrag (Nettolizenzeinnahme)

 zusätzlich mit einem Umrechnungsfaktor (ca. 0,3) multipliziert wird, durch den ein „kalkulatorischer Unternehmerlohn“ berücksichtigt wird.8

Da ein Arbeitnehmererfinder bei der Entstehung der Diensterfindung kein unternehmerisches Risiko zu tragen hat, sieht § 9 Abs. 2 ArbEG noch die oben genannten zusätzlichen Kriterien für die Berechnung der VergütungAnspruchVergütung vor. In den Vergütungsrichtlinien wird das durch einen persönlichen AnteilsfaktorAnteilsfaktor berücksichtigt, der bestimmt wird durch:

1 die Stellung der Aufgabe (welcher Anteil geht auf den Arbeitnehmer zurück und welcher auf den Betrieb; s.a. Nr. 31 der Richtlinien);

2 die Lösung der Aufgabe (inwiefern fließen beruflich geläufige Überlegungen des Arbeitnehmers ein, Lösungsfindung auf Grund betrieblicher Arbeiten oder Kenntnisse, welche Unterstützung erfolgte durch den Betrieb; s.a. Nr. 32 der Richtlinien);

3 die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb (der Anteil des Arbeitnehmers verringert sich um so mehr, je höher die Leistungserwartung ist; d.h. ein Pförtner erhält weit mehr als ein Entwicklungsleiter; s.a. Nr. 33–36 der Richtlinien).

Somit kann die Berechnung der Vergütung (V) aus Erfindungswert (E) und persönlichem Anteilsfaktor (A) in folgender Formel ausgedrückt werden: V = E x A. Es versteht sich, dass die einzelnen Faktoren für eine Vergütung immer individuell zu ermitteln sind, wobei eine Vielzahl von betrieblichen und persönlichen Fakten zu berücksichtigen ist.

Die Art und die Höhe der Vergütung soll in angemessener FristFrist nach Inanspruchnahme durch Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer festgestellt werden. Kommt eine derartige Vereinbarung in angemessener Frist nicht zustande, so hat der Arbeitgeber die Vergütung durch eine schriftliche Erklärung, die zu begründen ist, an den Arbeitnehmer festzusetzen und diese zu zahlen. Der Arbeitnehmer kann der Festsetzung innerhalb von zwei Monaten schriftlich widersprechen. Tut er das nicht, so wird die Festsetzung für beide Teile verbindlich (s. dazu und zu weiteren Einzelheiten § 12 ArbEG).

Wenn eine Diensterfindung in Anspruch genommen wurde, ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmererfinder über den betrieblichen Nutzen Auskunft zu erteilenDiensterfindungAuskunftspflicht und Rechnung zu legenDiensterfindungRechnungslegung.9 Jedoch stehen dem Arbeitnehmererfinder Ansprüche auf Auskunft über den gemachten Gewinn sowie über die Gestehungs- und Vertriebskosten üblicherweise nicht zu.10

Für Erfindungen, die Beschäftigte an einer Hochschule gemacht haben, gelten gem. § 42 ArbEG besondere Bestimmungen. So ist der Erfinder berechtigt, seine Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren, wenn er dies dem Dienstherrn rechtzeitig angezeigt hat. Der Hochschul-Erfinder ist außerdem nicht verpflichtet, die Erfindung dem Dienstherrn zu melden, sofern er sie nicht veröffentlichen möchte (Publikationsfreiheit).

Außerdem hat der Hochschul-Erfinder einen deutlich höheren Anspruch auf Erfindervergütung aufgrund von § 42 Nr. 4 ArbEG, nämlich pauschal 30 % der durch die Verwertung erzielten Einnahmen. Die für Arbeitnehmer üblicherweise geltenden Bestimmungen nach § 9 Abs. 2 ArbEG, wie wirtschaftliche Verwertbarkeit und persönlicher Anteilsfaktor, gelten somit für Hochschulbeschäftigte nicht. Dabei handelt es sich um eine vom Gesetzgeber gewollte Ungleichbehandlung, die keinen Einfluss hat auf die Ermittlung der angemessenen Erfindervergütung nach § 9 Abs. 2 ArbEG.11

§ 33 FreiefreieErfindung ErfindungErfindungfreieen

Eine patent- oder gebrauchsmusterfähige Erfindung, die ein Arbeitnehmer gemacht hat, ist eine freie Erfindung, sofern die Voraussetzungen für eine Diensterfindung nicht vorliegen (s. § 4 Abs. 1–3 ArbEG). Das ist also dann der Fall, wenn:

 die Erfindung vor Beginn oder nach Ende des Arbeitsverhältnisses gemacht wurde oder

 die Erfindung weder aus der dem Arbeitnehmer obliegenden Tätigkeiten entstanden ist noch maßgeblich auf betrieblichen Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebs beruht.

Bei freien Erfindungen, die während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemacht wurden,1 hat der Arbeitnehmer nach § 4 Abs. 3 i.V.m. § 18 ArbEG gegenüber seinem Arbeitgeber grds. eine MitteilungspflichtMitteilungs-pflicht; er hat für solche Erfindungen nach § 19 ArbEG weiterhin eine Anbietungspflicht, wenn die Erfindung zum Zeitpunkt des Angebots in den vorhandenen oder vorbereiteten Arbeitsbereich des Betriebes des Arbeitgebers fälltAnbietungspflicht. Die Mitteilungspflicht dient dem Arbeitgeber festzustellen, ob eine Erfindung als freie oder als DiensterfindungDiensterfindungMitteilungspflicht einzustufen ist. Von dieser Pflicht ist der Arbeitnehmer nur befreit, wenn die Erfindung offensichtlich im Arbeitsbereich des Betriebs nicht verwendbar ist. Im Rahmen der Anbietungspflicht ist dem Arbeitgeber mindestens ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung zu angemessenen Bedingungen anzubieten, bevor der Arbeitnehmer eine freie Erfindung während der Dauer des Arbeitsverhältnisses anderweitig verwertet.

Außerhalb der Pflichten der §§ 18, 19 ArbEG geht das ArbEG bei freien Erfindungen von der unbeschränkten Verfügungs- und Verwertungsbefugnis des Arbeitnehmers aus. Ergänzend sei jedoch auf die Treuepflicht des Arbeitnehmers gegenüber seinem Arbeitgeber hingewiesen.2

§ 34 SchiedsverfahrenSchieds-verfahren, gerichtliche Verfahren und ÜbergangsvorschriftenVerfahrengerichtliches
I. Schiedsverfahren und gerichtliche Verfahren

Zur Klärung von Streitfällen über Arbeitnehmererfindungen gibt es einerseits die Möglichkeit eines Verfahrens vor der beim DPMA eingerichteten SchiedsstelleSchieds-stelle (§ 29 Abs. 1 ArbEG) und andererseits die Möglichkeit von Gerichtsverfahren. Diese finden grundsätzlich (Ausnahmen siehe § 39 Abs. 2 ArbEG) vor den für Patentstreitsachen zuständigen Gerichten (§ 39 ArbEG) statt. Ein solches Gerichtsverfahren ist üblicherweise erst möglich, nachdem ein Schiedsverfahren vorausgegangen ist (§ 37 ArbEG).

Die Schiedsstelle, die in allen Streitfällen aufgrund des ArbEG jederzeit durch schriftlichen Antrag angerufen werden kann, hat zu versuchen, eine gütliche Einigung herbeizuführen (§§ 28, 31 Abs. 1 ArbEG). Sie macht den Beteiligten einen begründeten Einigungsvorschlag, gegen den ein fristgebundener schriftlicher Widerspruch gegeben ist. Sofern keiner der Beteiligten fristgerecht widerspricht, gilt der Einigungsvorschlag als angenommen und eine dem Inhalt des Vorschlags entsprechende Vereinbarung als zustande gekommen (§ 34 Abs. 2, 3 ArbEG).

Das Verfahren vor der Schiedsstelle ist gem. § 35 Abs. 1 ArbEG erfolglos beendet, wenn sich derjenige, der den oben genannten Antrag nicht gestellt hat, nicht fristgerecht zu dem Antrag schriftlich geäußert oder es abgelehnt hat, sich auf das Verfahren vor der Schiedsstelle einzulassen, oder wenn einer der Beteiligten wirksam dem Einigungsvorschlag widerspricht.

II. Übergangsvorschriften

Die aktuellen Bestimmungen des ArbEG gelten seit dem 1. Oktober 2009. Nach der Übergangsvorschrift (§ 43 Abs. 3 ArbEG) sind für Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge, die bis zum 30. September 2009 gemeldet wurden, weiterhin die damaligen Regelungen anzuwenden. Dazu gehört insbesondere:

 bei der Inanspruchnahme wurde unterschieden zwischen der beschränkten und der unbeschränkten Inanspruchnahme. Die heutige „Inanspruchnahme“ entspricht der damaligen „unbeschränkten Inanspruchnahmeunbeschränkte Inanspruchnahme“. Die beschränkte Inanspruchnahmebeschränkte Inanspruchnahme unterschied sich hauptsächlich dadurch, dass der Arbeitgeber lediglich ein nicht-ausschließliches Benutzungsrecht an der Erfindung erwarb, vergleichbar mit einer einfachen Lizenz. Im Übrigen wurde die Diensterfindung frei. In der Praxis wurde davon jedoch selten Gebrauch gemacht;

 die Inanspruchnahme musste früher schriftlich innerhalb von vier Monaten gegenüber dem Arbeitnehmer erfolgen. Es galt seinerzeit also nicht die gesetzliche Fiktion der Inanspruchnahme ohne weiteres Zutun;

 anstelle der heute erforderlichen Textform (nach § 126b BGB) galt für die entsprechenden Vorschriften früher die SchriftformSchriftform nach (§ 126 Abs. 1 BGB), die eine eigenhändige Unterschrift erfordert;

 die Regelungen bei einer InsolvenzInsolvenz des Arbeitgebers wurden geändert und zwar insbesondere bzgl. der Anbietungspflicht des Insolvenzverwalters (§ 27 Nr. 3 ArbEG). Früher galt stattdessen ein Vorkaufsrecht des Arbeitnehmers. Nach den entsprechenden Regelungen in §§ 469ff. BGB musste der Insolvenzverwalter zunächst mit einem dritten Kaufinteressenten einen Vertrag schließen. Erst nach Mitteilung dieses Vertrags war es früher für den Arbeitnehmer möglich, sein Vorkaufsrecht durch Abschluss eines neuen, selbständigen Kaufvertrags mit dem Insolvenzverwalter zu begründen. Diese Handhabung hat sich in der Praxis als zu langwierig und schwerfällig erwiesen.1

Abb. 3: Übersicht DE-, EP-, PCT-Verfahren

Dritter Abschnitt: Schutz auf speziellen Gebieten

Pierson

§ 35 HalbleiterschutzHalbleiterschutz

Wie bereits im einführenden Überblick erwähnt (s.o. § 2, IV., 1.), handelt es sich beim HalbleiterschutzgesetzSchutzgesetzHalbleiter-Halbleiterschutz-gesetz (HLSchG) aus dem Jahre 1987 um das jüngste eigenständige Sondergesetz des gewerblichen Rechtsschutzes. Die Verabschiedung des Gesetzes erfolgte in Umsetzung der EG-Richtlinie über den Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen.1

I. Einordnung und Zweck

Beim Halbleiterschutz handelt es sich um einen sog. sui generis Schutz, der Elemente des Urheberrechtsschutzes mit solchen gewerblicher Schutzrechte verbindet. Verkürzt handelt es sich um den Schutz eines technischen Erzeugnisses (Halbleiterchip), wobei der Schutz allerdings nicht durch den Inhalt der technischen Problemlösung, sondern durch das sog. Layout-Design der TopographieTopographie – die konkrete Form der geometrischen Gestaltung – begründet wird. Die Entwicklung des Schutzes der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen beruht auf international-rechtlicher Verflechtung. Ausgangspunkt war der sog. Semiconductor Chip Protection Act der USA von 1984, in dessen Genuss Ausländer nur bei Verbürgung der Gegenseitigkeit gelangten. Hierdurch entstand Handlungsdruck auf andere Industrienationen, entsprechende Schutzsysteme zu schaffen. Gemessen an den Anmeldezahlen ist die praktische Bedeutung dieses sehr speziellen Schutzinstruments allerdings sehr gering. Wie die alljährlich veröffentlichten Anmeldestatistiken des DPMA belegen, wird es – anders als in den Anfangsjahren nach Einführung des Schutzes in 1987 – kaum noch nachgefragt. Im Jahre 2016 gingen beim DPMA lediglich acht neue Anmeldungen ein.1 Die bereits seit vielen Jahren niedrigen Anmeldezahlen nach dem Halbleiterschutzgesetz lassen den Rückschluss zu, dass der Fortschritt im Bereich der Halbleitertechnologie einen Schutz der Erzeugnisse durch das Halbleiterschutzrecht offenbar kaum mehr notwendig macht.2 Da der Halbleiterschutz ein international anerkannter Bestandteil des gewerblichen Rechtsschutzes ist (vgl. Art. 35 bis 38 TRIPS-Abkommen), soll auf eine zumindest knappe Darstellung dieses Schutzinstruments im Interesse der Vollständigkeit gleichwohl nicht verzichtet werden.

II. Schutzvoraussetzungen
1. Materielle Schutzvoraussetzungen, Berechtigter

Voraussetzung der Schutzfähigkeit einer dreidimensionalen Struktur eines Halbleitererzeugnisses (TopographieTopographie) ist, dass sie „EigenartEigenart“ aufweist (§ 1 Abs. 1 S. 1 HLSchG). Nach der Legaldefinition weist eine Topographie Eigenart auf, „wenn sie als Ergebnis geistiger Arbeit nicht durch bloße Nachbildung einer anderen Topographie hergestellt und nicht alltäglich ist“ (§ 1 Abs. 2 HLSchG). Durch das Erfordernis der Eigenart sollen ohne eigene geistige Arbeit geschaffene Topographien, die folglich keine Entwicklungsarbeit bzw. keine besonderen InvestitionskostenKostenInvestitions- verursacht haben, vom Schutz ausgenommen werden. Die zu schützende Topographie darf daher nicht „alltäglich“ sein, d.h. dem in diesem Industriebereich allgemein üblichen Standard entsprechen, noch darf sie eine „bloße Nachbildung“ einer fremden Topographie, d.h. von einer anderen schlicht „abgekupfert“ sein.1 Da sich das Erfordernis der „Eigenart“ weder mit dem Erfordernis einer „persönlich geistigen Schöpfung“ im Sinne des Urheberrechts (§ 2 Abs. 2 UrhG) noch dem einer „erfinderischen Tätigkeit“ im Sinne des Patentrechts (§§ 1 Abs. 1, 4 PatG) deckt, muss sich eine Topographie, für die Schutz begehrt wird, allerdings weder durch ErfindungErfindung-shöheshöhe im Sinne des Patentrechts noch etwa durch Werkhöhe im Sinne des Urheberrechts auszeichnen. Im Verhältnis zu diesen Anforderungen stellt das Erfordernis der „Eigenart“ ein Minus dar.2 Berechtigter ist derjenige, der die Topographie geschaffen hat (§ 2 Abs. 1 S. 1 HLSchG). Bei im Rahmen eines ArbeitsverhältnisArbeitsverhältnisses oder im Auftrag geschaffenen Topographien steht das Recht auf den Schutz dem Arbeitgeber oder dem Auftraggeber zu, sofern nichts anderes bestimmt ist (§ 2 Abs. 2 HLSchG)

2. Formelle Schutzvoraussetzungen

Die Entstehung des Halbleiterschutzes (Topographieschutzes) setzt – wie grundsätzlich auch im Falle der Erlangung anderer gewerblicher SchutzrechtSchutzrechtgewerblichese – eine RegistrierungRegistrierung voraus (§§ 3, 4 HLSchG). Ausschlaggebend für die Entscheidung des deutschen Gesetzgebers zugunsten eines nach der Richtlinie nicht vorgeschriebenen Registrierungserfordernisses waren Erwägungen einer damit verbundenen größeren Rechtssicherheit.1 Die Registrierung ermöglicht es grundsätzlich jedermann, Einsicht in die Unterlagen über geschützte Topographien zu nehmen und sich so über den Bestand an bestehenden Schutzrechten zu informieren. Für eine Registrierung sprach ferner, dass die Registrierung und die damit verbundene Offenbarung der geistigen Leistung bei den traditionellen technischen Schutzrechten (Patent- und Gebrauchsmuster) als selbstverständliche Gegenleistung für die Gewährung eines AusschließlichkeitsrechtsAusschließlichkeitsrecht verstanden wird.2 Das Anmelde- und Eintragungsverfahren, das nur eine FormalprüfungPrüfungFormal- ohne Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen vorsieht (vgl. § 4 Abs. 1 HLSchG), ist in Anlehnung an das Gebrauchsmustergesetz geregelt, enthält jedoch auch inhaltliche, dem unterschiedlichen Wesen der jeweiligen Schutzgegenstände Rechnung tragende, Abweichungen. So sieht die AnmeldungAnmeldungHalbleiterschutz im Gegensatz zum Gebrauchsmustergesetz, das eine „Beschreibung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters“ vorschreibt (§ 4 Abs. 3 Nr. 4 GebrMG), lediglich die Vorlage von „Unterlagen zur Identifizierung oder Veranschaulichung der Topgraphie oder eine Kombination davon“ vor (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 HLSchG). Die vergleichsweise geringeren Anforderungen, die damit an die Offenbarung des SchutzgegenstandSchutzgegenstandes gestellt werden, erklären sich aus der Tatsache, dass der SchutzgegenstandSchutzgegenstandTopographie der Topgraphie – anders als sonstige technische Problemlösungen – einer Beschreibung durch eine schriftliche Darstellung schwer zugänglich ist. Da die Schutzwirkungen des als bloßes Kopier- und Verwertungsverbot ausgestalteten Topgraphieschutzes hinter denen des Patent- und Gebrauchsmusterschutzes zurückbleiben, wurden die geringeren Offenbarungsanforderungen überwiegend auch als rechtspolitisch vertretbar angesehen.3

3. Schutzentstehung, Geltendmachung

Der Zeitpunkt der Entstehung des Halbleiterschutzes weicht von den Entstehungstatbeständen der traditionellen SchutzrechtSchutzrechttraditionellese nicht unerheblich ab. Das Schutzrecht entsteht bereits an dem Tag der ersten nicht nur vertraulichen geschäftlichen Verwertung der Topographie, sofern die Anmeldung innerhalb von zwei Jahren nach dieser Verwertung erfolgt, oder mit dem Tag der Anmeldung der Topgraphie beim Patentamt, wenn sie zuvor nicht oder nur vertraulich geschäftlich verwertet worden ist (§ 5 Abs. 1 HLSchG). Das Schutzrecht entsteht also weder, wie im Urheberrecht, mit der Schöpfung noch, wie bei den traditionellen Schutzrechten, mit der Eintragung, sondern knüpft an hiervon zu unterscheidende Realakte an. Das Schutzrecht kann jedoch, auch wenn es bereits zuvor durch geschäftliche Verwertung entstanden ist, erst dann geltend gemacht werden, wenn die Topographie beim Patentamt angemeldet worden ist (§ 5 Abs. 3 HLSchG). Wie das Registrierungserfordernis beruht auch diese nicht durch die Richtlinie vorgeschriebene Regelung auf Rechtssicherheitserwägungen. Aus SchutzrechtSchutzrechtHalbleiterschutzen soll grundsätzlich gegenüber Dritten nur vorgegangen werden können, wenn diese zuvor Gelegenheit hatten, sich im Wege der AkteneinsichtAkteneinsicht beim DPMA über dessen Bestand und Inhalt zu informieren.1

III. Wirkungen des Halbleiterschutzes

Der Schutz der TopographieTopographie hat die Wirkung, dass allein der Inhaber des Schutzes befugt ist, sie zu verwerten (§ 6 Abs. 1 S. 1 HLSchG).

1. SchutzgegenstandSchutzgegenstandHalbleiterschutz, SchutzumfangSchutzumfangHalbleiter, SchutzdauerSchutzdauer

Schutzgegenstand des Halbleiterschutzes sind „Topographien“, definiert als dreidimensionale Strukturen von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (§ 1 Abs. 1 S. 1 HLSchG), z.B. die eines Speicherchips oder Prozessors. Dem gleichgestellt sind selbständig verwertbare Teile sowie Darstellungen zur Herstellung von Topographien (§ 1 Abs. 1 S. 2 HLSchG). Hervorzuheben ist, dass sich der Schutz ausdrücklich nur auf den Schutzgegenstand – die Topographie der Schaltung als solche –, nicht jedoch auf die der Topographie zugrunde liegenden Entwürfe, Verfahren, Systeme, Techniken oder auf die in einem mikroelektronischen Halbleitererzeugnis gespeicherten Informationen erstreckt (§ 1 Abs. 4 HLSchG). Geschützt ist also lediglich die geometrische Gestaltung des Halbleitererzeugnisses. Diese Beschränkung ist bedeutsam für die Abgrenzung des Schutzgegenstandes gegenüber den Schutzgegenständen der traditionellen SchutzrechtSchutzrechtImmaterialgute des ImmaterialgüterImmaterialgüter-rechtrechts. So kann an einem neuartigen, erfinderischen Verfahren zur Halbleiterherstellung durchaus Patentschutz, an einer der Topographie zugrunde liegenden neuartigen Schaltung Patent- oder Gebrauchsmusterschutz oder etwa an der Zeichnung für das Layout einer Maske Urheberrechtsschutz bestehen.1 Der Halbleiterschutz hingegen ist ein vom Inhalt der Problemlösung unabhängiger, sich allein auf die Topographie als solche beschränkender Minimalschutz. Was den Schutzumfang angeht, wird die Wirkung des Halbleiterschutzes dadurch beschränkt, dass nach § 6 Abs. 2 HLSchG Handlungen im privaten Bereich (Nr. 1), Nachbildungen der Topographie zum Zwecke der Analyse, der Bewertung oder Ausbildung (Nr. 2) sowie die geschäftliche Verwertung einer Topographie, die das Ergebnis einer Analyse oder Bewertung nach Nr. 2 ist und Eigenart im Sinne von § 1 Abs. 2 HLSchG aufweist (Nr. 3 – sog. reverse engineering), vom Schutz ausgenommen sind. Der Schutz der Topographie endet mit Ablauf des 10. Kalenderjahres nach dem Jahr des Schutzbeginns (§ 5 Abs. 2 HLSchG). Da sich die zehnjährige Schutzdauer von dem letzten Tag des Kalenderjahres an berechnet, in dem das SchutzrechtSchutzrecht entstanden ist, kann sich die effektive Dauer des Schutzes im Einzelfall auf fast elf Jahre verlängern.2

2. Rechte des SchutzrechtSchutzrechtInhabersinhabers

Das Gesetz sichert dem Schutzrechtsinhaber den Lohn seiner geistigen Arbeit, indem es ihm ein ausschließliches Nachbildungs- und Verwertungsrecht an dem Ergebnis seiner Entwicklung gewährt. Nach § 6 Abs. 1 S. 2 HLSchG ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Schutzrechtsinhabers die Topographie nachzubilden (Nr. 1) bzw. die Topographie oder das die Topgraphie enthaltende Halbleitererzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu verbreiten oder zu den genannten Zwecken einzuführen (Nr. 2). Das HalbleiterschutzrechtHalbleiterschutz-recht ist damit entsprechend seiner Funktion, Wettbewerbsverzerrungen infolge Vermeidung eigenen Entwicklungs- und Investitionsaufwandes zu verhindern, als bloßes Kopier- und Verwertungsverbot ausgestaltet. Anders als im Patent- und Gebrauchsmusterrecht (§§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG, 11 Abs. 1 S. 2 GebrMG) ist der bloße BesitzBesitzTopographie und Gebrauch der geschützten Topographie nicht von der Zustimmung des Schutzrechtsinhabers abhängig, d.h. jeder Dritte darf die geschützte Topographie selbst zu geschäftlichen Zwecken erwerben, besitzen und gebrauchen.1

3. Ansprüche des SchutzrechtSchutzrechtAnsprüche des Inhaberssinhabers

Derjenige, der die Topographie ohne Zustimmung des Schutzrechtsinhabers nachbildet oder verwertet, d.h. den Schutz entgegen § 6 Abs. 1 HLSchG verletzt, kann vom Verletzten auf UnterlassungUnterlassung und im Falle des Verschuldens auf SchadensersatzSchadensersatz in AnspruchAnspruchSchadensersatz genommen werden (§ 9 Abs. 1 S. 1, 2 HLSchG). Was die Bemessung des Schadens angeht, wurde im Zuge des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums (im Einzelnen hierzu s.u. § 87 II. 2.) auch für das Halbleiterschutzrecht durch Verweisung auf § 24 Abs. 2 S. 2 und 3 GebrMG klargestellt, dass insoweit auch der Gewinn des Verletzers, den dieser durch die Rechtsverletzung erlangt hat, berücksichtigt werden kann; ferner, dass der Schadensersatz auch im Wege der sog. Lizenzanalogie berechnet werden kann (§ 9 Abs. 1 S. 3 HLSchG).

§ 36 SortenschutzSortenschutzrechtSchutzrechtSorten-
I. Einordnung und Zweck

Das Sortenschutzrecht ist ein dem Patentrecht ähnliches gewerbliches Schutzrecht des Pflanzenzüchters für Leistungen auf dem Gebiet der PflanzenzüchtungPflanzenzüchtungen. Es ist zugleich das modernste gewerbliche Schutzrecht, das in seiner Ausgestaltung zwar an die Regelungen des Patentschutzes angeglichen, jedoch auf die Besonderheiten der Pflanzenzüchtung – der lebenden Materie – zugeschnitten ist.1 Zweck des Sortenschutzes ist es, dem Züchter und Entdecker2 einer neuen Pflanzensorte (z.B. einer neuen Mais-, Weizen- oder Rosensorte) durch die Gewährung eines gewerblichen Schutzrechtes, das ihn zeitlich begrenzt zur ausschließlichen Auswertung einer Pflanzensorte berechtigt, einen Anreiz zum Züchten oder Auffinden neuer Sorten zu bieten und auf diese Weise den Fortschritt auf dem Gebiet des Pflanzenbaus zu fördern.3 Zu vergegenwärtigen ist, dass die Züchtung einer neuen Pflanzensorte regelmäßig den Einsatz erheblicher Arbeit, von Kapital und Zeit erfordert. Durchschnittlich dauert es mindestens 10 Jahre, um eine neue Pflanze zu schaffen.4 Auch im Bereich des Sortenschutzes spiegeln sich also die allgemeinen Ziele des gewerblichen Rechtsschutzes wider, nämlich durch die Gewährung gewerblicher Schutzrechte im Sinne der Förderung des Fortschritts zu Innovationsaktivitäten anzureizen (s.o. § 7 I.). Gesetzliche Grundlage des Sortenschutzes ist, wie bereits skizziert (s.o. § 2 IV. 2.), das SortenschutzSortenschutzgesetzSchutzgesetzSorten- (SortG), das im Jahre 1997 zwecks Anpassung an Bestimmungen des internationalen Sortenschutzrechtes grundlegend geändert und neu gefasst wurde.5 Was das Verhältnis zum Patentrecht angeht, existiert das sog. DoppelschutzverbotDoppelschutzverbot, d.h. soweit Sortenschutzrecht eingreift, sind Pflanzenzüchtungen von der Patentierung ausgeschlossen.6

II. Schutzvoraussetzungen

Wie grundsätzlich für andere gewerbliche SchutzrechtSchutzrechtVoraussetzunge auch, ist für die Erteilung des Sortenschutzes das Vorliegen bestimmter materieller und formeller Voraussetzungen erforderlich.

1. Materielle Schutzvoraussetzungen

Die materiellen Schutzvoraussetzungen1 ergeben sich aus § 1 SortG. Sortenschutz wird danach für eine PflanzensortePflanzensorte (Sorte) erteilt, wenn sie

 unterscheidbar

 homogen

 beständig

 neu und

 durch eine eintragbare Sortenbezeichnung bezeichnet

ist (vgl. § 1 Abs. 1 SortG). Der Begriff der Sorte ist – so wie weitere für die Anwendung des Gesetzes bedeutsame Begriffe – gesetzlich definiert (vgl. § 2 Nr. 1a SortG). Im Übrigen sind auch die Anforderungen an die materiellen Schutzvoraussetzungen im Gesetz im Einzelnen geregelt. UnterscheidbarkeitPflanzensorteUnterscheidbarkeit einer Sorte ist gegeben, wenn sie sich in der Ausprägung wenigstens eines maßgebenden Merkmals von jeder anderen am Antragstag allgemein bekannten Sorte deutlich unterscheiden lässt (§ 3 Abs. 1 S. SortG). Das BundessortenamtBundessortenamt teilt auf Anfrage für jede Art die Merkmale mit, die es für die Unterscheidbarkeit der Sorten dieser Art als maßgebend ansieht; die Merkmale müssen genau erkannt und beschrieben werden können (§ 3 Abs. 1 S. 2 SortG). § 3 Abs. 2 SortG enthält eine beispielhafte Aufzählung der Handlungen, die die allgemeine Bekanntheit einer Sorte begründen (1. Eintragung in ein amtliches Verzeichnis von Sorten; 2. Eintragung beantragt und Antrag stattgegeben oder 3. VermehrungsmaterialVermehrungsmaterial oder Erntegut der Sorte wurde bereits zu gewerblichen Zwecken in den Verkehr gebracht). HomogenitätPflanzensorteHomogenität einer Sorte ist zu bejahen, wenn sie, abgesehen von Abweichungen auf Grund der Besonderheiten ihrer Vermehrung, in der Ausprägung der für die Unterscheidbarkeit maßgebenden Merkmale hinreichend einheitlich ist (§ 4 SortG). Das heißt, Pflanzen einer Pflanzensorte müssen unter Berücksichtigung der Naturgegebenheiten in ihren wesentlichen Eigenschaften ein einheitliches äußeres Erscheinungsbild liefern oder einheitliche physiologische Eigenschaften aufweisen.2 BeständigkeitPflanzensorteBeständigkeit einer Sorte ist gegeben, wenn sie in der Ausprägung der für die Unterscheidbarkeit maßgebenden Merkmale nach jeder Vermehrung hinreichend einheitlich ist (§ 5 SortG). Die maßgebenden Merkmale müssen sich von Generation zu Generation vererben.3 Was das Erfordernis der NeuheitNeuheit angeht, so gilt eine Sorte als neu, wenn Pflanzen oder Pflanzenteile der Sorte mit Zustimmung des Berechtigten oder seines Rechtsvorgängers vor dem Antragstag nicht oder nur innerhalb der NeuheitsschonfristNeuheit-sschonfristen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 SortG) zu gewerblichen Zwecken an andere abgegeben worden sind. Die als Schutzvoraussetzung erforderliche, der Kennzeichnung der Sorte dienende SortenbezeichnungPflanzensorteSortenbezeichnung ist eintragbar, wenn kein gesetzlicher Ausschlussgrund (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 1–6., § 7 Abs. 3 SortG) vorliegt (§ 7 Abs. 1 SortG).